IL SISTEMA DI TUTELA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE IN COREA DEL SUD Pordenone, 4 giugno 2009
OUTLINE DELLA PRESENTAZIONE I) LA RETE DEGLI IPR DESK ITALIANI II) L ATTIVITA DEL DESK DI SEOUL III) TUTELA DIRITTI P.I. IN COREA IV) PROCEDURE PROTEZIONE DI UN TITOLO V) AZIONI AMMINISTRATIVE, CIVILI E PENALI VI) CENNI SU II.GG., KNOW-HOW E LICENSING VII)UNA STRATEGIA DI MARCHIO GLOBALE 2
La Rete degli IPR Desk italiani PARTE I LA RETE DEGLI IPR DESK ITALIANI NEL MONDO 3
La Rete degli IPR Desk italiani nel Mondo L IPR Desk di Seoul fa parte di una Rete di 13 IPR Desk italiani con presenza diffusa in 10 Paesi: Brasile (1), Cina (3), Corea del Sud (1), EAU (1), Federazione Russa (1), India (2), Taiwan (1) Turchia (1), USA (1), Vietnam (1) 4
Riferimenti Istituzionali della Rete dei Desk italiani 1. MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 2. MINISTERO AFFARI ESTERI 3. ISTITUTO NAZIONALE COMM. ESTERO 4. AGENZIA ITALIANA DELLE DOGANE 5. U.I.B.M. (all interno del Mi.S.E.) 5
* IPRs: Ambiti di attività della Rete dei Desk italiani 1. BREVETTI 2. MODELLI DI UTILITA 3. MARCHI 4. DESIGN INDUSTRIALI 5. NOMI A DOMINIO 6. COPYRIGHTS * VIOLAZIONI: ex. PIRATERIA & CONTRAFFAZIONE * RIMEDI: 1. STRAGIUDIZIALI (I.P. TRIBUNAL) 2. GIUDIZIALI (PATENT COURT, CORTE SUPREMA) 6
IPR Desk in Corea del Sud PARTE II ATTIVITA IPR DESK DI SEOUL 7
Le VITTME della violazione di un IPR in Corea * AZIENDE ITALIANE = FORNITORI * IMPORTATORI E DISTRIBUTORI COREANI = INTERMEDIARI * CONSUMATORI LOCALI = CLIENTI FINALI TUTTI PRINCIPALI ATTORI DEL MERCATO MONDIALE * SISTEMA ITALIA : QUALITA, UNICO ED ORIGINALE MADE IN ITALY * ISTITUZIONI ITALIANE CHE INVESTONO NEL MADE IN ITALY ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITA COM- MERCIALI E D AFFARI DELLE AZIENDE ITALIANE, IN PARTICO- LARE DELLE P.M.I., CON L ESTERO 8
Attività dell IPR Desk in Corea del Sud 1. ASSISTENZA TECNICO-LEGALE 2. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 3. MONITORAGGIO DEL MERCATO 4. IDENTIFICAZIONE CASI EMBLEMATICI 5. COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI LOCALI, PUBBLICHE E PRIVATE, IN TEMA DI IPR 9
Informazione e Comunicazione 10
IPR Desk di Seoul in cifre 65 ASSISTENZA TECNICO-LEGALE 15 NEWSLETTER MENSILI 7 RAPPORTI E PUBBLICAZIONI 6 INTERVISTE 8 SEMINARI E GENERAL MEETING 230 INCONTRI INDIVIDUALI 5 PROPOSTE DI COLLABORAZIONE (K.I.P.O., K.P.A.A., K.C.S., KO.IM.A. e K.T.C.) 11
La tutela dei diritti di P.I. in Corea PARTE III TUTELA DIRITTI P.I. NELLA REPUBBLICA DI COREA 12
1956-2007: Registrazioni per Paese d origine con il KIPO 13
I diritti italiani di P.I. nella Repubblica di Corea La prima registrazione di» un titolo italiano in Corea risale al 1956 ed ha interessato il marchio Vespa ancora oggi molto noto. Da allora sino alla fine del 2007, presso il KIPO (l Ufficio Coreano Marchi e Brevetti) aziende italiane hanno registrato 8.451 marchi (pari al 75% del totale delle registrazioni), 635 modelli di design (5,6%), 52 modelli di utilità (0,4%) e 2.171 brevetti (19%). Alla luce delle statistiche pubblicate dal KIPO, le registrazioni italiane in Corea sono state 11.309 alla fine del 2007 e ciò ha permesso all Italia di collocarsi all 8 a posizione assoluta in questa speciale classifica stilata dal KIPO per paese d origine delle domande di registrazione. Limitatamente al 2007, l Italia ha registrato in Corea 193 brevetti, 82 design e 486 marchi (per un totale di 761 titoli). 14
I diritti italiani di P.I. nella Repubblica di Corea In termini di domande presentate al KIPO, per la prima volta nel 2007 quelle italiane hanno superato le mille unità, ovvero: 628 domande per marchi (pari al 58,9% del totale), 360 per brevetti (il 33,7%) e 79 per modelli di design (pari al 7,4% dell ammontare complessivo). Nel 2007, quindi, il KIPO ha ricevuto esattamente 1.067 domande da parte di aziende italiane. 15
Italia in Corea Se Vespa è stato il primo marchio italiano ad essere registrato nella Repubblica di Corea, una delle domande di registrazione ancora pendenti di fronte al KIPO è stata quella del logo Italia in Corea, presentata dal Desk per la tutela della Proprietà Intellettuale sia come business emblem che come marchio di servizio. Italia in Corea èun logo che accompagna tutte le attività non-profit di promozione italiana in Corea, a livello culturale, scientifico ed economico-commerciale, finalizzate tutte a rafforzare la piena consapevolezza ed accrescere l apprezzamento generalizzato del vero, unico ed originale Made in Italy tra i consumatori coreani. 16
2008 WORLD PATENT REPORT Il 31 luglio scorso l Organizzazione» Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) ha pubblicato il World Patent Report 2008 basato su dati statistici del 2006. Secondo il Rapporto, nel 2006 l OMPI ha ricevuto da tutto il mondo 1,76 milioni di domande per la registrazione di brevetti con un incremento del 4,9% rispetto all anno precedente. L Ufficio Americano Marchi e Brevetti (USPTO), l Ufficio Giapponese dei Brevetti (JPO) e l Ufficio Cinese per la Proprietà Intellettuale (SIPO) sono stati, nell ordine, i primi tre uffici per numero di domande presentate, seguiti dall Ufficio Coreano per la Proprietà Intellettuale (KIPO) e dall Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Occorre inoltre evidenziare che, se si guarda alle domande suddivise per paese di origine, emerge una classifica ancor più lusinghiera per la Corea: infatti, dopo Giappone (con 514.047 domande) e Stati Uniti d America (con 390.815), la Repubblica di Corea ha occupato la terza posizione a livello mondiale (con 172.709 domande), seguita da Germania (130.806) e Cina (128.850). 17
Institute for Management Development di Losanna Un ultima annotazione riguarda i dati di rilevazione e di misurazione del livello di protezione dei diritti di Proprietà Intellettuale nei vari paesi, elaborati dall International Institute for Management Development (IDM) di Losanna, secondo i quali nel 2008 la Repubblica di Corea ha occupato la 37 a posizione all interno di questa speciale classifica (a fronte del 28 o posto ricoperto dall Italia). Korea's IPR protection ranking Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ranking 36 33 30 38 34 37 Source: International Institute for Management Development 18
La tutela dei diritti di P.I. in Corea Anche se le leggi sono state adeguate agli accordi internazionali, la loro applicazione potrebbe comunque essere più stringente. L ente coreano competente per la tutela della Proprietà Intellettuale (Korea Intellectual Property Office) e le Dogane coreane (Korea Customs Service) sono stati rafforzati ed hanno condotto, nel corso degli ultimi anni, alcune campagne di sensibilizzazione della opinione pubblica e degli operatori locali. L obiettivo condiviso è quello di una sempre maggiore attenzione da parte delle autorità coreane su tali temi. 19
La tutela dei diritti di P.I. in Corea Rimangono comunque evidenti casi di pirateria e contraffazione nei campi dell abbigliamento, della pelletteria, degli accessori, dell arredamento e degli alimentari (merci per lo più importate dall estero). Si registrano con una certa frequenza, inoltre, casi di illecita registrazione di marchi di imprese occidentali (anche italiane) da parte di soggetti coreani. Questo fenomeno, noto come brokeraggio sui marchi, è frutto di una conoscenza spesso approssimativa e di sicuro non adeguata, da parte dell imprenditoria estera (ed italiana), delle procedure e degli Enti preposti alla tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale in Corea. 20
La tutela dei diritti di P.I. in Corea A livello penale, in Corea il contraffattore di marchi registrati e quindi protetti dalla Legge sui Marchi (Trademark Act) è punibile con una pena detentiva sino a sette anni di reclusione e/o soggetto ad un ammenda pecuniaria che può arrivare sino a 100 milioni di Won. Come pure, in caso di violazione della Legge contro la Concorrenza Sleale (Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act), che copre tra le altre l ipotesi di marchi notori ma non registrati, il contraffattore è punibile con una pena detentiva sino a tre anni di reclusione e/o soggetto ad una ammenda pecuniaria che può arrivare sino a 30 milioni di Won. 21
IPR Enforcement in Corea (1999-2008) Source SPPO Total Patent Act, Utility Model Act, Industrial Design Protection Act Trademark Act, Unfair» Competition Preven- tion and Trade Secret Protection Act Copyright Act Computer Programs Protection Act Sound Records, Video Products and Game Software Year Cases Persons Cases Persons Cases Persons Cases Persons Cases Persons Cases Persons 2008 129.717 (1.844) 156.793 (2.164) 1.293 (0) 2.285 (0) 7.376 (170) 10.398 (213) 88.438 (10) 91.840 (24) 3.612 (2) 5.855 (2) 28.998 (1.662) 46.415 (1.925) 2007 38.919 48.544 (498) 1.420 2.432 (3) 6.197 8.866 (195) 23.833 25.345 (5) 3.252 5.711 (10) 4.217 6.190 (285) 2006 60.218 77.389 (2,771) 1.217 2.212 (0) 8.814 11.976 (377) 15.624 18.556 (1) 2.850 4.915 (8) 31.713 39.730 (2.385) 2005 38.347 48.395 (641) 1.235 2.391 (3) 5.325 7.323 (365) 12.743 15.157 (7) 2.151 3.888 (15) 16.893 19.636 (251) 2004 45.266 56.218 (1.031) 1.061 1.696 (3) 8.309 10.470 (564) 11.778 12.746 (17) 2.948 5.505 (12) 21.170 25.801 (435) 2003 33.346 40.249 (976) 983 1.594 (2) 6.657 8.542 (586) 9.488 10.641 (15) 1.541 2.603 (35) 14.677 16.869 (338) 2002 35.418 42.132 (1.262) 1.004 1.649 (2) 8.123 9.775 (693) 9.037 9.945 (16) 1.833 2.759 (13) 15.421 18.004 (538) 2001 31.056 37.494 (1.579) 1.131 2.037 (12) 7.890 9.333 (687) 7.275 7.946 (26) 2.437 3.794 (23) 12.323 14.384 (831) 2000 36.603 42.798 (1.528) 1.085 2.156 (14) 6.222 7.386 (619) 8.029 8.798 (29) 1.492 2.166 (37) 19.775 22.292 (829) 1999 33.338 33.382 1.749 6.862 10.066 3.057 11.648 1.735 6.853 10.066 3.057 11.627 (1.737) (11) (712) (29) (78) (907) Investigations (Indicted Cases and Persons) 22
Interventi KCS per violazioni di Marchi 347 433 451 389 1007 926 682 249 489 211 159 2.666 678 928 IMPORTANZA DELLA REGISTRAZIONE DEL PROPRIO MARCHIO NON SOLO CON IL K.I.P.O. MA ANCHE CON IL K.C.S. 23
Salvatore Ferragamo Di particolare rilievo una pronuncia (9 ottobre 2008) della Corte Suprema coreana in merito al caso Salvatore» Ferragamo. Nel 2005 la nota azienda italiana aveva avviato un azione legale contro la società coreana Daeho Corporation, produttrice di scarpe, lamentando l utilizzo da parte dell impresa coreana di un marchio molto simile al celeberrimo marchio italiano e quindi contestando un palese caso di contraffazione. Attraverso i vari gradi di giudizio, sempre favorevoli alla casa di moda italiana, cui la parte coreana aveva fatto ricorso nel tentativo di ribaltare il giudizio iniziale, si è giunti sino alla Corte Suprema di Giustizia coreana che ha emesso una sentenza esemplare. Questa infatti ha condannato il ricorrente coreano per aver adottato un comportamento illecito e per aver sfruttato illegalmente, riproducendolo sui suoi prodotti, il marchio italiano con lo scopo di accrescere i profitti aziendali, danneggiando non solo la casa italiana, ma ingenerando un clima di acclarata confusione tra i consumatori locali. Questa sentenza è stata ancora più importante perchè ribalta il giudizio di otto anni prima, quando nel 2000 la Corte Distrettuale Centrale coreana - in presenza delle medesime parti coinvolte nella controversia - aveva emesso una sentenza favorevole alla parte convenuta coreana, adducendo il fatto che, pur simile al noto marchio italiano, quello utilizzato dalla Daeho non ingenerava alcuna confusione nei consumatori locali. Oggi la Corte Suprema ha cancellato l ombra di quella decisione condannando la società coreana a risarcire la casa italiana con una somma pari a 200 milioni di Won e a pubblicare a sue spese la sentenza sui principali quotidiani nazionali per riabilitare l immagine e la reputazione del rinomato marchio italiano anche nel mercato coreano. 24
Consorzio Tutela del Vino Brunello di Montalcino Altrettanto significativa» è stata la registrazione, il 17 aprile scorso, del nome del vino Brunello di Montalcino quale Collective Mark for Geographical Indications di fronte al K.I.P.O. Il riconoscimento del Brunello di Montalcino come marchio geografico collettivo in Corea del Sud assume un valore storico, soprattutto se si considera che esso costituisce il primo marchio geografico collettivo straniero approvato dal K.I.P.O. Il fatto che esso sia italiano è senza dubbio motivo di orgoglio. Il Sistema Italia è intervenuto supportando l opera del Consorzio e degli studi legali, italiano e coreano, di riferimento e contribuendo a sensibilizzare le Autorità coreane preposte all esame ed alla registrazione. 25
La tutela dei diritti di P.I. in Corea PARTE IV PROCEDURE DI PROTEZIONE DI UN TITOLO DI P.I. IN COREA 26
* IPRs: Ambiti di attività della Rete dei Desk italiani 1. BREVETTI 2. MODELLI DI UTILITA 3. MARCHI 4. DESIGN INDUSTRIALI 5. NOMI A DOMINIO 6. COPYRIGHTS * VIOLAZIONI: ex. PIRATERIA & CONTRAFFAZIONE * RIMEDI: 1. STRAGIUDIZIALI (I.P.T. del K.I.P.O.) 2. GIUDIZIALI (PATENT COURT, CORTE SUPREMA) 27
Tutela Diritti P.I. nella Repubblica di Corea TUTELA INNOVAZIONE TECNICA - BREVETTI e MODELLI DI UTILITA TUTELA SEGNI DISTINTIVI - MARCHI TUTELA INNOVAZIONE ESTETICA -DESIGN TUTELA NOMI A DOMINIO TUTELA OPERE INGEGNO - DIRITTO D AUTORE TUTELA II.GG. e KNOW-HOW 28
Tutela Diritti P.I. nella Repubblica di Corea - Nel settore della tutela» della Proprietà Intellettuale in passato la Corea è stata accusata di invadere i mercati mondiali con tecnologie e prodotti imitati. In questi ultimi anni si cominciano a intravedere i primi segnali di una graduale e concreta inversione di tendenza. - Dal 1995 il paese è membro del TRIPs (accordo concluso in ambito WTO per la protezione dei diritti di Proprietà Intellettuale). A partire dal 2003/2004, inoltre, alcune modifiche legislative hanno adeguato considerevolmente la normativa coreana agli accordi internazionali (fra tutti, l allineamento al c.d. Sistema di Madrid ). - È da sottolineare, al riguardo, l efficienza del sistema coreano per la registrazione di brevetti (data l alta propensione della Corea alla ricerca e sviluppo). 29
Tutela Diritti P.I. nella Repubblica di Corea - Nel 2008 le domande internazionali per Brevetti secondo procedura PCT di fronte al WIPO hanno superato le 163.000 unità (+2,4% rispetto al 2007). - Gli USA hanno registrato il maggior numero di domande con 53.521 casi (il 32,7% del totale), seguiti da Giappone con 28.744 domande (17,5%), Germania con 18.428 (11,3%), Repubblica di Corea con 7.908 (4,8%) e Francia con 6.867 (4,2%). 30
Tutela Innovazione Tecnica: BREVETTI KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE FIRST TO FILE PATENT ACT DURATA BREVETTO: 20 ANNI (n.r.) ECCEZIONE PER INVENZIONI CHE RICHIEDO- NO PARTICOLARI SPERIMENTAZIONI (+5a.) COORDINAMENTO KIPO E KFDA PER LA MESSA IN COMMERCIO DI FARMACI 31
Tutela Innovazione Tecnica: MODELLI DI UTILITA UTILITY MODEL ACT FORMA O STRUTTURA PRODOTTO DURATA M.d U.: 10 ANNI (n.r.) 32
Tutela Innovazione Tecnica: BREVETTI BREVETTO PER INVENZIONE (PCT, 1984) - KIPO/KIPOnet - LINGUA COREANA - AGENT/MANDATARIO LOCALE - DOPPIO ESAME: FORMALE E SOSTANZIALE - ESAME SOSTANZIALE ENTRO 5 ANNI DAL FILING - OPPOSIZIONE - PUBBLICAZIONE: P.L.O.G. e P.R.G. 33
Tutela Innovazione Tecnica: MODELLI DI UTILITA MODELLO D UTILITA - COMMISSIONER KIPO - LINGUA COREANA - AGENT/MANDATARIO LOCALE - 2 ESAMI: FORMALE e SOSTANZIALE ( TECHINCAL EVALUATION ) - TECHNICAL EVALUATION x ENFORCEMENT - OPPOSIZIONE - PUBBLICAZIONE 34
Iter di una Domanda di BREVETTO Application Applicant Formality Exam KIPO Laid-Open Publication Response (amendment) Substantive Exam Request for examination Preliminary Rejection Final Rejection Allowance Registration Publication Re-examination Amendment IPT Appeal Remand Patent Court Supreme Court 35
TEMPISTICA di una Domanda di BREVETTO 1) Domanda di brevetto» ~ Pubblicazione sulla Patent Laid-Open Gazette: 18 mesi 2) Domanda di brevetto ~ Richiesta di esame sostanziale: qualsiasi momento entro 5 anni 3) Richiesta di esame sostanziale ~ Decisione di concessione del titolo: 9~15 mesi 4) Presentazione domanda d appello ~ Decisione del TPI: 8~12 mesi 5) Presentazione ricorso ~ Decisione della Patent Court: 10~12 mesi 6) Presentazione ricorso ~ Decisione della Corte Suprema: 12~24 mesi 36
COSTI fasi procedurali deposito BREVETTO con il KIPO Tasse da pagare al KIPO Descrizione Totale Onorari (valori medi) Predisposizione e deposito della domanda Tasse di base Nota: le tasse indicate con sono quelle applicate per documenti inoltrati in formato elettronico. Se essi vengono invece compilati ed inviati in modo convenzionale, si dovrà aggiungere il pagamento di una tassa supplementare. USD 29 Domanda per un nuovo brevetto: USD 850 Traduzione (dall inglese al coreano per ogni 100 parole): USD 26 Preparazione del documento (formato A4, per ogni pagina): USD 10 Preparazione e/o gestione di disegni formali: USD 5~40 Prima rivendicazione USD 15 USD 100 Costo per ogni ulteriore rivendicazione USD 15 USD 55 Tassa di bollo USD 2 -- Richiesta esame sostanziale Tasse di base per la prima rivendicazione USD 83 USD 100 Tassa addizionale per ogni ulteriore rivendicazione USD 24 USD 22 Risposta al rifiuto preliminare Appello al TPI contro il rifiuto definitivo Inoltro della risposta -- Emendamento alla domanda Tassa di base USD 2 Emendamento alla domanda per ogni rivendicazione successiva USD 24 Tassa di base USD 76 Tassa per ogni rivendicazione USD 8 USD 800~2.000 USD 2.500~5.000 Registrazione Pagamento anticipato per i primi tre anni Tassa di base Tassa addizionale per ogni rivendicazione correlata al pagamento anticipato per i primi tre anni USD 50 USD 34 USD 100 37
Official Fee per RINNOVO BREVETTI con il KIPO Anni trascorsi dalla registrazione del brevetto 1-3 Anno 4-6 Anno 7-9 Anno 10-12 Anno 13-25 Anno Tassa di base USD 17 all anno USD 39 all anno USD 86 all anno USD 182 all anno USD 273 all anno Tassa addizionale per ogni rivendicazione USD 11 all anno USD 17 all anno USD 29 all anno USD 42 all anno USD 42 all anno Nota: la presente tavola sulle c.d. annualità di un brevetto si applica a titoli concessi dal KIPO a partire dal 1 gennaio 2008 38
Tutela Segni Distintivi: MARCHI TRADEMARK ACT (MARCHI REGISTRATI) UNFAIR COMPETITION PREVENTION AND TRADE SECRET PROTECTION ACT (MARCHI NOTORI NON REGISTRATI) DURATA MARCHIO: 10 ANNI, RINNOVABILE SENZA LIMITE SISTEMA DI MADRID CENTRALITA DEL K.I.P.O. E DEL K.C.S. 39
Tutela Segni Distintivi: MARCHI - KIPO/KIPOnet - FIRST TO FILE - LINGUA COREANA - AGENT/MANDATARIO LOCALE - INDICAZIONE CLASSI MERCEOLOGICHE (CLASSIFICAZIONE DI NIZZA, 1998) - 2 ESAMI: FORMALE E SOSTANZIALE AUTOM. - OPPOSIZIONE: ENTRO 60GG. - TRADEMARK PUBLICATION GAZETTE 40
Iter di una Domanda di MARCHIO Application Formality Exam Substantive Exam If not Publication of Application By third party Within 2 months If examiner finds rejection grounds If rejection is overcome rejection Request for Opposition Notice of Preliminary Rejection Within 2 months Amendment & Response If not Registration If rejection is overcome Decision for Registration Within 2 months Payment of registration fee Decision on Opposition If not Request for Invalidation or Cancellation Appeal within 30 days Appeal within 30 days Final Rejection IPT Patent Court Supreme Court Appeal within 30 days Remand if rejection is overcome Remand if rejection is overcome 41
TEMPISTICA di una Domanda di MARCHIO 1) Domanda ~ pubblicazione: 6~8 mesi 2) Domanda ~ registrazione: 8~10 mesi 3) Presentazione appello ~ decisione TPI: 6~8 mesi 4) Presentazione ricorso ~ decisione Patent Court: 3~4 mesi 5) Presentazione ricorso ~ decisione Supreme Court: 12~18 mesi 42
COSTI di Registrazione di un MARCHIO COSTI fasi procedurali Tasse da pagare al KIPO registrazione MARCHIO con il KIPO Descrizione Totale Predisposizione e deposito della domanda Risposta al rifiuto preliminare Domanda per ogni classe Tassa di base USD 42 Priorità per ogni classe USD 15 USD 100 Rinnovo (per la registrazione) USD 64 USD 480 Tassa di bollo USD 2 -- Elaborazione della risposta -- Deposito di un emendamento Tassa di base Deposito di un emendamento in caso di registrazione internazionale USD 2 USD 480 (USD 384 per ogni classe aggiuntiva) USD 8 USD 300~650 Opposizione Deposito dell opposizione USD 8 USD 1.800~2.100 Ricorso Registrazione Deposito ricorso contro il rifiuto finale davanti al TPI (per ogni classe) Tassa di base Tassa per classe designata USD 160 USD 91 USD 2.500 Tassa di rinnovo della registrazione USD 194 USD 160 Nota: le tasse indicate con sono quelle applicate per documenti inoltrati in formato elettronico. Onorari (valori medi) USD 300~650 USD 160 (USD 128 per ogni classe aggiuntiva) 43
Tutela Segni Distintivi: MARCHIO Esistono due procedure per registrare un marchio in Corea del Sud: (i) la Registrazione Internazionale, presso la OMPI con sede a Ginevra; (ii) la Registrazione presso il KIPO. Se il richiedente è italiano, la Registrazione Internazionale presenta una serie di vantaggi in sostanza riconducibili alla semplificazione della procedura e alla riduzione dei costi. Per converso, il rischio cui ci si espone con R.I. è quello di central attack. 44
Tutela Segni Distintivi: MARCHIO Per richiedere la Registrazione Internazionale estesa alla Corea del Sud, occorre essere muniti di una domanda di base italiana o comunitaria. Se si è già titolari di una Registrazione Internazionale, ma non si è ancora coperta la Corea del Sud, è sufficiente richiedere la cosiddetta Estensione Territoriale alla Corea del Sud, pagando all OMPI le relative tasse che variano a seconda dei Paesi e delle classi (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ e in particolare cliccare alla voce fee calculator ). 45
Tutela Segni Distintivi: MARCHIO A titolo esemplificativo, se si dispone già di una domanda o registrazione di base italiana, le tasse per il deposito di una domanda di Registrazione Internazionale estesa alla Corea del Sud sono di CHF 950 (circa 620) per un marchio verbale in una classe, CHF 1.544 (circa 1.000) per tre classi. Se già si è titolari di una Registrazione Internazionale, è sufficiente richiedere all OMPI l estensione territoriale. Le tasse per l estensione alla Corea di un marchio verbale in una classe sono di CHF 597 (circa 390), in tre classi sono di CHF 1.191 (circa 800). 46
DESIGN ACT (1998) Tutela Innovazione Estetica: DESIGN MODELLI DI DESIGN INDUSTRIALE: FORME, MOTIVI, COLORI O LORO COMBINAZIONI NON REGISTRABILI: BANDIERE, EMBLEMI NAZIONALI, MILITARI E DI ORGANIZZAZIONI DURATA TITOLO: 15 ANNI (n.r.) SIMILAR DESIGN 47
Tutela Innovazione Estetica: DESIGN - KIPO - FIRST TO FILE - LINGUA COREANA - AGENT/MANDATARIO LOCALE - RIPRODUZIONE/DESCRIZIONE DISEGNO - 2 ESAMI: FORMALE & SOSTANZIALE (IL 2 NON SEMPRE NECESSARIO) - PUBBLICAZIONE: D.L.O.G. (CON ES.SOST.) oppure D.R.G./N.S.E.S. (SENZA ES.SOST.) 48
COSTI di Registrazione di un DESIGN COSTI fasi procedurali Tasse da pagare al KIPO Registrazione DESIGN con il KIPO Descrizione Totale Onorari (valori medi) Predisposizione e presentazione della domanda Tasse di base Presentazione della domanda (per una classe) Presentazione della domanda senza esame sostanziale (per una classe) USD 46 USD 600 USD 34 USD 600 (USD 480 per ogni classe aggiuntiva) Pagamento anticipato per i primi tre anni (tassa di registrazione) USD 57 USD 100 Registrazione Pagamento annuale dalla 4 a alla 6 a annualità USD 27 USD 110 Pagamento annuale dalla 7 a alla 9 a annualità USD 53 USD 130 Pagamento annuale dalla 10 a alla 12 a annualità USD 106 USD 140 Pagamento annuale dalla 13 a alla 15 a annualità USD 159 USD 140 Nota: le tasse indicate con sono quelle applicate per documenti inoltrati in formato elettronico. Se essi vengono invece compilati ed inviati in modo convenzionale, si dovrà aggiungere il pagamento di una tassa supplementare. 49
Tutela NOMI A DOMINIO IL NOME A DOMINIO GEOGRAFICO DI PRIMO LIVELLO (CCTLD) IN COREA DEL SUD E.kr DA OTTOBRE 2006 È POSSIBILE REGISTRARE NOMI A DOMINIO DI 2 LIVELLO (.or.kr -.go.kr) DA APR. 2007 SI APPLICA LA REGOLA LAND RUSH RULE, ISPIRATA AL PRINCIPIO FIRST COME, FIRST SERVED 50
Tutela NOMI A DOMINIO REGISTRAZIONE NOME A DOMINIO.kr N.I.D.A. (NATIONAL DEVELOPMENT INTERNET AGENCY OF KOREA) REGISTRATION AGENT/MANTAINER PROCEDURA VIA INTERNET MEDIAMENTE LE SPESE LEGALI PER LA REGISTRAZIONE DI UN NOME A DOMINIO SONO COMPRESE TRA 300 E 500 USD. LE SPESE UFFI- CIALI DI REGISTRAZIONE ANNUALE CON IL N.I.D.A. AMMONTANO A CIRCA 20 USD 51
Tutela NOMI A DOMINIO L Asian Domain Name Dispute» Resolution Centre (ADNDRC) ha iniziato la sua attività in Corea, aprendo una sede a Seoul, in veste di organismo per la risoluzione delle controversie internazionali in materia a seguito dell accordo con il Ministero coreano dell Informazione e delle Comunicazioni. L Ufficio di Seoul dell ADNDRC è gestito dal Comitato Coreano per la Risoluzione delle Controversie sugli Indirizzi Internet ( Korean Internet Address Dispute Resolution Committee, IDRC) ed eroga un servizio di risoluzione delle controversie, attraverso l adozione di decisioni da parte di panel individuali (1 membro) o collegiali (3 membri). Numero dei nomi a dominio Panel individuale IDRC Panel di tre membri IDRC da uno a due USD 1.000 USD 2.500 da tre a cinque USD 1.200 USD 3.000 da sei a nove USD 1.600 USD 3.600 più di nove USD 3.000 USD 7.000 52
Tutela Opere dell Ingegno: DIRITTO D AUTORE DIRITTO D AUTORE (1987, 1997 e 1 aprile 2009) - COPYRIGHT ACT e CONVENZIONE DI BERNA (dal 1996) - SISTEMA SIMILE A QUELLO ITALIANO - ROMANZI, POESIE, OPERE MUSICALI E TEATRALI, DIPINTI, SCULTURE, FOTO, OPERE CINEMATOGRAFI- CHE, PROGRAMMI PER ELABORATORE (COMPUTER PROGRAM PROTECTION ACT), BANCHEDATI - DURATA DIRITTO: 50 ANNI POST MORTEM - REGISTRAZIONE NON OBBLIGATORIA PUR IN PRE- SENZA DI UN COPYRIGHT REGISTER 53
Tutela Opere dell Ingegno: DIRITTO D AUTORE Il CA prevede che del diritto d autore si occupi il Ministero coreano della Cultura, dello Sport e del Turismo (MCST). Il MCST ha delegato le sue competenze in materia di registrazione del copyright alla Commissione sul diritto d autore ( Copyright Commission ), organismo preposto al ricevimento delle domande relative. Di solito, la Commissione impiega circa un paio di settimane dalla data di deposito della domanda per il rilascio della dichiarazione di avvenuta registrazione. - Spese legali (valori medi): USD 500~700 - Tassa ufficiale: USD 23 - Tassa di registro: USD 2 circa 54
Tutela DIRITTO D AUTORE - SOFTWARE: IL TASSO DI PIRATERIA IN COREA E DEL 46% (IN ITALIA DEL 53%) - STANDING INSPECTION TEAM (DIPENDENTE DAL MINISTERO INFORMAZIONE E COMUNIC.) - 7 TEAM REGIONALI REFERENTI AI REGIONAL PUBLIC PROSECUTOR OFFICES - LA PARTE LESA PUO RIVOLGERSI DIRETTA- MENTE AL MINISTERO DELLA CULTURA O ALLA COPYRIGHT COMMISSION 55
Tutela DIRITTO D AUTORE a) VIA STRAGIUDIZIALE: ARBITRATO COPYRIGHT COMMISSION FOR DELIBERATION AND CONCILIATION oppure alla COMPUTER PROGRAM DELIBERATION AND MEDIATION COMMITTEE (SOFTWARE) b) VIA GIUDIZIALE - DISTRICT COURT - HIGH COURT - KOREAN SUPREME COURT 56
La tutela dei diritti di P.I. in Corea PARTE V AZIONI AMMINISTRATIVE, CIVILI E PENALI PER LA TUTELA DI UN DIRITTO DI P.I. IN COREA 57
TUTELA Diritti di Proprietà Intellettuale in Corea Supreme Court Patent Court High Court KIPO District Court Intellectual Property Tribunal Invalidation/Cancellation Actions Scope Confirmation Action Appeal against Final Rejection Infringement Actions Civil (Main or Preliminary Injunction Actions) Criminal Examiner Final Rejection 58
TUTELA Diritti di P.I. in Corea: TPI Il Tribunale della Proprietà Intellettuale (TPI) è l organismo di revisione all interno del Korean Intellectual Property Office cui è possibile appellarsi contro il rifiuto definitivo di registrazione di un titolo emesso da un esaminatore del KIPO. Il TPI opera, a tutti gli effetti, in qualità di tribunale di prima istanza in materia di tutela della proprietà industriale per richiedere nullità, cancellazione o conferma di un brevetto, un modello di utilità, un disegno o un marchio. 59
TUTELA Diritti P.I. in Corea: Patent Court Le decisioni del TPI e degli esaminatori del KIPO possono a loro volta essere oggetto di appello di fronte alla Corte coreana dei Brevetti ( Patent Court ). In quanto collegio giudicante, la Patent Court è composta di tre panels, ognuno dei quali formato da tre giudici. Questi ultimi sono persone di elevata esperienza e competenza giuridica, corrispondente a quella dei giudici dell Alta Corte di Giustizia coreana ( High Court ), organo giurisdizionale di secondo grado o di appello. 60
TUTELA P.I. in Corea: Supreme Court Data la discrezionalità della Corte Suprema ( Supreme Court ) di decidere se esaminare o meno casi già deliberati dalla Patent Court, quest ultima continuerà a svolgere un ruolo sempre più incisivo, quale sostanziale (anche se non formale) giurisdizione di ultima istanza in Corea, per la crescita e lo sviluppo della giurisprudenza coreana sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare in tema di brevettabilità di un trovato o di registrabilità di un marchio. 61
TUTELA P.I. in Corea: Civile e Penale Le decisioni delle Corti distrettuali coreane (giurisdizione ordinaria di primo grado) per attività illecite connesse alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale sono appellabili davanti all Alta Corte di Giustizia coreana ( High Court ) sino alla Supreme Court. 62
TUTELA P.I. in Corea: Civile e Penale Nella Repubblica di Corea» esistono strumenti tecnico-legali che vanno dalla diffida, all ingiunzione (preliminare o permanente), dalla pubblicazione della sentenza al risarcimento danni. Come pure, sono previste sanzioni penali che, nell ipotesi di violazione dei diritti su brevetti depositati o marchi registrati, possono arrivare ad una pena detentiva sino a sette anni di reclusione e/o 100 milioni di Won di multa. Mentre, nell ipotesi di violazione di marchi noti ma non registrati, ad una condanna sino a tre anni di reclusione e/o 30 milioni di Won di multa Altrettanto dicasi per reati contro il Diritto d Autore. Il CA prevede la condanna del trasgressore ad una pena detentiva sino a 5 anni di reclusione e/o al pagamento di una multa sino a 50 milioni di Won. 63
La tutela dei diritti di P.I. in Corea PARTE VI CENNI SU INDICAZIONI GEOGRAFICHE, KNOW-HOW E ACCORDI DI LICENZA 64
INDICAZIONI GEOGRAFICHE in Corea WTO/TRIPs (1995) UNFAIR COMPETITION PREVENTION AND TRADE SECRETS PROTECTION ACT TRADEMARK ACT: REGISTRAZIONE II.GG. COME MARCHI GEOGRAFICI COLLETTIVI DOPO LA RIFORMA DEL T.M.A. NEL 2005 I.G. = COLLECTIVE MARK FOR GIs 65
INDICAZIONI GEOGRAFICHE in Corea Il soggetto giuridico, che intenda procedere alla registrazione di un marchio geografico collettivo in Corea, dovrà presentare al KIPO la seguente documentazione: a) una domanda di registrazione dalla quale emergano con chiarezza le ragioni per le quali viene richiesto il riconoscimento di un marchio geografico collettivo ; b) lo statuto o l atto costitutivo del soggetto giuridico richiedente; c) tutta la documentazione attestante la conformità della domanda di marchio collettivo ai requisiti previsti per un indicazione geografica (non ultima una mappa che definisca e delimiti con precisione l estensione dell area geografica di produzione/trasformazione interessata). 66
KNOW-HOW e SEGRETO COMMERCIALE UNFAIR COMPETITION PREVENTION AND TRADE SECRETS PROTECTION ACT a) KNOW-HOW b) INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE: METODI DI PRODUZIONE, STRUMENTI E STRATE- GIE DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE, METODO- LOGIE TECNICHE E GESTIONALI - SEGRETEZZA (NON DIVULGAZIONE A TERZI) - INTRINSECO VALORE ECONOMICO - ADEGUATA PROTEZIONE - UTILITA DELLE INFORMAZIONI TECN.-MANAG. 67
LICENSING AGREEMENTS in Corea Scopo CONCEDERE IN USO UN» TITOLO (BREVETTO, MODELLO DI UTILITA, MARCHIO, DESIGN) O UN KNOW-HOW Tipologie di L.A. BREVETTI/MODELLI DI UTILITA MARCHI DESIGN COPYRIGHT KNOW-HOW Criticità LICENZA ESCLUSIVA E LICENZA NON ESCLUSIVA MODALITÀ DI PAGAMENTO: LUMP-SUM o ROYALTIES OBBLIGHI DI RISULTATO FORO COMPETENTE / CLAUSOLA ARBITRALE 68
Trasferimento Uso TECNOLOGIA in Corea Scopo 1) Concedere in uso un innovazione relativa ad un prodotto o ad un processo industriale Forma 1) Licenza di brevetto 2) Licenza di know-how 3) Contratto misto/pacchetto tecnologico: brevetto, know-how, assistenza tecnica, formazione, componenti, marchio Criticità 1) Grado di tutela dei diritti oggetto del contratto nel Paese della controparte 2) Prezzo e modalità di pagamento: lump-sum e/o royalties 3) Qualità del prodotto realizzato con la tecnologia trasferita 4) Limiti (tempo, spazio, estensione merceologica) all utilizzo della tecnologia oggetto del contratto 5) Norme imperative ed antitrust 69
Trasferimento Uso TECNOLOGIA in Corea Condizioni principali da regolare» nel contratto - Definizione della tecnologia e sue prestazioni - Elenco brevetti/marchi - Individuazione del know-how - Definizione procedure di trasferimento: tempi e modalità (es. disegni, assistenza tecnica) - Delimitazione responsabilità circa i risultati della tecnologia trasferita ( garanzie di risultato = conformità ) - Delimitazione del territorio di vendita dei prodotti - Delimitazione dei possibili usi della tecnologia trasferita - Delimitazione dell approvvigionamento dei componenti e delle materie prime - Patto di non concorrenza - Definizione del prezzo e delle modalità di pagamento - Entrata in vigore -Durata - Foro competente e Clausola arbitrale 70
La tutela dei diritti di P.I. in Corea PARTE VII VERSO UNA STRATEGIA DI MARCHIO GLOBALE 71
Tutela MARCHI nella Repubblica di Corea Ritenete che il Vostro marchio sia protetto abbastanza in Corea del Sud? TUT. PREVENTIVA - REGISTRAZIONE - TRASLITTERAZIONE - CLASSI - DESIGN 72
Dove si trova l IPR Desk di Seoul? IPRs DESK Italian Trade Commission, Seoul Office 23rd Floor, Olive Tower 135, Seosomoon-Dong, Chung-Ku SEOUL 100-737 Republic of Korea tel. +82 2 7573102/3 fax +82 2 757.3104/2927 iprdesk.seoul@ice.it seoul@ice.it deskiprs@korea.com www.mincomes.it/ipr_desk/ipr_desk.htm 73