DIFESA DELLA P.I." 31 marzo / Centro Congressi Svizzero, Sala Meili Via Palestro 2 - Milano

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1 INDICAM "ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA: PROBLEMI E OPPORTUNITÀ PER LA DIFESA DELLA P.I." 31 marzo /17.30 Centro Congressi Svizzero, Sala Meili Via Palestro 2 - Milano Le prospettive e i rischi per i titolari di marchi Soremartec S.A. - Gruppo Ferrero Il 1 maggio 2004 entrerà in vigore il Trattato di Adesione attraverso il quale verranno a far parte dell Unione europea i seguenti dieci paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia Slovenia e Ungheria. A tali paesi si aggiungeranno presumibilmente Bulgaria e Romania nel In virtù del principio dell acquis comunitario i nuovi Stati membri devono adeguare la propria normativa alla normativa comunitaria in vigore al momento dell ingresso nell Unione. Anche i regolamenti in materia di marchi e di modelli comunitari sono stati naturalmente adeguati per far fronte all ingresso dei paesi di cui sopra. Qui di seguito esamineremo rapidamente i principali cambiamenti intervenuti e riporteremo le conseguenze più rilevanti per un azienda come la nostra. MARCHIO COMUNITARIO Tutti i marchi comunitari depositati dopo il 1 maggio 2004 avranno un ambito di protezione territoriale notevolmente amplificato rispetto al passato con la copertura dei Paesi più importanti dell Europa centrale e orientale. Tutto ciò, almeno a quanto ci risulta, non dovrebbe comportare un incremento dei costi di deposito. 1. Regime di adesione al marchio comunitario Per regolare l estensione dei Marchi comunitari depositati anteriormente al 1 maggio 2004, è stato inserito nel Regolamento n. 40/94/CE un articolo 142 bis che definisce i principi cardine dell estensione dei marchi comunitari ai dieci nuovi stati membri in relazione a: a. Estensione automatica dei marchi comunitari b. Motivi assoluti di rifiuto c. Diritti anteriori

2 a. Estensione automatica Tutti i marchi comunitari registrati o depositati anteriormente al 1 maggio 2004 saranno estesi automaticamente ai nuovi Stati membri, senza la necessità del compimento di alcuna formalità o pagamento di tasse ulteriori. Potranno inoltre essere rivendicate le seniorities eventualmente preesistenti nei nuovi Stati membri. I marchi comunitari estesi automaticamente costituiscono, a decorrere dalla data di adesione, a tutti gli effetti diritti anteriori nei nuovi Stati membri rispetto a qualsiasi registrazione o domanda di marchio, con data di deposito o di priorità successiva al 1 maggio Tali marchi comunitari estesi automaticamente possono essere fatti valere nei nuovi Stati Membri a partire dalla data dell allargamento dinanzi ai tribunali nazionali. b. Motivi assoluti di rifiuto Le cause di nullità assoluta derivanti dall allargamento dell Unione non potranno essere fatte valere contro i marchi comunitari depositati o registrati prima del 1 maggio Resta valida naturalmente l eccezione prevista dall articolo 12 del Regolamento sul marchio comunitario in base al quale il titolare del marchio comunitario non potrà comunque impedire, nel nuovo Stato membro, l uso in commercio di indicazioni relative alla specie, quantità, qualità, provenienza geografica etc. del prodotto, a patto che tale uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. Per quanto riguarda invece i marchi decettivi e quelli contrari all ordine pubblico o al buon costume, si applica l art. 106 del Regolamento sul marchio comunitario. Di conseguenza potrà essere vietato l uso sul territorio di un nuovo Stato membro dei marchi comunitari ricadenti nelle situazioni sopra menzionate. c. Diritti anteriori I titolari di diritti anteriori (marchi nazionali registrati e/o depositati prima del 1 maggio 2004, marchi internazionali, marchi notoriamente conosciuti, o marchi o segni simili non registrati, diritti anteriori di altra natura), anche se acquisiti in buona fede, non avranno diritto di proporre opposizione presso l UAMI contro domande di marchio comunitario pendenti depositate prima del 1 maggio 2004 (salvo quanto previsto per i diritti d opposizione eccezionali). I titolari dei diritti di cui sopra potranno invece: opporsi all uso del marchio comunitario limitatamente al territorio del nuovo Stato membro, proponendo un azione dinanzi al tribunale nazionale. opporre i marchi comunitari aventi una data di domanda (o di priorità) posteriore al 1 novembre 2003 (Diritti d opposizione eccezionali). È opportuno sottolineare che si tratta di un diritto unicamente di opposizione: una volta scaduto il termine trimestrale, non sarà possibile presentare azione di cancellazione. Esiste naturalmente il rischio che terzi procedano al deposito nei nuovi Stati membri di marchi nazionali od internazionali identici od estremamente simili a marchi comunitari depositati da altri e viceversa. Ciò al fine di ottenere un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio altrui quando non addirittura di ottenere direttamente un compenso economico per la cessione del II

3 marchio. Pur esistendo degli strumenti per far rilevare la mala fede del depositante, è comunque evidente come imbarcarsi in un procedimento di acclaramento della mala fede di un terzo sia una cosa, nei limiti del possibile, da evitare. Di conseguenza, a nostro avviso, è opportuno prendere delle misure preventive al fine di tutelare sia i propri marchi comunitari che i marchi locali. Marchi comunitari In questo caso la cosa più prudente da fare è procedere al deposito di marchi identici a quelli comunitari nei nuovi Stati membri. Volendo evitare inutili duplicazioni, abbiamo ritenuto maggiormente opportuno evitare di procedere al deposito di marchi nazionali od internazionali assolutamente identici ai marchi comunitari già registrati preferendo il deposito di marchi solamente simili. Infatti, in tal modo abbiamo ottenuto dei marchi vicini alle nostre registrazioni comunitarie abbastanza da permetterci di contrastare eventuali depositi fraudolenti di terzi. Allo stesso tempo i marchi depositati erano sufficientemente diversi da quelli già registrati da ampliarne il raggio di protezione. Peraltro, nel nostro caso, abbiamo dovuto effettuare solo interventi limitati in quanto la nostra politica è sempre stata quella di utilizzare il marchio comunitario come strumento integrativo/suppletivo del marchio internazionale. Di conseguenza, una gran parte dei nostri marchi era già protetta, quantomeno nei nuovi Stati membri aderenti all Accordo o al Protocollo di Madrid. Marchi locali Pur essendo possibile, anche in questo caso, adottare lo stesso metodo sopra indicato per i marchi comunitari, un tal modo di procedere sarebbe antieconomico. L unico accorgimeno da prendere è, a nostro avviso, quello di inserire da subito il registro dei marchi comunitari fra quelli sorvegliati per i marchi locali. Deve infatti essere ricordato che se si lascia scadere il termine per opporre i marchi comunitari depositati dopo il 1 Novembre 2003, non sarà possibile successivamente presentare un azione di nullità. 2. Marchio comunitario o Marchio internazionale La situazione del nostro portafoglio marchi, ci ha portato ad utilizzare prevalentemente il Marchio internazionale. Le ragioni sono state la necessità di ottenere una protezione geografica più ampia dell Unione, il rischio di un rifiuto in blocco per tutti i paesi dell Unione ed il rischio che, nel caso in cui il nostro marchio sia opposto con successo, si debba procedere ad una conversione con costi, quantomeno per i paesi aderenti all Accordo di Madrid, sensibilmente superiori rispetto al marchio internazionale. Fino ad oggi abbiamo pertanto utilizzato il marchio comunitario come forma di protezione suppletiva soprattutto in virtù della possibilità di evitare la decadenza per mancato uso del marchio attraverso un uso effettuato in una porzione limitata del territorio comunitario. L allargamento dell Unione rende sicuramente più appetibile il Marchio comunitario rispetto al passato anche se, per il momento, riteniamo preferibile continuare ad utilizzare lo strumento fornito da Accordo e Protocollo di Madrid. III

4 Naturalmente, tutto ciò varrà fino al prossimo autunno quando la Comunità Europea aderirà al Protocollo di Madrid (data prevista: 1 ottobre 2004); a partire da tale data sarà pertanto possibile designare l Unione europea nella domanda di Marchio internazionale. Considerato che è stata risolta la ben nota controversia relativa al cosiddetto opting back, la convenienza di un tale tipo di designazione è di tutta evidenza. Pertanto, a partire dal prossimo autunno, la concorrenza tra Marchio comunitario e Marchio internazionale dovrebbe lasciare il posto ad uno strumento che combinerà i pregi di entrambi i sistemi. IMPORTAZIONI PARALLELE Tra le conseguenze più rilevanti dell allargamento dell Unione europea, si deve segnalare l estensione ai nuovi Stati membri del principio dell esaurimento comunitario del diritto conferito dal marchio. In base a tale principio, sancito dall articolo 7 della direttiva sul marchio comunitario, il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio in una parte contraente con detto marchio dal titolare stesso o col suo consenso. In sostanza, una volta che i prodotti contrassegnati da un determinato marchio sono stati messi in commercio all interno dello Spazio Economico Europeo (Comunità europea più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) dal titolare del marchio o col suo consenso, tale soggetto non potrà ulteriormente controllare od opporsi, sulla base dei suoi diritti di marchio, alla distribuzione di tale prodotto all interno del SEE. I diritti del titolare si esauriscono quindi con la prima vendita sul mercato comunitario del prodotto. Tale principio è stato a più riprese confermato e definito dalla giurisprudenza comunitaria. A partire dal 1 maggio 2004, l acquis comunitario su tale punto si applicherà naturalmente ai nuovi Stati membri; di conseguenza, il fenomeno delle importazioni parallele anche in tali Stati, in principio, non potrà essere contrastato. MODELLI COMUNITARI Cosí come nel caso dei Marchi, i Modelli comunitari depositati dopo il 1 maggio 2004 copriranno tutti i paesi dell Unione allargata. I Modelli comunitari depositati anteriormente al 1 maggio 2004, anche qui in analogia a quanto avviene per i Marchi, saranno estesi automaticamente ai nuovi Stati membri, senza la necessità del compimento di alcuna formalità o pagamento di tasse ulteriori. Già con l Unione a quindici, tale strumento era vantaggioso rispetto al Modello internazionale. L allargamento dell Unione a venticinque paesi ha, a nostro avviso, risolto la questione in favore del Modello comunitario che potrà essere integrato eventualmente con domande nazionali. IV

5 CONCLUSIONI Per i titolari di marchi, l allargamento dell Unione comporta naturalmente sia vantaggi che svantaggi. Vantaggi Rilevante incremento del numero di Paesi coperti dal Marchio comunitario, con copertura dei Paesi più importanti dell Europa centrale e orientale, senza (almeno a quanto ci risulta) incremento dei costi di deposito. Conseguente possibilità di evitare la decadenza per mancato uso del Marchio comunitario attraverso un uso effettuato in una porzione relativamente limitata del territorio dell Unione. Accettazione da parte dei nuovi Stati membri della normativa comunitaria compresi tutti i principi fissati dalla giursprudenza della Corte di Giustizia nel corso dei decenni. In principio, dovremmo poter godere nei nuovi Stati membri di una tutela maggiore che in passato contro la contraffazione dei nostri marchi sia comunitari che nazionali od internazionali. Svantaggi Maggiore rischio di subire rifiuti delle domande di Marchio comunitario per motivi assoluti considerando l accresciuto numero di lingue in cui deve avvenire l esame e quindi l accresciuta probabilità di incappare in obiezioni relative alla descrittività o alla mancanza di capacità distintiva del marchio. Incremento delle possibilità di subire opposizioni alle nostre domande di Marchio comunitario, tenendo anche conto del fatto che è ipotizzabile che i titolari di diritti anteriori nei nuovi Stati membri adottino un atteggiamento, almeno iniziale, particolamente solerte a difesa dei loro diritti, considerati anche i costi relativamente ridotti di un opposizione comunitaria. La maggiore facilità nella circolazione delle merci all interno dell Unione, potrebbe comportare anche una maggiore circolazione dei prodotti contraffacenti i diritti di proprietà intellettuale tra i paesi della nuova e quelli della vecchia Unione. * * * In definitiva, l utilità più importante che i titolari di marchi ricaveranno dall allargamento è, a nostro avviso, un allineamento verso l alto degli standard di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale nei nuovi Stati membri. Dobbiamo peraltro rilevare che un parziale innalzamento di tali standard si sta già verificando preliminarmente all effettiva adesione all Unione. La sopravvenuta impossibilità di bloccare le importazioni parallele fra i Paesi dell Europa occidentale e quelli dell Europa orientale rappresenta chiaramente una novità poco gradita per la maggior parte delle aziende. Peraltro, non ci risulta che esistano in principio mezzi per contrastare tale fenomeno. V