La preclusione per tolleranza

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1 Sergio Mulder Born 1951, partner, Dr. Phil. (University of Milan). Italian Trademark Agent, Professional Representative before the OHIM. Member of ECTA, INTA. Author of various publications and lectures on Intellectual Property matters. Languages: Italian, English, German. Milan Office 1 aprile 2011 La preclusione per tolleranza Considerazioni alla luce dell opinione dell Avvocato Generale del 3 febbraio 2011 nella causa Budweiser (Budejovicky Budvar, narodni podnik v. Anheuser-Busch, Inc., caso C-482/09) La preclusione per tolleranza è un tema di grande interesse per varie ragioni. Essa costituisce un limite alla facoltà del titolare di un marchio di impresa anteriore in qualsiasi Paese membro dell Unione Europea di impugnare per nullità la registrazione posteriore di un marchio di un terzo nello stesso Paese e di opporsi all uso del marchio posteriore del terzo qualora ne abbia tollerato coscientemente l uso per un lungo periodo, tranne che nel caso in cui la registrazione posteriore sia stata domandata in malafede. La preclusione per tolleranza consente al titolare della registrazione posteriore che abbia utilizzato il proprio marchio per tale lungo periodo senza subire contestazioni da parte del titolare del marchio d impresa anteriore di mantenere la registrazione posteriore e di continuare l uso del marchio posteriore, nonostante la registrazione anteriore. La preclusione rende quindi possibile la coesistenza nel Registro Marchi e nel mercato di marchi uguali o simili di titolari diversi (e non collegati) in relazione a prodotti o servizi identici o simili. Se si applica la preclusione, soggetti privi di qualsiasi relazione di tipo giuridico o economico sono legittimi titolari di diritti esclusivi ottenuti in tempi diversi su marchi identici o simili in relazione a prodotti o servizi identici o simili. Ciò costituisce un eccezione straordinaria alla regola secondo cui ad un marchio corrisponde solo un impresa (o tutt al più un gruppo di imprese) e il titolare di un marchio anteriore gode di un diritto esclusivo, ovvero ha facoltà di vietare a terzi non autorizzati l uso di qualsiasi marchio uguale o simile in relazione a prodotti uguali o simili e di ottenere la dichiarazione di nullità di qualsiasi registrazione posteriore di terzi non autorizzati in relazione a prodotti o servizi uguali o simili. Se soggetti scollegati tra loro possono utilizzare legittimamente, in pari tempo e nello stesso Paese, marchi identici o confondibili per contraddistinguere prodotti o servizi identici o simili, la funzione principale del marchio, cioè quella distintiva, è compromessa: chi acquista un prodotto contrassegnato da un determinato marchio non sa se il prodotto provenga dal titolare della registrazione anteriore o dal titolare di una registrazione posteriore. Il rischio di confusione sulla provenienza del prodotto diventa altissimo. Tale situazione è simile a quella che verifica nel caso di contraffazione: prodotti identici contrassegnati da marchi identici ma provenienti da imprese scollegate. Solo che nel caso della contraffazione il contraffattore commette un abuso, mentre nel caso della preclusione per tolleranza l uso del marchio da parte del titolare della registrazione posteriore è legittimo. 1 of 8

2 Poiché si tratta di una straordinaria eccezione al principio di esclusiva basata sulla priorità del deposito della domanda che regola i diritti sui marchi registrati nell Unione Europea, occorre esaminare con estrema attenzione le condizioni di applicabilità della preclusione. A parere di chi scrive tali condizioni devono essere piuttosto rigorose. La normativa di riferimento è la Direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d impresa. Tale direttiva per quanto riguarda la preclusione per tolleranza non modifica la precedente direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, la quale prevedeva all articolo 16 che gli Stati membri mettessero in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa al più tardi il 31 dicembre Tutti gli Stati membri si sono conformati alla direttiva e in quelli che non vi si fossero conformati le disposizioni obbligatorie della direttiva sarebbero comunque applicabili. Il dodicesimo considerando della Direttiva recita: Considerando che occorre, per ragioni di sicurezza giuridica, e senza ledere ingiustamente gli interessi del titolare di un marchio di impresa anteriore, prevedere che questi non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l uso per un lungo periodo, tranne nel caso in cui il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede. L articolo 9 della Direttiva, intitolato appunto Preclusione per tolleranza, di cui riporto la versione in lingua inglese, vista l ambiguità della versione in lingua italiana, recita: Where, in a Member State, the proprietor of an earlier trade mark referred to in Article 4(2) has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of a later trade mark registered in that Member State while being aware of such use, he shall no longer be entitled on the basis of the earlier trade mark either to apply for a declaration that the later trade mark is invalid or to oppose the use of the later trade mark in respect of the goods or services for which the later trade mark has been used, unless registration of the later trade mark was applied for in bad faith. Ora, in primo luogo si deve rilevare che, in base al citato considerando, la ratio della preclusione per tolleranza consiste in ragioni di sicurezza giuridica. Il legislatore comunitario ha ritenuto meritevole di protezione l interesse di chi, in presenza di una registrazione anteriore altrui, abbia utilizzato in relazione a prodotti identici o simili a quelli della registrazione anteriore un marchio identico o simile registrato posteriormente in buona fede se il titolare della registrazione anteriore abbia consapevolmente tollerato l uso del marchio posteriore per un lungo periodo. Quanto lungo debba essere tale periodo lo dice l articolo 9 della direttiva: cinque anni. Si è dunque ritenuto che, se un impresa utilizza un marchio per cinque anni consecutivi per contraddistinguere determinati prodotti o servizi e ne ottiene la registrazione su domanda depositata in buona fede, essa debba poter fare affidamento sui diritti esclusivi acquisiti, anche se si tratta di un marchio identico a un marchio anteriore di un terzo registrato in relazione agli stessi prodotti o servizi, quando il titolare del marchio anteriore abbia tollerato consapevolmente (per cinque anni consecutivi) l uso del marchio successivo, ovvero non vi si sia opposto. Risultato: entrambe le imprese hanno diritti esclusivi su uno stesso marchio in relazione agli stessi prodotti o servizi (ancorché le rispettive registrazioni abbiano date di deposito diverse) e possono far valere tali diritti esclusivi contro terzi, ma non l una contro l altra. 2 of 8

3 Beninteso, ciò vale all infinito. Se, dopo che si sia verificata la preclusione per tolleranza e i marchi di due imprese coesistono nel mercato, una terza impresa usa un marchio identico o simile per prodotti identici o simili e lo registra e i titolari delle due registrazioni anteriori tollerano per un periodo di cinque anni consecutivi l uso di un marchio identico o simile da parte della terza impresa, si verifica la preclusione per tolleranza anche nei confronti del marchio di tale terza impresa. E così via. Incidentalmente, va precisato che questa dispersione del carattere distintivo del marchio anteriore è un fenomeno diverso dalla volgarizzazione del marchio. La volgarizzazione è la trasformazione di un marchio in termine generico e comporta la decadenza della registrazione. In Italia sono stati dichiarati volgarizzati per esempio i marchi nylon, biro, thermos e cellophane. La preclusione per tolleranza non comporta la trasformazione del marchio in termine generico. Non bisogna tuttavia trascurare l inciso, contenuto nel considerando, e senza ledere ingiustamente gli interessi del titolare di un marchio di impresa anteriore. Il legislatore comunitario si è preoccupato della possibilità di una ingiusta lesione degli interessi del titolare di un marchio anteriore. Uno degli interessi del titolare del marchio anteriore è sicuramente quello di conservare integro il carattere distintivo del suo marchio. L effetto della preclusione per tolleranza è di minare il carattere distintivo del marchio anteriore, indebolendolo, nel caso in cui il marchio posteriore sia simile ma non identico, oppure i prodotti o servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato siano simili ma non identici a quelli per i quali il marchio anteriore è registrato e usato, o addirittura provocando la perdita del carattere distintivo del marchio anteriore: se il marchio è usato su prodotti identici di più imprese scollegate, chi compra tali prodotti non sa da quale impresa i prodotti provengano. Occorre quindi interpretare il significato che il legislatore comunitario ha inteso dare alle parole e senza ledere ingiustamente gli interessi del titolare di un marchio di impresa anteriore. A prima vista sembra trattarsi di una condizione fuori luogo. Se si è inevitabilmente verificato l indebolimento, o addirittura la perdita, del carattere distintivo del marchio anteriore a seguito della tolleranza consapevole per cinque anni consecutivi da parte del titolare del marchio anteriore dell uso da parte di un terzo non autorizzato di un marchio registrato in buona fede identico o simile in relazione a prodotti o servizi identici o simili, e ciò ha leso gli interessi del titolare del marchio anteriore ma è legittimo, che senso ha chiedersi se la lesione degli interessi del titolare del marchio anteriore sia giusta o ingiusta? Tuttavia, nel caso di prodotti/servizi dello stesso genere contrassegnati da marchi identici (anteriore e posteriore convalidato ) sorge un problema riguardo alla possibilità di inganno del pubblico. Se la qualità dei prodotti/servizi contrassegnati dai due marchi è analoga, non vi sarà inganno circa la qualità dei prodotti/servizi e sarà sacrificato solo l interesse del pubblico a che sia evitata la confusione sulla provenienza dei prodotti/servizi. Ma se la qualità dei prodotti/servizi fosse sostanzialmente diversa? In tal caso l acquirente che ha comprato una merce contrassegnata dal marchio ed è rimasto soddisfatto dalla qualità del prodotto, ripetendo l acquisto potrà trovarsi nelle mani un prodotto di qualità anche molto inferiore, ovvero sarà ingannato sulla qualità del prodotto. Con ogni probabilità quell acquirente non comprerà più prodotti contrassegnati da quel marchio e consiglierà ad amici e conoscenti di comportarsi allo stesso modo. Le vendite dei prodotti contrassegnati dal marchio caleranno. Il risultato è 3 of 8

4 una ingiusta lesione degli interessi del titolare del marchio anteriore, se i prodotti di qualità superiore sono quelli del titolare del marchio anteriore. La preoccupazione che tale risultato sia evitato è riflessa nel dodicesimo considerando della direttiva dalle parole e senza ledere ingiustamente gli interessi del titolare di un marchio di impresa anteriore. Come si può evitare il risultato accennato? Si deve ritenere che se i prodotti/servizi del titolare del marchio anteriore sono di qualità superiore il titolare del marchio posteriore debba adeguare la qualità dei suoi prodotti/servizi dello stesso genere a quella dei prodotti del titolare del marchio anteriore? Forse sì: non vedrei altrimenti come evitare la ingiusta lesione dell interesse del titolare del marchio anteriore a non vedere diminuita la domanda dei suoi prodotti a causa della presenza sul mercato di prodotti dello stesso genere ma di qualità inferiore con lo stesso marchio venduti legittimamente dal titolare del marchio posteriore. Inoltre a mio parere in caso di mancato adeguamento della qualità si applicherebbe alla registrazione posteriore l articolo 12 comma 2. b) della direttiva, che recita: Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza quando esso dopo la data di registrazione è idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato. Sia dal testo del dodicesimo considerando che da quello dell articolo 9 della direttiva risulta chiaro che la preclusione per tolleranza non si applica nel caso in cui la registrazione del marchio posteriore sia stata domandata in malafede. E altresì chiaro che la malafede rilevante è solo quella eventualmente presente all atto del deposito della domanda di registrazione posteriore del marchio: non rileva invece un eventuale malafede al momento dell inizio dell uso del marchio posteriore o della concessione della registrazione. Dunque nel caso in cui la registrazione posteriore sia stata domandata in malafede, ovvero nella consapevolezza della mancanza di novità del marchio posteriore a causa dell esistenza del marchio anteriore, la preclusione non può verificarsi. Invece, nel caso in cui la registrazione posteriore sia stata domandata in buona fede, ovvero senza che il richiedente fosse a conoscenza della registrazione o domanda di registrazione anteriore né dell uso del marchio anteriore, o quando il richiedente riteneva che i marchi non fossero simili o che i prodotti/servizi non fossero simili, la preclusione può verificarsi. Dunque perché possa aversi preclusione occorre che in uno Stato membro UE il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato per un periodo di cinque anni consecutivi l uso di un marchio posteriore registrato in buona fede in quello Stato essendo a conoscenza di tale uso. Da quando decorre il periodo di cinque anni consecutivi? Dalla lettera dell articolo 9 della direttiva si evince senza dubbio che il periodo di cinque anni consecutivi decorre dal momento in cui il titolare del marchio anteriore è venuto a conoscenza dell uso del marchio posteriore, che il marchio posteriore deve essere registrato, e che la registrazione deve essere stata domandata in buona fede. 4 of 8

5 Quindi, la data di inizio dell uso del marchio posteriore non ha rilevanza. La data che rileva è quella in cui il titolare del marchio anteriore è venuto a conoscenza dell uso del marchio posteriore. Tale data può essere anche di molto successiva alla data di inizio dell uso del marchio posteriore. Ad esempio, la preclusione non si verifica se il titolare del marchio posteriore ha usato il marchio per vent anni ma il titolare del marchio anteriore non è mai venuto a conoscenza di tale uso, perché il marchio posteriore è stato reclamizzato poco o per nulla. Non mi pare chiaro tuttavia se l accertamento del fatto che si sia verificata tolleranza per un periodo di cinque anni consecutivi dell uso del marchio posteriore richieda l accertamento del fatto che il titolare del marchio anteriore, che sia venuto in una certa data a conoscenza dell uso del marchio posteriore, abbia continuato ad essere a conoscenza di tale uso per cinque anni consecutivi. Supponiamo ad esempio che: 1. un soggetto A abbia chiesto nel 1990 e ottenuto nel 1994 la registrazione in Italia del marchio ACME per contraddistinguere scarpe e abbia iniziato l uso del marchio nel 1995 in relazione a tali prodotti, senza reclamizzare il marchio; 2. un soggetto B abbia iniziato l uso in Italia del marchio AKME per contraddistinguere scarpe nel 1991 ed abbia continuato ad usarlo in seguito; 3. B abbia reclamizzato il marchio sulla stampa italiana nel 1991 ma poi, pur continuando ad utilizzare il marchio, negli anni successivi non abbia più fatto pubblicità a causa di difficoltà finanziarie; 4. A sia venuto a conoscenza dell uso del marchio AKME nel 1991 avendo visto la pubblicità fatta in quell anno da B, ne abbia tollerato l uso pensando di opporvisi nel 1992, ma poi, non avendo più visto pubblicità relativa al marchio AKME, abbia creduto che il marchio non fosse più utilizzato e non abbia intrapreso alcuna azione; 5. B abbia depositato in buona fede la domanda di registrazione del marchio AKME in relazione a scarpe nel 1997 e abbia ottenuto la registrazione nel 2001; 6. A abbia rinnovato la registrazione del marchio ACME nel 2000 ed abbia intrapreso un azione di nullità della registrazione del marchio AKME nel 2002; Orbene, in queste circostanze, l azione di A è preclusa per tolleranza? Oppure A può fondatamente sostenere di non avere tollerato per cinque anni, ma solo per un anno, l uso del marchio posteriore AKME, dato che in assenza di pubblicità A credette che l uso del marchio posteriore da parte di B fosse cessato e A non agì per tale ragione? È certo, invece, che il marchio posteriore deve essere registrato, ovvero che la registrazione deve essere stata non solo chiesta (in buona fede), ma anche concessa. In assenza di registrazione posteriore l azione di contraffazione non è preclusa per tolleranza. Per contro, la conoscenza della registrazione posteriore da parte del titolare del marchio anteriore appare irrilevante. L articolo 9 della direttiva non sembra condizionare la preclusione alla tolleranza quinquennale della registrazione, ma solo dell uso, del marchio posteriore. Su questo punto sono in disaccordo con l opinione dell Avvocato Generale nella causa Budweiser (Budejovicky Budvar, narodni podnik v. Anheuser-Busch, Inc., causa C-482/09). L AG legge l articolo 9 come se esso dicesse: Where, in a Member State, the proprietor of an earlier trade mark referred to in Article 4(2) has acquiesced, for a period of five successive years, in the 5 of 8

6 use of a later trade mark registered in that Member State while being aware of such use and registration, he shall no longer be entitled.. A mio avviso ciò costituisce un inammissibile forzatura. La norma si limita a porre le condizioni che il titolare del marchio anteriore abbia tollerato per cinque anni consecutivi l uso del marchio posteriore essendo a conoscenza di tale uso e che il marchio posteriore sia registrato, non l ulteriore condizione che il titolare del marchio anteriore sia stato a conoscenza anche della registrazione (tanto meno per cinque anni). Qual è la rilevanza della data in cui la registrazione posteriore è stata chiesta e di quella in cui la registrazione posteriore è stata concessa? La data di deposito della domanda di registrazione posteriore è del tutto irrilevante: basta che la domanda sia appunto posteriore rispetto al marchio anteriore. Poiché la norma prevede la preclusione solo nel caso di marchio posteriore registrato, sino a quando la registrazione posteriore non sia stata concessa non può aversi preclusione. Dunque la preclusione non si verifica se il titolare del marchio posteriore ha usato il marchio, il titolare del marchio anteriore è venuto a conoscenza dell uso e lo ha tollerato per cinque anni consecutivi e la registrazione del marchio posteriore è stata chiesta, ma non ancora concessa. Ad esempio, se: 1. un soggetto A ha ottenuto nel 1994 la registrazione in Italia il marchio anteriore ACME per contraddistinguere scarpe su domanda depositata nel gennaio 1990: 2. a ha iniziato l uso del marchio nel 1995; 3. un soggetto B ha iniziato l uso in Italia del marchio AKME per contraddistinguere scarpe nel 1991 e ha continuato ad usarlo; 4. A è venuto a conoscenza dell uso del marchio AKME nel 1996 e lo ha tollerato (non per cinque ma) per quattordici anni consecutivi; 5. B ha depositato la domanda di registrazione del marchio AKME in relazione a scarpe nel 2010, 6. nel 2011 A intraprende un azione giudiziaria di inibitoria dell uso del marchio AKME da parte di B; se al momento dell azione la registrazione del marchio posteriore AKME non è stata concessa, in base all articolo 9 della direttiva la preclusione per tolleranza non è invocabile da B, perché il marchio posteriore non è ancora registrato. Nel caso in cui il titolare di un marchio anteriore intraprenda un azione di contraffazione nei confronti di un presunto contraffattore e/o di nullità della registrazione posteriore del marchio di quest ultimo, l onere della prova dell eventuale preclusione per tolleranza spetta al titolare della registrazione posteriore. Va da sé che se il convenuto, titolare della registrazione posteriore, fornisce la prova (documentale o forse per testi) della tolleranza per cinque anni consecutivi da parte dell attore dell uso del marchio registrato posteriore, l autorità giudiziaria dovrà dichiarare la preclusione. 6 of 8

7 Ma nel caso in cui il convenuto non fornisca la prova, è sufficiente la presunzione di tolleranza quinquennale da parte dell attore? Secondo l opinione dell Avvocato Generale nella causa citata, la presunzione non basta per ragioni di certezza del diritto. A parere dello scrivente, qualora il convenuto dimostrasse con prove ineccepibili che il marchio posteriore gode di notorietà per essere stato reclamizzato nello Stato in questione in misura e con modalità tali che la pubblicità (televisiva, radiofonica, cinematografica, via web o sulla stampa a diffusione nazionale) non poteva essere sfuggita all attore, sembra ragionevole che la tolleranza si presuma. Viceversa, in mancanza di prove certe della notorietà del marchio posteriore, la preclusione non dovrebbe applicarsi. Nel caso di conflitto tra un marchio anteriore e un marchio posteriore comunitario, vi può essere una complicazione. Se il marchio posteriore gode di notorietà ad esempio in un solo Stato membro dell Unione Europea ed il titolare del marchio anteriore opera in altri Stati membri, si potrà presumere la conoscenza dell uso del marchio posteriore? A mio parere no. In questo caso non vi è ragione di presumere la conoscenza dell uso del marchio posteriore da parte del titolare del marchio anteriore. E dato che secondo il dodicesimo considerando va evitato di ledere ingiustamente gli interessi del titolare del marchio anteriore, un applicazione dell articolo 9 basata su una presunzione irragionevole sarebbe gravemente viziata. Un altra questione riguardo al marchio posteriore richiede una riflessione: se il marchio posteriore usato non è identico, ma solo simile, al marchio posteriore registrato, è preclusa solo l azione di contraffazione ma non anche l azione di nullità della registrazione posteriore o sono precluse entrambe le azioni? A mio avviso, se la differenza tra il marchio posteriore usato e quello (posteriore) registrato è tale da non alterare il carattere distintivo del marchio posteriore, ove ricorrano tutte le altre condizioni sopra citate si avrà preclusione per tolleranza. E se invece la differenza tra il marchio posteriore usato e quello (posteriore) registrato è tale da alterare il carattere distintivo del marchio posteriore? A mio parere in questo caso nessuna delle due azioni è preclusa: l azione di contraffazione non lo è perché il marchio posteriore utilizzato non è registrato e quindi manca una condizione essenziale per l applicabilità della norma; l azione di nullità non lo è perché il titolare del marchio anteriore non ha tollerato l uso del marchio oggetto di registrazione posteriore, diverso da quello utilizzato, e quindi anche in questo caso manca una condizione essenziale ai fini dell applicabilità della norma. Infine mi pare condivisibile l opinione dell Avvocato Generale nella causa sopra citata, secondo cui la preclusione non è rivendicabile da parte del titolare del marchio posteriore se il titolare del marchio anteriore è stato impossibilitato ad opporsi all uso del marchio posteriore per ragioni di diritto o di fatto. Poiché ad impossibilia nemo tenetur, in tal caso non c è stata tolleranza dell uso del marchio posteriore e senza tolleranza non c è preclusione. Concludendo, in considerazione della situazione anomala che viene a determinarsi in conseguenza della preclusione per tolleranza, le condizioni di applicabilità della preclusione devono essere verificate con molta attenzione affinché gli interessi del titolare del marchio anteriore e della generalità del pubblico non siano compromessi. Sarà interessante vedere se la Corte di Giustizia farà proprie o meno le opinioni dell Avvocato Generale, in particolare per quanto riguarda la rilevanza della tolleranza quinquennale della registrazione posteriore, che presuppone la conoscenza 7 of 8

8 dell esistenza di tale registrazione (anziché del solo uso del marchio posteriore registrato) da parte del titolare del marchio anteriore. For further information please contact: Sergio Mulder Jacobacci & Partners Tel: of 8