UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

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1 UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE SCUOLA DI DOTTORATO DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA G. FUÀ CURRICULUM DIRITTO DELL ECONOMIA XI CICLO La tutela brevettuale dell innovazione biotecnologica. Privatizzazione della conoscenza nel settore della ricerca e dello sviluppo Tutor Chiar.mo Prof. Gerardo Villanacci Dottoranda Franceschina Pisciarelli Anno Accademico

2 Indice Introduzione p. 6 Capitolo I La disciplina dell innovazione nel regime delle fonti nazionali, comunitarie ed internazionali 1. Le invenzioni come beni immateriali p Tutela dell innovazione nell attività d impresa. La disciplina del brevetto nel sistema delle fonti nazionali p Le fonti internazioni del diritto sui brevetti p Il Brevetto europeo con effetto unitario. Ulteriori riferimenti normativi comunitari in materia di brevetto p. 25 Capitolo II Le invenzioni biotecnologiche: evoluzione del diritto dei brevetti ed estensione della privativa 1. Rivoluzione nel diritto dei brevetti: dalla tutela dell innovazione tecnica a quella della materia vivente p Esatta individuazione del significato di biotecnologie ed ambito di applicazione delle stesse. Primi brevetti concessi a protezione dell innovazione biotecnologica p. 34 2

3 3. Armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di libera circolazione dei prodotti biotecnologici: la Direttiva 98/44/CE. Recepimento della direttiva da parte dell Italia alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 ottobre 2001 p Il materiale biologico come oggetto di privativa in luogo dell innovazione meccanica. Suoi significati e problematiche connesse p Il brevetto biotecnologico tra brevetto di prodotto e di procedimento. Estensione dell esclusiva e superamento della formula comunque ottenuto ed in in tutti i suoi possibili usi p Dicotomia scoperta-invenzione: superamento del divieto di brevettare le scoperte nel settore delle biotecnologie p Ricerca pura e ricerca applicata: individuazione delle differenze e delle ratio di natura economica e concorrenziale p Area di confine tra ricerca pura e ricerca applicata nelle biotecnologie: la c.d. ricerca finalizzata. Il problema della brevettabilità dei risultati della ricerca di base p La tutela brevettuale del materiale biologico di origine umana ed, in particolare, delle sequenze di DNA p La brevettabilità degli strumenti di ricerca: il caso delle sequenze ESTs p La brevettabilità del DNA umano alla luce del caso Myriad Genetics p. 81 Capitolo III Rilettura dei requisiti di brevettabilità alla luce delle caratteristiche proprie delle invenzioni biotecnologiche. Abbassamento della soglia per accedere alla tutela brevettuale 1. L originalità nelle attività svolte dai gruppi di ricerca. Spersonalizzazione dell innovazione p. 88 3

4 2. La presenza del requisito della novità nel materiale biologico preesistente in natura. I nuovi usi di sostanze già note p La liceità dell invenzione biotecnologica p Limiti alla brevettabilità del materiale biologico. La sentenza della Corte di Giustizia nel caso Brüstle p L applicazione industriale dell invenzione biotecnologica p Principio di proporzionalità fra esclusiva ed apporto inventivo: ratio della norma p. 107 Capitolo IV Il fenomeno della privatizzazione della conoscenza nel settore della ricerca e dello sviluppo: criticità e rimedi posti a tutela delle istanze sociali e del mercato 1. Il ruolo della conoscenza nell attuale sistema economico. Il capitalismo c.d. cognitivo p Riflessioni sulla conoscenza come merce: criticità del processo di privatizzazione del sapere p La tutela delle istanze sociali nell innovazione brevettuale: la teoria dei beni comuni ed il sistema delle corti p Derive protezioniste della proprietà intellettuale e tutela della concorrenza. Anticorpi pro concorrenziali contenuti nella disciplina brevettuale p Dinamiche competitive della licenza obbligatoria p

5 Capitolo V Nuovi modelli organizzativi deputati alla produzione ed allo sfruttamento dell innovazione 1. Nuovi saperi ed imprenditorialità. Rimodulazione degli equilibri esistenti sul mercato tramite nuove strategie organizzative p Il ruolo delle Università e dei centri di ricerca nel sistema imprenditoriale biotecnologico. Individuazione dei titolari dei diritti di privativa p La cooperazione tecnologica come nuovo modello di sviluppo nel settore della ricerca e sviluppo. I contratti di rete p I patent pools p. 166 Bibliografia p

6 6 Introduzione

7 Il legame appropriazione-innovazione che ha, da sempre, rappresentato la giustificazione economica della privativa brevettuale è entrato in crisi con la tutela delle invenzioni biotecnologie. L inventore realizza un prodotto nuovo o un procedimento originale impiegando materiale biologico di origine umana, animale e vegetale; detto materiale contiene informazioni genetiche, è autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico. Attraverso tecniche proprie di questo settore, applicate da gruppi di ricerca piuttosto che da singoli operatori, si manipola la materia vivente arrivando a produrre farmaci, vaccini, batteri transgenici, tessuti e organi per xenotrapianti, animali e piante transgenici, alimenti privi di allergeni, colture difese dai parassiti senza l impiego di pesticidi, tecniche di biorisanamento ambientale grazie a microrganismi ed enzimi ingegnerizzati ; i risultati della ricerca sono impiegati nell ambito della diagnosi di malattie gravissime, nella fecondazione assistita, nello screening delle alterazioni genetiche. Le peculiarità delle biotecnologie hanno sollevato questioni di carattere etico, ambientale, economico, politico, sociale e, non da ultimo, di compatibilità con il regime dei brevetti, la cui disciplina è profondamente cambiata per il susseguirsi di molteplici eventi di cui la scoperta del DNA, risalente al 1953, rappresenta quello principale. Con il presente lavoro si vuole esaminare, senza alcuna pretesa di completezza, i cambiamenti che, nel sistema brevettuale, ha comportato l estensione della privativa a prodotti geneticamente modificati (es. topo transgenico) oppure già esistenti in natura (es. sequenze DNA), fattispecie nelle quali sembra, invero, mancare il requisito della novità. Ammetterne la brevettabilità, ha sostanzialmente significato superare l antica dicotomia tra scoperta ed invenzioni per arrivare a sostenere che possono essere tutelati i risultati della ricerca di base prima, ancora, che di quella applicata. In questo contesto si colloca, e trova giustificazione, la generalizzata tendenza ad abbassare la soglia richiesta per accedere alla tutela brevettuale con riferimento, in particolare, ai requisiti dell attività inventiva e dell applicabilità industriale. Il 7

8 brevetto biotecnologico non mira a premiare un flash of genius, un intuizione felice, ma la ricerca, la grande ricerca, intesa come costoso e paziente lavoro di sperimentazione di grandi èquipe di ricercatori. Circa l applicazione industriale è sufficiente, in alcuni casi, che l utilità dei risultati pratici legati all innovazione sia credibile. L estensione delle privative garantisce, per un verso, il progredire della ricerca, da cui nascono importanti risorse (si pensi, in particolare, a quelle farmacologiche), ma dall altro rischia di ridurre eccessivamente gli spazi di libero accesso ai beni immateriali con conseguenti, possibili, costi in termini sociali. Il ricorso all esclusiva potrebbe compromettere, se non adeguatamente controllato, lo sviluppo di innovazioni future. In un economia dove si assiste ad una crescente privatizzazione della conoscenza, ottenuta nel settore della ricerca e dello sviluppo con l impiego di costosi finanziamenti sempre più spesso privati, si riflette sull esigenza di rivedere i regimi di stimolo all innovazione impiegando, a tal fine, la categoria dei beni comuni ovvero un regime normativo connotato dalla sottrazione di alcuni beni (es. sequenze di DNA) ai processi di appropriazione esclusiva. Le istituzioni deputate alla tutela degli interessi collettivi dovrebbero essere quelle politiche; tuttavia, poiché tale strategia incontra, nell attuale assetto, i limiti della decentralizzazione del sistema delle fonti, la costante pressione della regulatory competition, l estrema rapidità del mutamento tecnologico e la profonda asimmetria nelle capacità d incidenza politica (ai pochi repeat players, dotati di un ampio potere economico ed interessi omogenei, si oppone una massa diffusa e piuttosto disorganica di potenziali controinteressati), si pone come idonea alternativa il sistema delle corti. Là dove il concreto assetto istituzionale di un sistema favorisca l accesso alla giustizia e permetta di configurare gli interessi sociali in termini di pretese costituzionalmente garantire, valorizzando quindi i diritti fondamentali nella loro funzione di apertura delle sfere d esclusiva, il circuito giurisdizionale può offrire un valido canale di emersione del retroterra non proprietario, congiunturalmente al (o in supplenza del) tradizionale processo politico. 8

9 Al fine poi di garantire un effettiva circolazione di quella parte di conoscenza che, diversamente dall informazione codificata, può essere scambiata unicamente attraverso processi di condivisione, sono fondamentali le relazioni di natura cooperativa tra imprese. A prescindere dal livello (ricerca o commercio) in cui un impresa decida di operare nel settore biotecnologico, la stessa dovrà comunque far fronte a cambiamenti che si presentano straordinariamente veloci e che richiedono un controllo assoluto e professionale delle fonti delle conoscenze più qualificate, con le quali è essenziale stabilire relazioni e paternariati senza limitazioni di natura organizzativa e territoriale se si vogliono massimizzare i risultati degli sforzi creativi. Ricercatori, istituzioni pubbliche ed imprese private dovrebbero sempre cooperare in modo costruttivo, superando steccati e confini aziendali per aumentare la qualità e la quantità del progresso scientifico, economico e sociale al fine di creare uno sviluppo sostenibile. 9

10 Capitolo I La disciplina dell innovazione nel regime delle fonti nazionali, comunitarie ed internazionali 10

11 1. Le invenzioni come beni immateriali L invenzione, intesa come idea che consente la soluzione di un problema tecnico per la soddisfazione dei bisogni dell uomo, costituisce un bene 1 ; trattandosi di una entità ideologica, è un bene immateriale separabile dalla persona del suo autore e dalle cose nelle quali s incorpora nel momento della comunicazione, della circolazione (documento o brevetto che lo descrive), dell attuazione (macchina o dispositivo che lo realizza). Non essendo suscettibili di possesso materiale, le invenzioni sono in grado di soddisfare l interesse di una pluralità indefinita di soggetti senza che il godimento dell uno interferisca con quello degli altri (c.d. godimento per moltiplicazione) 2 ; l assenza di finitezza elimina, almeno apparentemente, il conflitto e l esclusività nel godimento 3. Le invenzioni possono comunicarsi con la massima facilità e circolare da individuo ad individuo, sfuggendo al dominio del loro autore; possono essere apprese con l esame di un prototipo, la semplice lettura di una descrizione, lo studio di una fotografia, la confidenza di un dipendente. Trovano normalmente applicazione a prescindere dalla presenza fisica, dalla collaborazione o comunque dalla volontà dell inventore 4, il quale, senza una specifica tutela, potrebbe tuttavia non trarre dallo sfruttamento dell innovazione quel profitto che gli consente di coprire i costi della ricerca; in un regime di libera concorrenza, l invenzione potrebbe essere facilmente utilizzata da tutti e, conseguentemente, l autore si 1 ) Il termine invenzione può comprendere qualsiasi soluzione di un problema tecnico; può consistere in un idea che, raggiungendo un dato livello creativo e presentando date caratteristiche, può formare oggetto di quella particolare tutela realizzata attraverso la brevettazione oppure identificarsi con idee che costituiscono la semplice applicazione di nozioni e principi acquisiti alla tecnica e che, comunque, non possiedono i requisiti richiesti dalla legge per la loro qualificazione come invenzioni brevettabili ovvero invenzioni in senso tecnico giuridico: G. Sena, Invenzioni industriali, I) Diritto commerciale, in Enciclopedia del Diritto, Vol. XVII, p. 1. Cfr. anche G. Sena, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Milano, 1990, p. 100, nel quale l Autore definisce l invenzione come la creazione intellettuale consistente nella soluzione di un problema tecnico. 2 ) G. Sena, Invenzioni industriali, cit., p ) Diverso è invece il caso dei beni materiali; gli interessi individuali riguardano tutti lo stesso oggetto ed ogni persona ha, tendenzialmente, interesse a goderne in modo esclusivo poiché la finitezza della cosa importa la riduzione o addirittura l impossibilità del godimento se diviso con altri. 4 ) Tutto ciò non è possibile per i beni materiali il cui godimento presuppone la detenzione e il possesso ovvero il trasferimento della cosa; l utilizzazione di un servizio presuppone la presenza della persona che lo eroga. 11

12 troverebbe nella stessa condizione di chi non ha sopportato alcuna spesa per realizzarla. Considerati gli oneri della ricerca e della produzione, l inventore si porrebbe in una situazione addirittura deteriore di tutti gli altri imprenditori poiché il prodotto avrebbe per lui un costo di gran lunga superiore rispetto a quello dei concorrenti, non gravati dai rischi e dalle spese connesse alla produzione dell innovazione stessa 5. L inventore è, dunque, interessato a che nessun altro possa utilizzare la sua idea senza il suo consenso; tale esigenza è legata alla necessità di avere una posizione (che è, a volte, definita di monopolio) che gli consenta di ottenere un prezzo, nei rapporti con i terzi, sufficiente a coprire i costi della ricerca e della produzione. Pur trattandosi di un bene immateriale, anche l utilizzazione del bene invenzione genera dunque un conflitto di interessi che deriva dall esigenza, propria del titolare, di ottenere la remunerazione economica dell attività di ricerca ovvero dall interesse di garantirsi una certa probabilità di guadagno connessa con lo sfruttamento esclusivo o monopolistico, diretto o indiretto. L invenzione necessita, quindi, di una normativa volta a regolamentare gli interessi coinvolti nel suo utilizzo. 5 ) In questi ultimi decenni, si è assistito ad una profonda trasformazione dell impostazione e dell organizzazione della ricerca; l aspetto che più evidenzia questo mutamento si trova nel carattere sistematico dell attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. La ricerca scientifica e lo sfruttamento metodico dei suoi risultati costituiscono oggi un processo che richiede ed assorbe investimenti di entità sempre più crescenti. Tutto ciò ha determinato la creazione di laboratori di ricerca sempre più imponenti, dove lavorano centinaia ed anche migliaia di scienziati e tecnici, ove si trovano e vengono realizzati macchinari di ingentissimo valore e dove s impiegano capitali la cui entità, sempre più rilevante, varia in funzione del campo della ricerca e delle possibilità economiche della impresa o addirittura del Paese. 12

13 2. Tutela dell innovazione nell attività d impresa. La disciplina del brevetto nel sistema delle fonti nazionali L attività inventiva è normalmente disciplinata, in quasi tutti i Paesi, con norme che prevedono la concessione, al termine di un procedimento più o meno complesso, di una tutela brevettuale che assicura al titolare, per un certo numero di anni, il diritto allo sfruttamento dell innovazione 6. Nucleo essenziale di questo diritto è la facoltà esclusiva di produrre, usare e vendere l invenzione brevettata 7, impedendo conseguentemente ai terzi di sfruttarla se non in virtù di un contratto stipulato con il titolare (c.d. licenza) 8. 6 ) Questa sostanziale uniformità può attribuirsi a svariate circostanze: La disciplina delle invenzioni industriali costituisce in tutti i paesi una normativa speciale, svincolata dalle tradizioni giuridiche dei diversi ordinamenti; le invenzioni industriali circolano normalmente da paese a paese cosicché la loro tutela giuridica non può essere soddisfatta se limitata ad un singolo Stato; la materia della c.d. proprietà industriale è stata oggetto di una serie di convenzioni internazionali che hanno avuto una influenza determinante sulla unificazione del diritto delle invenzioni: G. Sena, Invenzioni Industriali, cit., p ) L invenzione brevettabile consiste, dal punto di vista qualitativo, in una combinazione di precedenti idee tecniche, combinazione resa possibile perché da un atto mentale di intuizione (e non di ragionamento) si scopre la idoneità delle idee ad essere utilmente combinate; dal punto di vista della sostanza, consiste invece in una scoperta intuitiva, seguita da una combinazione esecutiva: in tal senso M. Franzosi, Definizione di invenzione brevettabile, in Riv. dir. ind., 2008, p. 18. L Autore osserva che il contributo intellettuale sta nella scoperta; ciò che caratterizza l invenzione è un atto di intuizione diverso dal ragionamento: il ragionamento deduce una conclusione da certe premesse (è dunque deduttivo o inferenziale) mentre l intuizione raggiunge una conclusione pur in assenza di adeguate premesse (è dunque istantanea: non ha passaggi logici intermedi). G. Floridia, Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, Aa.Vv., Torino, 2012, p. 198, identifica l invenzione brevettabile nella idea di soluzione di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale. 8 ) La tutela brevettuale è stata preferita al segreto aziendale sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario ed internazionale. Il segreto aziendale permette all imprenditore di tenere nascosta ai concorrenti la struttura della sua invenzione al fine d impedirne la riproduzione; la messa in commercio del primo esemplare del nuovo prodotto ne consente, tuttavia, lo smontaggio e quindi la sua copiatura. Il segreto può invece essere efficace in rapporto a quelle invenzioni che attengono a nuovi processi produttivi non copiabili, in generale, da chi non abbia accesso all interno dell azienda; l imprenditore tuttavia non sempre riesce ad evitare fughe di notizie. Il segreto aziendale è stato anche considerato potenzialmente pericoloso per la collettività; quest ultima sarà infatti tenuta a sopportare una prolungata situazione di monopolio laddove l imprenditore riuscisse a conservare a lungo il segreto, circostanza che potrebbe anche comportare la perdita dell innovazione stessa (a causa, ad esempio, della morte improvvisa dell unico depositario del segreto). Cfr. sul punto anche infra Cap. IV, par

14 In un sistema di libero mercato la presenza del brevetto costituisce un apparente contraddizione stante la situazione di monopolio, di per sé contraria alla concorrenza, creata dal brevetto stesso. Tale contraddizione trova invero una valida giustificazione nella funzione di favore per il progresso tecnico propria della citata privativa. Quest ultima rappresenta uno stimolo per la creazione di nuove invenzioni perché garantisce a chi le realizza un diritto di esclusiva, rappresenta un incentivo alla rivelazione delle invenzioni in quanto ne rende poco conveniente la gestione in regime di segreto, consente una circolazione dietro compenso del diritto sulle invenzioni, stimola la ricerca 9. Con il brevetto si tutela uno dei principali fattori dell attività di impresa consistente, appunto, nell innovazione; l imprenditore che riesce a realizzare un idea nuova, introducendola nella sua attività, consegue un vantaggio competitivo sugli altri operatori del settore che può risultare decisivo ai fini della sua fortuna 10. In un economia come quella attuale, caratterizzata da uno stabile eccesso di offerta e, quindi, da una situazione di stabile concorrenza, l innovazione rappresenta un importante strategia concorrenziale, diversa da quella del prezzo, essenziale per la crescita di un impresa soprattutto in un economia globale dove la competizione è orientata verso la conoscenza prima ancora che verso i mezzi di produzione tradizionali 11. In Italia, risale al secolo scorso una delle prime leggi in materia di brevetto. Si tratta del r.d. 29 giugno 1939 n c.d. legge invenzioni; opera di un legislatore 9 ) Il brevetto è stato anche considerato come strumento di stimolo delle spese di ricerca; l accento si sposta dalle spese nella ricerca che conduce all invenzione alle spese nella ricerca che conduce alla successiva sperimentazione dell invenzione, necessaria prima dell immissione effettiva sul mercato di un prodotto nuovo. Si pensi ad un nuovo farmaco: prima di immetterlo sul mercato è necessaria una minuziosa sperimentazione che assicuri l assenza di effetti collaterali negativi, individui precauzione da imporre nell uso, scelga il dosaggio ed il modo di somministrazione. 10 ) L innovazione può riguardare la fase della produzione industriale (es. un nuovo tipo di prodotto, un nuovo tipo di procedimento di fabbricazione che consente di realizzare un certo prodotto a costi più bassi di quelli consentiti dalle tecniche note), può attenere alla fase dell organizzazione aziendale (es. la creazione di un nuovo tipo di organigramma) oppure a quella della commercializzazione (es. le grandi innovazioni della vendita a rate e la vendita per corrispondenza). Le innovazioni di tipo organizzativo o commerciale non possono essere tutelate, a differenza di quelle inerenti la fase della produzione, con lo strumento del brevetto; trovano però tutela, se ed in quanto segrete, negli artt. 98 e 99 c.p.i. 11 ) A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2009, p

15 attento e lungimirante, la norma ha regolamentato la materia sin quasi ai giorni nostri grazie, anche, ad alcuni interventi apportati al testo originario al fine di adeguarlo alle nuove istanze dettate, per lo più, dall evoluzione della normativa internazionale. Alla legge, si sono poi aggiunti alcuni articoli del Codice Civile contenuti nel Capo II del Titolo IX del Libro V; le norme definiscono il concetto di invenzione industriale 12 ed i conseguenti diritti riconosciuti all inventore 13. Il successivo d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338 ha adeguato il nostro sistema all introduzione del brevetto europeo 14 ed ha recepito le indicazioni della Corte 12 ) L art c.c. statuisce che : Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In quest ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall inventore. G. Dragotti, Le invenzioni, in Trattato di diritto privato diretto da Pietro Rescigno, Vol. IV, 2009, p. 220, osserva che la norma non offre una definizione di invenzione; lo stesso vale per il Codice della Proprietà Industriale che si limita ad indicare quali, tra le invenzioni, non sono brevettabili. 13 ) Detti articoli prevedono che le invenzioni industriali sono tutelate tramite un diritto di esclusiva (art. 2584), definiscono l oggetto del brevetto (art. 2585), l ambito di esclusiva per i brevetti di metodo o procedimento (art. 2586), introducono la nozione di brevetto dipendente da un brevetto altrui (art. 2587). Le norme prevedono altresì che il diritto di brevetto sia attribuito all inventore (art. 2588) e che i diritti patrimoniali nascenti dall invenzione siano liberamente trasferibili (art. 2589), introducono la necessità di una disciplina ad hoc per le invenzioni effettuate nell ambito di un rapporto di lavoro (2590). L ultima norma (2591) rinvia alle leggi speciali per quel che concerne le modalità per la concessione del brevetto, l esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata. Tradizionalmente, detto rinvio è stato inteso dal legislatore come un invito ad apprestare in sede extracodicistica la disciplina compiuta della materia, tanto che le norme appena richiamate hanno svolto, e svolgono in concreto, una funzione residuale: G. Dragotti, Le invenzioni, cit., p. 206, il quale osserva altresì che la collocazione delle suesposte norme nel codice civile, pur testimoniando il ruolo cardine rivestito dalla tutela delle invenzioni industriali, non risponde agli impianti sistematici moderni che tendono a proporre una visione organica e sincretica dei diversi istituti che compongono il diritto di proprietà industriale ed intellettuale, evidenziando i molteplici punti di contatto tra di essi. La gran parte delle norme in materia di brevetti per invenzioni industriali deve essere interpretata all interno ed alla luce del più ampio sistema di diritti di privativa previsto dal diritto della proprietà industriale, la cui nozione è oggi codificata proprio dalle leggi speciali. 14 ) L Italia con l. n. 260 del 1978 autorizzava la ratifica della Convenzione sul brevetto Europeo sottoscritta a Monaco il 5 ottobre La modifica della legislazione nazionale si rendeva dunque necessaria al fine di evitare disparità di trattamento fra i titolari del brevetto nazionale ed i titolari di quello europeo in quanto, a seguito della predetta ratifica, il nostro Paese prevedeva accanto al brevetto nazionale, disciplinato dalla legge interna, concesso dall Ufficio centrale brevetti con sede in Roma, avente efficacia nel territorio dello Stato, anche il brevetto europeo, disciplinato dalla Convenzione di Monaco (sia pure con rilevanti rinvii alla normativa nazionale), concesso dall Ufficio europeo dei brevetti con sede in Monaco, avente efficacia in tutti o in alcuni degli Stati (a scelta del richiedente) aderenti alla Convenzione. Per approfondimenti sulla Convenzione di Monaco vedi infra par

16 Costituzionale sull abrogato divieto di brevettare farmaci 15 ; sul tema dei medicamenti, il legislatore è poi intervenuto nuovamente con la legge 19 ottobre 1991 n. 349 che ha introdotto nel nostro ordinamento i Certificati Complementari di Protezione, normativa successivamente superata dal Regolamento n. 1768/92/CE, in vigore dal gennaio del 1993, istitutivo del Certificato Protettivo Complementare 16. Con il d.lgs. 19 marzo 1998 n. 196 l Italia ha adeguato le proprie norme agli accordi TRIPs 17 mentre con la legge 18 ottobre 2001 n. 383 ha introdotto una nuova disciplina relativa alle invenzioni effettuate in ambito universitario 18. Nell ambito di un più ampio progetto di codificazione, è stata conferita al governo, con legge 12 dicembre 2002 n. 273, un ampia delega volta al riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale; di qui l istituzione, con il d.lgs. 27 giugno 2003 n. 15 ) In tal senso la sentenza n. 20 del 20 marzo 978 con la quale la Corte Costituzionale dichiarava illegittimo l art. 14 della l. n nel testo del ) Alcuni prodotti, prima di essere immessi in commercio, sono subordinati a procedure amministrative lunghe e complesse tanto che difficilmente il titolare riesce ad usufruire dell intera durata dell esclusiva. Si pensi al settore dell invenzioni farmaceutiche; la commercializzazione di un farmaco è subordinata all ottenimento dell Autorizzazione all Immissione in Commercio (AIC) rilasciata dall amministrazione competente solo al termine di una procedura lunga e costosa. Al fine di reintegrare la posizione dei titolari di brevetti per invenzione aventi ad oggetto nuovi medicinali, che si trovano sostanzialmente ad usufruire di una esclusiva insufficiente ad ammortizzare i costi della ricerca, è stata appunto introdotta, prima a livello nazionale poi europeo, una protezione complementare tramite il sostanziale prolungamento della durata del brevetto per un tempo in linea di principio corrispondente al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e l ottenimento della prima AIC. Attualmente, l art. 81 c.p.i. così recita: Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell autorizzazione all immissione in commercio. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all immissione in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea. E consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia. Cfr. anche art. 61 c.p.i. 17 ) Vedi infra par ) Vedi infra Cap. V, par

17 168, di apposite Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i principali Tribunale dello Stato 19, organismi successivamente sostituiti con le Sezioni Specializzate in materia di impresa 20. Altra novità, l emanazione del Codice della Proprietà Industriale, avvenuto con il d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che ha sostituito integralmente la normativa speciale previgente, armonizzando la disciplina sostanziale rispetto alle istanze provenienti dalle norme internazionali e comunitarie ) Le Sezioni Specializzate hanno una competenza esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli, diritti d autore, fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela delle proprietà industriale e intellettuale. 20 ) Cfr. art. 2 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. decreto liberalizzazioni) col quale sono state incorporate nell ambito delle istituende Sezioni specializzate in materia di impresa, e quindi soppresse nella loro specificità, le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Con una proposta di emendamento del decreto liberalizzazioni, depositata in Commissione il 25 febbraio 2012 è stato anche aumentato il numero delle Sezioni specializzate, portandolo da 12 a 21. G. Sena, Sezioni Specializzate, Riv. dir. ind., 2012, p. 113, commenta l art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 evidenziandone delle criticità. In primo luogo, l istituzione di Sezioni specializzate competenti in materia industriale ed in numero per quanto possibile ridotto è espressamente richiesta dalla normativa comunitaria; qualsiasi cambiamento della legge nazionale deve essere quindi comunicato alla Commissione dagli Stati membri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, pubblicazione che probabilmente ne condiziona l entrata in vigore. In secondo luogo, la disomogeneità delle materie attribuite alle nuove Sezioni specializzate comprendendo, da un lato, la proprietà industriale e intellettuale, dall altro, il diritto delle società, compromette la specializzazione dei magistrati che, infatti, non deriva da un loro specifico percorso formativo bensì dal loro impegno e dal loro interesse per la materia. 21 ) Il codice si inserisce in un più ampio quadro di interventi di riordino delle legislazioni volte ad accorpare organicamente, in settori omogenei, norme anteriormente stratificatesi nel corso del tempo; il fine è quello di ridare coerenza sistematica ed uniformità di linguaggio alla categoria dei diritti di proprietà industriale costituendo un unitaria categoria. 17

18 Il Codice della Proprietà Industriale si apre con l enunciazione di una serie di principi fondamentali relativi a tutti i diritti di proprietà industriali di cui fanno parte: marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali ) Art. 1 c.p.i. Dalla lettura dell articolo si evince che le invenzioni, come i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli industriali, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate, le nuove varietà vegetali sono ricomprese nella nozione di proprietà industriale disciplinata dal relativo codice che riconduce tutti i diritti di proprietà industriale alla categoria dei beni immateriali. In passato, questa inclusione è stata contestata sulla base di una pretesa diversità di natura del diritto di proprietà rispetto all esclusive industrialistiche. Questi dubbi sembrano oramai superati in quanto, nell attuale contesto, la nozione di proprietà industriale è stata estesa ai segni distintivi. L evoluzione terminologica appare del resto in linea con le convenzioni ed i trattati internazionali nonché con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (tra le tante cfr. 18 novembre 2003, c-216/01, Budweiser, in Racc. C. giust. CE, 2003, 13617) che ha, a sua volta, ricondotto alla nozione di proprietà industriale e commerciale dell art. 30 TCE i diritti di marchio, brevetto, d autore e connessi: così D. Sarti, Proprietà industriale, in Enciclopedia Giuridica, Vol. XXV, 2006, p.1. Riflettendo sull evoluzione del concetto di proprietà G. Sena, Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà, in Riv. dir. ind., 2004, p. 55, osserva che: La regola che attribuisce all imprenditore la proprietà del bene prodotto, consentendogli di offrirlo sul mercato ricavandone un prezzo più o meno rimunerativo (di costi, ammortamenti, utile, ecc.), non riguarda il godimento del bene, ma la allocazione delle risorse in funzione delle scelte dei consumatori. Si tratta della evoluzione storica del concetto stesso di proprietà, legato all origine al godimento ed allo sfruttamento di risorse naturali scarse da distribuirsi fra diversi soggetti, e trasformatosi oggi nello strumento centrale per ripartire la disponibilità delle fonti produttive e soprattutto nel mezzo per attribuire, attraverso il riconoscimento della proprietà sul bene prodotto, la rimunerazione ed il rischio dell attività di impresa. Il problema, insomma, non è quello della relazione fra proprietà e godimento, ma piuttosto quello della relazione fra proprietà e sistema produttivo. Se consideriamo il problema della proprietà intellettuale da questo punto di vista, dobbiamo in primo luogo constatare come la realizzazione di qualsiasi innovazione (invenzioni, modelli, in genere opere dell ingegno o beni immateriali) costituisce una vera e propria attività imprenditoriale, con costi e rischi di insuccesso spesso molto elevati. La costituzione di un diritto di esclusiva sul bene prodotto (il riconoscimento della proprietà, se si preferisce, su tale bene) ancorché si tratti di un bene immateriale o infinito, è dunque il mezzo col quale si consente all impresa innovatrice di recuperare i costi di ricerca e sviluppo, distribuendoli su coloro che fruiscono del bene così prodotto attraverso la attribuzione della facoltà di utilizzazione del trovato (cessione del brevetto, licenza ecc.) o la vendita del prodotto industriale nel quale il bene immateriale è incorporato (il costo marginale del prodotto include ovviamente i costi di ricerca e sviluppo). Ma ciò che più rileva è che, attraverso il sistema della proprietà intellettuale, la ridistribuzione dei costi di ricerca e sviluppo, e quindi indirettamente la allocazione delle risorse destinate ai diversi momenti di tale attività, è determinata dal prodotto ottenuto e dalle scelte del mercato. La natura immateriale ed infinita dei beni non gioca, in tale prospettiva, alcun ruolo e la proprietà intellettuale si pone sullo stesso piano di tutte le altre forme di proprietà. La proprietà intellettuale è dunque l istituto giuridico che consente la allocazione delle risorse nella ricerca e sviluppo, secondo la logica della economia di mercato, al di fuori di ogni discrezionalità amministrativa. 18

19 I diritti di proprietà industriale sono divisi nelle due grandi categorie di titolati e non titolati; la fattispecie costitutiva dei primi si perfeziona attraverso un provvedimento amministrativo di brevettazione o registrazione che determina la nascita del titolo di proprietà industriale 23 ; la natura giuridica del procedimento è definita dal Codice accertamento costitutivo 24. La fattispecie costitutiva dei diritti di proprietà industriale non titolati prescinde invece da un procedimento amministrativo di brevettazione o registrazione; necessita, al fine del suo perfezionamento, solo dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di diritti 25. Le norme contenute nel Codice trovano applicazione secondo il principio di assimilazione dei cittadini stranieri nei termini previsti dalla Convenzione istitutiva dell Unione internazionale per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (CUP) e dall Accordo TRIPs; detto principio impone l estensione del trattamento nazionale agli stranieri cittadini di paesi aderenti alla citata Convenzione e all OMC ovvero a coloro che siano domiciliati nel nostro Paese o che abbiano in esso uno stabilimento serio ed effettivo 26. Al di fuori di queste ipotesi, gli stranieri possono 23 ) Il termine brevettazione viene impiegato dal codice per le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali; sono invece oggetto di registrazione i marchi, i disegni ed i modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori 24 ) Cfr. art. 2, comma 5, c.p.i. Il termine accertamento sottintende che la fattispecie costituiva della tutela non si perfeziona semplicemente con il procedimento di brevettazione e registrazione ma richiede la presenza dei requisiti previsti dalle norme del codice con riferimento a ciascuna tipologia di protezione. Il medesimo termine chiarisce, inoltre, che l autorità amministrativa competente per la registrazione o la brevettazione (Ufficio italiano brevetti e marchi) non ha alcun potere discrezionale di negare o concedere il relativo provvedimento; quest ultimo costituisce un atto dovuto della pubblica amministrazione, mentre la meritevolezza di protezione è valutata in via generale ed astratta dal legislatore in presenza dei requisiti di tutela. Il termine accertamento non implica altresì alcuna opzione in ordine all attribuzione all Ufficio italiano brevetti e marchi del potere di verifica dei requisiti di protezione del titolo di proprietà industriale (cosidetto esame preventivo). 25 ) Il codice disciplina il marchio non registrato, le informazioni segrete (art. 2, comma 4, c.p.i.), le informazioni aziendali (artt c.p.i.), le indicazioni geografiche (artt c.p.i.). La protezione riconosciuta dal codice ai diritti non titolati ha attratto nell ambito della proprietà industriale forme di tutela che precedentemente erano fondate sulla disciplina della concorrenza sleale, come la tutela dei segni distintivi diversi dal marchio. La protezione dei segni distintivi non registrati era infatti tradizionalmente ricondotta al divieto di atti confusori dell art n. 1 c.c., norma rimasta inalterata ed impiegata per ricostruire presupposti e limiti di tutela di alcune tipologie di diritti. 26 ) In materia di varietà vegetali l assimilazione riguarda i cittadini, residenti o titolari di stabilimento in uno dei paesi membri della Convenzione UPOV. Cfr. infra par

20 beneficiare del trattamento riservato ai cittadini nazionali solo a condizione di reciprocità 27. Altre norme del Codice, riprendono poi principi elaborati tradizionalmente a livello internazionale e comunitario 28. Il Codice della Proprietà Industriale ha subito un importante intervento ad opera del d.lgs. 16 marzo 2006 n. 140 che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti della proprietà intellettuale; successivamente, il d.lgs. n. 131 del 13 agosto 2010 ha ulteriormente modificato il Codice introducendovi la Sezione IV bis contenente la disciplina delle invenzioni biotecnologiche 29. Da ultimo, è intervenuto il d.lgs. 29 dicembre 2011 n. 216 convertito con l. 24 febbraio 2012 n Le fonti internazioni del diritto sui brevetti Tenuto conto che i mercati hanno odiernamente assunto dimensioni sovranazionali e che gli scambi avvengono a livello globale, colui che realizza un invenzione sarà interessato a conseguire un diritto esclusivo esercitabile in diversi Stati. 27 ) La soluzione non è peraltro in linea con l art. 58 della Convenzione sul brevetto europeo e con la formulazione dell art. 5 del Regolamento sul marchio comunitario che estendono la legittimazione a brevettare, o alla registrazione, ad ogni persona fisica o giuridica indipendentemente dalla reciprocità. 28 ) L art. 4 c.p.i. disciplina il diritto di priorità inteso come la possibilità di considerare rilevanti le sole anteriorità esistenti al momento del primo deposito estero, secondo i principi della Convenzione istitutiva dell Unione internazionale per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (CUP); l art. 5 c.p.i. codifica il principio dell esaurimento in base al quale i diritti di proprietà industriale non possono restringere la circolazione dei prodotti messi lecitamente in commercio con il consenso del titolare nella Comunità o nello SEE. Cfr. sull argomento Capitolo IV, par ) Nel Codice non aveva inizialmente trovato spazio la normativa volta a dare attuazione in Italia alla Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologie avvenuta con il d.l. 10 gennaio 2006 n. 3, convertito con l. 22 febbraio 2006 n. 78. Il mancato coordinamento era stato ricondotto al farraginoso susseguirsi di leggi delega nonché a retaggi storici. L incompletezza della codificazione aveva così fatto sorgere problemi di carattere culturale e, prima ancora, interpretativo trattandosi di materie attinenti alla proprietà intellettuale: in tal senso D. Sarti, Proprietà industriale, cit., p

21 Di qui la natura intrinsecamente internazionale del diritto industriale che rende necessaria l armonizzazione delle normative vigenti nei diversi Paesi così come l introduzione di strumenti di tutela sovranazionali. Punto di partenza dell opera di armonizzazione può essere considerata la Convenzione istitutiva dell Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (d ora in poi CUP) stipulata a Parigi il 20 marzo 1883, più volte riveduta 30. Il principio di assimilazione, disciplinato dall art. 2 CUP, è la principale innovazione introdotta dalla Convenzione; esso impone a ciascun Stato membro di applicare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento previsto per i suoi cittadini 31. Altrettanto importante è il diritto di priorità introdotto dall art. 4 allo scopo di facilitare l estensione all estero dei diritti di proprietà industriale; esso prevede che colui che ha depositato una domanda di brevetto in un Paese membro della CUP possa depositare una domanda per un brevetto corrispondente negli altri Paesi invocando la priorità del deposito nazionale di base. La domanda verrà valutata, quanto alla sussistenza dei requisiti della novità e dell altezza inventiva, facendo riferimento alla data di priorità e non alla data dell effettivo deposito. Si deve poi alla Convenzione anche l abolizione della decadenza per mancata attuazione del brevetto, sostituita dalla licenza di una previsione obbligatoria 32. Il tema della proprietà industriale ed intellettuale è stato oggetto anche di una convenzione conclusa nell ambito dell Organizzazione Mondiale del Commercio nel quadro dei negoziati GATT; si tratta dell accordo TRIPs sugli aspetti dei diritti della proprietà intellettuali attinenti al commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile L accordo, cogente per tutti i membri dell Organizzazione Mondiale del 30 ) L ultima revisione della Convenzione è stata fatta a Stoccolma il 14 luglio L Italia figura tra gli Stati firmatari del testo originario; il testo di Stoccolma è stato ratificato con l. 28 aprile 1976 n ) La norma si applica anche a chi abbia nello Stato un domicilio, uno stabilimento industriale ed una sede commerciale. 32 ) Per ulteriori approfondimenti si rimanda a G. Sena, Invenzioni industriali, cit., p ) L Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale (TRIPS) è annesso all Accordo istitutivo dell Organizzazione mondiale del commercio (OMC); detto accordo è stato ratificato dall Italia con la l. 29 dicembre 1994 n Per una disamina approfondita dell accordo e dei suoi effetti per l ordinamento italiano, si veda S. Sandri, La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i Gatt-Trips, Padova,

22 Commercio, prevede diversi principi generali, che in parte ricalcano quelli già introdotti dalla CUP, nonché requisiti minimi di tutela per i diversi diritti di proprietà intellettuale. L innovazione qualificante dell accordo è costituita dalle norme che impongono agli Stati membri l adozione di strumenti processuali che sino concretamente idonei a proteggere i diritti di proprietà industriale; altrettanto degna di nota è la previsione di un sistema per la risoluzione delle controversie tra gli Stati membri sempre nell ambito dell Organizzazione Mondiale del Commercio. La materia dei brevetti per invenzione industriale è specificatamente regolamentata in trattati come la Convenzione sull unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti per invenzione fatta a Strasburgo il 27 novembre 1963 che disciplina, armonizzandoli, i requisiti di validità di tali privative. La Convenzione, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d Europa, ha posto le basi per la costruzione del sistema del brevetto europeo, istituito con la Convenzione di Monaco del 5 ottobre Detta Convenzione ha dato vita all ufficio Brevetto Europeo, noto anche con l acronimo anglosassone EPO, European Patent Office, cui è affidato il compito di rilasciare un titolo di proprietà industriale unitario, il brevetto europeo appunto, destinato ad avere efficacia in tutti o alcuni degli Stati membri della Convenzione ) La Convenzione è entrata in vigore nei primi Stati firmatari nel 1977; l Italia l ha ratificata con l. 26 maggio 1978 n ) L Organizzazione europea dei brevetti istituita dalla Convenzione è articolata in due organi: il Consiglio di Amministrazione e l Ufficio europeo dei brevetti. Quest ultimo, a sua volta, ha un presidente ed è composta da diversi settori: una sezione per i depositi, la divisione per la ricerca, la divisione per l esame, la divisione per le opposizioni, una divisione giuridica, le camere dei ricorsi, una gran camera dei ricorsi. 22

23 Gli effetti del brevetto sono, in linea di principio, determinati dall ordinamento interno dello Stato per il quale è rilasciato il brevetto stesso 36. Contestualmente, però, la Convenzione disciplina un complesso di norme comuni che regolamentano, in modo uniforme, alcuni aspetti ed alcuni effetti della concessione del brevetto; indica, innanzitutto, i soggetti che hanno diritto ad ottenerlo ed introduce alcune norme relative al conflitto tra più inventori indipendenti e tra inventore ed usurpatore. A queste, si aggiungono le norme relative ai rapporti tra datore e prestatore di lavoro in merito alle invenzione dei dipendenti 37. La Convenzione detta inoltre un estesa disciplina dei requisiti che l innovazione deve avere per formare oggetto di brevetto, delimitando, di conseguenza, il campo dei trovati brevettabili 38. Nel 2000 gli Stati membri hanno deciso di rinnovare il testo della Convenzione sottoscrivendo a Monaco il 9 novembre 2000 la c.d. CBE, entrata in vigore il 13 dicembre 2007; il 5 agosto 2008 è poi entrato in vigore il c.d. London Agreement, un protocollo addizionale della Convenzione sul Brevetto Europeo in base al quale alcuni Stati membri rinunciano a subordinare l efficacia del brevetto europeo sul 36 ) Il brevetto europeo sfocia in un insieme di privative nazionali, formalmente indipendenti (pur essendo frutto della medesima procedura di concessione) ciascuna delle quali è sottoposta, quanto agli effetti, alla disciplina vigente in ciascun Stato membro (sia pure armonizzata dalla Convenzione di Strasburgo). Tale frammentazione si riverbera anche sul regime delle lingue; l efficacia del brevetto europeo in ciascuno Stato designato può infatti essere subordinata al deposito, nel Paese dove si richiede la protezione, della traduzione del testo del brevetto così come concesso. La circostanza contribuisce ad incrementare in maniera significativa i costi del brevetto, ponendo in tal modo le imprese che operano nell Unione Europea in una posizione deteriore rispetto alle concorrenti extracomunitarie. A ciò si aggiungono gli effetti derivanti dalla formale indipendenza di ciascun titolo nazionale, sia sotto il profilo della legge applicabile che sotto il profilo della giurisdizione, circostanza quest ultima che si ripercuote negativamente sulla uniformità delle decisioni e sul costo delle controversie: G. Dragotti, Le invenzioni, cit., p ) La Convenzione assicura altresì al titolare della domanda un minimo di tutela provvisoria disponendo che, successivamente alla pubblicazione della domanda, il titolare ha comunque diritto a ricevere un indennità ragionevole da chiunque attui l invenzione. 38 ) Non consente infatti la brevettazione dei programmi di calcolatori, delle novità vegetali e delle razze di animali; enuncia, inoltre, una propria nozione di novità, di originalità, di industrialità e di liceità dell invenzione. All art. 138 disciplina le uniche causa di nullità del brevetto sottraendo agli Stati contraenti la competenza ad introdurne altre. 23