MUSY BIANCO e ASSOCIATI S T U D I O L E G A L E

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2 LE START UP INNOVATIVE La valorizzazione degli asset fra corporate venture capital e tutela della Proprietà Intellettuale Camera di Commercio di Torino, 5 novembre

3 Il corporate venture capital: dal conferimento della proprietà intellettuale agli 2013 Avv. Milena Prisco 3

4 Requisiti delle Start Up Innovative Obbligatorio: oggetto sociale esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ogni campo di attività economica. Obbligatorio alternativo: depositari (proprietà/licenza) di un titolo privativa industriale e afferenti all oggetto sociale e all attività d impresa, o software iscritti nei registri SIAE. (dovrebbero essere compresi anche i brevetti in via di concessione) 4

5 Come valorizzare l innovazione Protezione dell IP mediante privative (brevetti). Sviluppo con risorse interne. Sfruttamento economico strategie di business con partner contrattuali esterni. Valutazione del valore qualitativo e quantitativo dell innovazione. 5

6 I conferimenti in S.r.l. ed S.p.A. Costituzione tranne S.r.l. semplificate Aumento di capitale Conferimento di azienda/ ramo di azienda (e.g. spin off) I vantaggi: Valorizzazione e protezione come patrimonio aziendale Incremento della bancabilità del business Allocazione diversificata degli investimenti capitale). in denaro (i.e. non solo a 6

7 I conferimenti in S.r.l. ed S.p.A. S.p.A. articolo 2342 cod. civ. S.r.l. Articolo 2464 cod. civ. Previsione in Statuto: conferimenti IP crediti derivanti dai contratti dai contratti di sfruttamento suscettibili di valutazione economica. Anche conferimento di Know How sempre se suscettibile di valutazione economica, prestazioni d opera e di servizi inerenti ad un core business innovativo. 7

8 I conferimenti in S.r.l. ed S.p.A. Possono essere conferimento in proprietà o in godimento (preferibile in proprietà, il godimento può essere temporaneo). La valutazione: perizia di stima dell IP/know-how/software conferito. S.r.l. : realizzata da un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili La perizia nella S.r.l. non è soggetta a controllo né a successiva revisione da parte degli amministratori. 8

9 I conferimenti in S.r.l. ed S.p.A. La perizia di stima deve contenere: La descrizione dei beni immateriali conferiti, I criteri di valutazione adottati, L attestazione che il valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo. 9

10 I conferimenti in S.r.l. ed S.p.A. S.p.A. può non essere necessaria la perizia di stima per IP: il valore deve essere pari o inferiore al fair value provato da documentazione preesistente (bilancio approvato da non oltre 1 anno e revisionato con esito positivo, precedente valutazione negli ultimi 6 mesi da esperto indipendente). Obbligo degli amministratori di controllare la perizia entro 30 giorni dall iscrizione nel registro delle imprese per verificare se sono accaduti fatti rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei diritti conferiti. Il sensibile scostamento di valore o la non idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell esperto porta all obbligo degli amministratori di nuova valutazione. 10

11 I conferimenti di IP in S.r.l. ed S.p.A. Il conferimento deve essere trascritto nel registro italiano di brevetti e marchi quando si tratta di brevetti e marchi, pena la non opponibilità ai terzi. Pena la responsabilità degli amministratori colpevoli dell omissione delle dovute registrazioni. 11

12 I conferimenti di Know How in S.r.l. ed S.p.A. Nelle S.p.A. conferibilità: discussa quando inteso come abilità e capacità personali non suscettibili di trasferimento ad un soggetto; ammessa con perizia di stima se volta alla produzione di un determinato bene o sfruttamento di un dato processo tecnologico perché suscettibile di valutazione economica. Nelle S.r.l. conferibilità ammessa Per il know how il perito deve relazionare sullo scopo del know how salvaguardando però la riservatezza delle informazioni assunte. 12

13 Il Corporate Spin Off Natura: scorporo di una funzione aziendale (con il relativo personale, attrezzature etc.) attribuendo ad essa autonomia, la titolarità è in capo alla società scorporante ovvero a soggetti legati alla stessa (manager, ex dipendenti). Meccanismi: Cessione di ramo di azienda ad impresa esistente Conferimento di ramo di azienda ad una Newco Scissione societaria. Le Start Up Innovatine non posso nascere da conferimenti di azienda e scissioni, partire quindi sempre da una società nuova a cui cedere ramo di azienda con IP/software. 13

14 Obiettivi economico/funzionale: Il Corporate Spin Off separazione della fonte dell innovazione perchè secondaria al core business della società scorporante e perché destinataria di uno specifico piano di sviluppo; mitigazione del rischio di sviluppare o valorizzare una nuova tecnologia; sfruttamento di brevetti o asset sviluppati nei dipartimenti R&S che non sono competitivi nell ambito del core business; riallocazione di know how e competenze di manager e professionisti interni. 14

15 Il Corporate Spin Off Cessione/Conferimento di ramo di azienda in proprietà o godimento: atto di conferimento pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio; relazione di stima; i rapporti di lavoro inerenti al ramo proseguono e il lavoratore conserva tutti i propri diritti derivanti dal rapporto con la società conferente; salvo patto contrario, tutti i contratti inerenti al ramo vengono trasferiti alla Newco; trascrizione del conferimento quando si tratta di brevetti, marchi, disegni su modelli di utilità. Chi conferisce/cede il ramo si deve astenere per max 5 anni dal conferimento a svolgere attività in concorrenza. 15

16 Le partnership per lo sviluppo della tecnologia: dai contratti di R&D alle joint 2013 Avv. Milena Prisco 16

17 I costi di Ricerca e Sviluppo: requisito obbligatorio alternativo Costi della ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra il costo ed il valore totale della produzione. Spese relative: allo sviluppo precompetitivo prototipazione e business plan); e competitivo: (sperimentazione, ai servizi di incubazione fornite da incubatori certificati; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d uso. 17

18 Costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori. Costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo. Interessi passivi sostenuti, a fronte di finanziamenti ottenuti ed utilizzati per lo svolgimento dell attività di ricerca e sviluppo. Altri costi: l ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell attività di ricerca e sviluppo. Escluse le spese per l acquisto e locazione di beni immobili. 18

19 I costi di Ricerca e Sviluppo: requisito obbligatorio alternativo Costi della ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra il costo ed il valore totale della produzione significa che: Individuato il maggior valore fra il costo ed il valore della produzione si misura il 15%. Dubbi circa il computo dei costi della ricerca di base: studi, indagini e ricerche di utilità generiche inseriti nel conto economico. Costi della ricerca applicata: studi, indagini e ricerche riferite ad uno specifico progetto possono essere capitalizzate e iscritte nell attivo patrimoniale e sono computabili. 19

20 I costi di Ricerca e Sviluppo: requisito obbligatorio alternativo Devono risultare dall ultimo bilancio approvato e soltanto per le società che si trovano nel primo anno di vita, che non abbiano ancora approvato il bilancio, possono essere attestati dalla dichiarazione del legale rappresentante della società. 20

21 Sono contratti atipici I contratti di R&D Partner strategici che possono essere o meno in concorrenza Alternativa agli investimenti internal per sviluppare l innovazione Contratti di ricerca pura Contratti di collaborazione Contratti di ricerca specializzata 21

22 I contratti di R&D Contratti di ricerca pura: ricerca e sviluppo svolta in comune i risultati della ricerca verranno sfruttati da ognuno dei partecipanti in modo indipendente Contratti di ricerca specializzata: Imprese specializzate/istituti di ricerca non partecipano ai risultati della ricercai diritti di sfruttamento dei risultati della ricerca vanno ai committenti Contratti di collaborazione fra imprese concorrenti (accordi orizzontali) o no (accordi verticali): ricerca e sviluppo svolta in comune sfruttamento in comune dei risultati della ricerca 22

23 I contratti di R&D: le previsioni contrattuali Oggetto attività di ricerca e sviluppo e risultati attesi (target tecnici, target di costo) Identificazione delle fasi del progetto di ricerca e sviluppo e tempistiche Milestones e verifiche periodiche, disciplina del recesso o risoluzione anticipata del contratto (es. target non raggiunti o inadempimenti) Disciplina del ruolo delle parti e ripartizione dei costi diricerca e sviluppo Gestione del progetto di ricerca e sviluppo (i.e. Project Manager) 23

24 I contratti di R&D: le previsioni contrattuali Clausole di non concorrenza Disciplina IP (foregound/background) sui risultati del progetto di R&D e loro sfruttamento Condivisione del Know How modi e tempi Esclusiva Confidenzialità 24

25 Le Joint Venture: quando e come Scouting e finanziamento di progetti di R&D senza investire nelle società titolari della tecnologia. Partership focalizzata su uno specifico progetto. Limite temporale ben definito. Necessità di più rapporti e quindi contratti fra essi collegati. 25

26 Le Joint Venture: i principali tipi Joint ventures contrattuali e Joint ventures societarie : le JV contrattuali (contractual JVs) nascono da un contratto che disciplina una collaborazione più o meno temporanea, avente ad oggetto un attività specifica e delimitata per la quale si ritiene opportuna una struttura organizzativa minima ed autonomia. le JV societarie (corporate JVs) nascono da un contratto che prevede la costituzione di una NewCo; una volta costituita la NewCo, questa sarà regolata dallo statuto e da quelle clausole del contratto che i partecipanti alla JV converranno di mantenere in vita come patti parasociali. 26

27 Le Joint Ventures: le distinzioni JV societaria: vero e proprio contratto di società, requisiti richiesti per il tipo societario scelto. JV contrattuale: autonomia contrattuale 27

28 Personalità giuridica Le Joint Ventures: le distinzioni JV Societaria: soggetto di diritto in base al tipo societario scelto. JV Contrattuale: inesistenza di un soggetto distinto dai partecipanti. Rappresentanza esterna JV Societaria: spetta agli organi sociali secondo le disposizioni dello statuto. JV Contrattuale: spetta ad un soggetto designato da un committee interno. Responsabilità interna ed esterna JV Societaria: limitata alla Newco. JV Contrattuale: partecipanti sopportano separatamente il rischio economico. 28

29 Le Joint Ventures Contrattuali Gli ancillary agreements, o accordi complementari: contratti di licenza diritti di proprietà industriale ed intellettuale; accordi di riservatezza sul know-how ; accordi di fornitura macchinari ed attrezzature; accordi di non concorrenza post-contrattuali. Warning: recesso/risoluzione anticipata delle parti, di tutti i contratti 29

30 Le Joint Ventures Societarie Oggetto della JV e della società comune; contributi e conferimenti dei partecipanti; assemblea, Amministratori e Sindaci della società comune; statuto della società comune; riparto utili della società comune; ingresso di nuovi partecipanti; esclusione di un partecipante; Way out - recesso di un partecipante; 30

31 Le Joint Ventures Societarie inscindibilità del trasferimento della posizione contrattuale di un partecipante dalla cessione delle sue azioni o quote della società comune; cambiamento del controllo di un partecipante; risoluzione delle situazioni di stallo decisionale (deadlock); cessazione della società comune; patti parasociali (nomina del management: Cda, key personnel) business plan allegato; impegni di non concorrenza, nuove iniziative. 31

32 Buon lavoro a tutti ed innovate! Avv. Milena Prisco milena.prisco@musybiancoassociati.it 32