IL KNOW-HOW NEL DIRITTO INDUSTRIALE

SOMMARIO Prefazione di Umberto Scotti... I collaboratori... V XVII PARTE PRIMA IL KNOW-HOW NEL DIRITTO INDUSTRIALE CAPITOLO 1 KNOW-HOW E SEGRETO NELL EVOLUZIONE DELLE FONTI di ALBERTO CAMUSSO 1. Introduzione... 3 1.1. Inquadramento sistematico... 3 1.2. Questioni terminologiche e definitorie... 4 2. La nozione di segreto aziendale nei TRIPS... 5 3. La definizione di know-how nel diritto comunitario... 8 3.1. L ambito di operatività delle norme sul know-how: i Regolamenti di esenzione per categorie... 8 3.2. Analisi della definizione e prime conclusioni... 11 4. Le informazioni segrete nel codice della proprietà industriale... 15 4.1. L oggetto della tutela; categorie di know-how e casistica... 15 4.2. Tutela reale, personale o... tertium genus?... 22 4.3. Profili soggettivi del know-how e titolarità... 29 4.4. Il know-how non segreto: ammissibilità e rilevanza giuridica... 33 5. Know-how e brevetto... 36 5.1. Tratti comuni e differenze... 36 5.2. Profili soggettivi. Cenni e rinvio... 41 6. Il know-how nella legislazione speciale e i rapporti con altri istituti del diritto industriale. Cenni e rinvio... 44 6.1. Know-how e legislazione speciale sui contratti... 44 IX

6.2. Software e banche dati contenenti informazioni riservate... 47 7. Know-how e Costituzione... 49 CAPITOLO 2 TUTELA PREVENTIVA DEL SEGRETO di ALBERTO CAMUSSO 1. Introduzione: rilevanza dei profili di tutela preventiva del know-how. 53 2. Le misure idonee a tutelare il segreto... 55 2.1. Misure oggettive accorgimenti endoaziendali ; rinvio... 56 2.2. Misure esoaziendali e rilevanza dell elemento soggettivo... 58 3. La tutela preventiva attraverso gli strumenti contrattuali... 61 3.1. Non disclosure agreements, impegni ed accordi di riservatezza... 65 3.2. Clausole di segretezza... 68 3.3. Altri strumenti di tutela preventiva contrattuale: depositi fiduciari, escrow agreements... 69 4. Cessione e licenza di know-how... 70 5. La tutela del know-how in alcuni contratti commerciali... 74 5.1. I contratti di licenza di brevetto e know-how... 74 5.2. Il franchising... 75 5.3. La subfornitura industriale... 77 6. L ultimo baluardo della tutela preventiva indiretta: i patti di non concorrenza (tra imprenditori)... 81 CAPITOLO 3 TUTELA REPRESSIVA DEL KNOW HOW di MARIELLA MASSARO 1. La tutela apprestata dal Codice della Proprietà Industriale e la competenza delle Sezioni Specializzate... 85 1.1. Descrizione e sequestro degli oggetti in violazione del knowhow e degli elementi di prova in fase cautelare... 87 1.2. Inibitoria della violazione del know-how e relativa penale... 91 1.3. Ritiro dal commercio, distruzione ed assegnazione in proprietà dei beni costituenti violazione del know-how... 95 1.4. L ordine di pubblicazione delle pronunce giudiziarie... 96 2. Le sanzioni previste dalla disciplina sulla concorrenza sleale: un cenno alla problematica sulla competenza delle Sezioni specializzate... 99 X

2.1. L inibitoria della continuazione della condotta illecita e gli opportuni provvedimenti... 101 2.2. La condanna alla pubblicazione ex art. 2600 c.c... 103 PARTE SECONDA LA TUTELA DEL KNOW-HOW E IL DIRITTO DEL LA- VORO CAPITOLO 4 OBBLIGHI LEGALI DI FEDELTÀ, RISERVATEZZA E NON CONCORRENZA DEI COLLABORATORI DEL- L IMPRESA di UMBERTO OLIVA e GIULIA CANTINI CORTELLEZZI 1. L obbligo di fedeltà del lavoratore verso l impresa... 111 1.1. Retrospettiva dell obbligo di fedeltà... 114 1.2. Gli attuali confini dell obbligo di fedeltà... 116 2. Il divieto di concorrenza... 120 2.1.... e la concorrenza sleale... 120 2.2. Limiti di tempo, luogo e oggetto del divieto di concorrenza... 121 2.3. La violazione del divieto di concorrenza... 125 3. L obbligo di non divulgazione e non uso (riservatezza)... 126 3.1. L oggetto della riservatezza del dipendente... 127 3.2.... e le informazioni segrete di cui al Codice della Proprietà Industriale... 129 3.3. L efficacia degli obblighi legali di cui all art. 2105 dopo la cessazione del contratto di lavoro e il bagaglio di conoscenze personali del collaboratore... 131 CAPITOLO 5 STRUMENTI CONTRATTUALI DI TUTELA DEL KNOW HOW: FIDELIZZAZIONE E RISERVATEZZA DEL DIPENDENTE di UMBERTO OLIVA 1. La fidelizzazione dei collaboratori dell impresa... 135 1.1. La fidelizzazione di clima... 136 1.2. La fidelizzazione per mezzo di politiche retributive... 138 XI

1.3. La fidelizzazione per mezzo di patti di stabilità del rapporto di lavoro (retention)... 140 2. Il patto di riservatezza (non disclosure agreement)... 147 2.1. La stesura del patto di riservatezza e la contrattualizzazione del concetto di know how... 147 2.2. Patto di riservatezza e informazioni segrete ex art. 98 C.P.I.... 149 2.3. Il patto di riservatezza destinato ad avere efficacia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro... 150 2.4. La violazione del patto di riservatezza... 152 CAPITOLO 6 PATTO DI NON CONCORRENZA di UMBERTO OLIVA e CHIARA GERMANO 1. Il patto di non concorrenza nel lavoro subordinato: l art. 2125 c.c... 155 1.1. Ratio e finalità della norma.... 156 1.2. Il rapporto dell art. 2125 c.c. con l obbligo di fedeltà sancito dall art. 2105 c.c. e con gli accordi limitativi della concorrenza previsti dall art. 2596 c.c.... 158 2. I requisiti e i limiti di validità del patto di non concorrenza... 161 2.1. La forma scritta... 161 2.2. I limiti di oggetto e la capacità professionale residua... 163 2.3. I limiti territoriali... 166 2.4. I limiti temporali... 167 2.5. L onerosità del patto di non concorrenza... 168 2.6. Le modalità di pagamento del corrispettivo... 172 3. Gli elementi accessori del patto di non concorrenza... 174 3.1. Il diritto unilaterale di recesso e il diritto di opzione... 174 3.2. La clausola penale... 177 3.3. L obbligo di informazione sulle nuove attività lavorative... 180 4. Il momento per la stipulazione del patto di non concorrenza... 180 5. I rimedi di carattere giudiziario... 181 5.1. La nullità del patto di non concorrenza... 182 5.2. La violazione del patto di non concorrenza... 183 5.2.1. L adempimento e l inibitoria... 184 5.2.2. La risoluzione del patto e il risarcimento del danno... 186 5.3. La rescissione per lesione e la risoluzione per eccessiva onerosità... 187 5.4. Il Giudice competente... 188 6. Il patto di non concorrenza nel contratto di agenzia: l art.1751-bis c.c.. 190 XII

6.1. La forma scritta... 191 6.2. L oggetto... 191 6.3. La durata e il momento per la stipulazione del patto... 192 6.4. Il corrispettivo e le modalità di pagamento... 193 6.5. L inadempimento e la clausola penale... 194 7. Il patto di non concorrenza nel lavoro parasubordinato e autonomo. 195 8. Aspetti contributivi e fiscali... 196 CAPITOLO 7 CONTRO I COLLABORATORI INFEDELI E LE IMPRE- SE CHE SE NE AVVALGONO: LA TUTELA INIBITORIA di UMBERTO OLIVA e SIMONA PETRELLA 1. Violazione del know-how e tutela inibitoria... 199 2. Le fattispecie lesive... 204 2.1. Lo sviamento di clientela... 205 2.2. Lo storno dei dipendenti... 207 3. L azienda che si avvale dei collaboratori infedeli: l analisi della condotta illecita da parte della giurisprudenza... 216 4. Misure coercitive indirette (astreinte)... 219 PARTE TERZA LA TUTELA PENALE DEL KNOW-HOW CAPITOLO 8 TUTELA DEL KNOW-HOW E DIRITTO PENALE di ALBERTO VERCELLI 1. I precedenti.... 227 2. L oggetto della tutela... 229 3. I soggetti... 233 4. Industrialità della conoscenza mantenuta segreta.... 238 5. Originalità... 241 6. Rapporti con la disciplina brevettuale... 244 7. Presupposti della condotta incriminata... 247 8. Le condotte di manifestazione od impiego... 249 9. L elemento soggettivo... 251 10. Il tentativo... 254 11. Il concorso di persone... 255 XIII

12. Questioni processuali... 257 13. La tutela dei provvedimenti giurisdizionali in materia di violazione del know-how... 262 14. Conclusioni... 264 PARTE QUARTA RESPONSABILITÀ CIVILE, RISARCIMENTO E IN- GIUSTO ARRICCHIMENTO CAPITOLO 9 KNOW-HOW VIOLATO: RESPONSABILITÀ CIVILE, TUTELA RISARCITORIA E RETROVERSIONE DEL PROFITTO INGIUSTO di MARCO BONA 1. Prospettive di responsabilità civile e di tutela risarcitoria da violazione di know-how tra concorrenza sleale, art. 2043 c.c., Codice della Proprietà Industriale ed altre fonti: la pluralità di modelli... 270 2. La responsabilità extracontrattuale da concorrenza sleale: la violazione del know-how quale illecito concorrenziale.... 275 3. Oltre gli scenari dell illecito concorrenziale: tra altri regimi speciali di r.c. extracontrattuale a tutela del know-how aziendale e l art. 2043 c.c... 303 3.1. Responsabilità civile per violazione delle informazioni segrete e Codice della Proprietà Industriale: una fattispecie autonoma ed autosufficiente di r.c.?... 304 3.2. La tutela risarcitoria delle banche dati: quale regime di r.c. per il risarcimento dei danni? (la prospettiva dell art. 158 l. dir. aut.).. 320 3.3. L art. 2043 c.c.: gli spazi operativi dell ingiustizia del danno rispetto al sistema, ed alle altre vie di tutela risarcitoria del know-how... 326 4. Prospettive della responsabilità contrattuale e concorso di azioni risarcitorie.... 333 5. Risarcimento, tutela restitutoria ed altre sanzioni civili : la pluralità di discipline speciali.... 340 5.1. Il risarcimento dei danni da illeciti concorrenziali: le regole tradizionali... 357 5.1.1. Il risarcimento dei danni patrimoniali da illecito concorrenziale e la prospettiva, della retroversione del profitto conseguito dal terzo con l impiego abusivo del knowhow altrui... 361 XIV

5.1.2. Il danno non patrimoniale da illecito concorrenziale... 385 5.2. Il risarcimento dei danni e la retroversione degli utili ex art. 125 C.P.I. (il sistema rimediale più moderno e promettente).... 392 5.2.1. La tutela risarcitoria: l alternativa tra liquidazione analitica e liquidazione globale... 392 5.2.2. La retroversione del profitto ingiusto: un rimedio diverso dal risarcimento del danno, ma secondo regole differenti dal tradizionale modello italiano dell arricchimento senza giusta causa... 402 5.3. La tutela rimediale accordata dall art. 158 l. dir. aut.... 410 5.4. Risarcimento del danno e retroversione degli utili ingiusti nella prospettiva della r.c. contrattuale da violazione del know-how (cenni).... 413 6. I regimi prescrizionali per il risarcimento del danno e la retroversione dell arricchimento ingiusto... 414 6.1. I termini prescrizionali di riferimento... 414 6.2. La determinazione del dies a quo... 416 Indice analitico... 419 XV