PROPRIETA INTELLETTUALE: l'esperienza delle imprese italiane in Cina

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1 STUDIO LEGALE SUTTI PROPRIETA INTELLETTUALE: l'esperienza delle imprese italiane in Cina Simona Cazzaniga Head of SLS IP Dept. Vicepresidente Centro Studi Anticontraffazione Daniele Camaiora, LL.M.

2 L IMPORTANZA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Senza tutela della PI non può esserci innovazione. olo un efficiente sistema di tutela dei diritti di PI consente alle imprese mmortizzare in modo naturale, come effetto del vantaggio competitiv l diritto di monopolio, gli ingenti investimentimenti effettuati nel cam della ricerca e dello sviluppo. enza una adeguata tutela dei brevetti e dei marchi, le imprese non hann rtezze sul ritorno economico dei propri investimenti che rischiano ess ridotti o annullati. Tale riduzione può avere un effetto domino negativo di vasta portata che nel lungo periodo si rifletterebbe inevitabilmente anche su aspetti macroeconomici fondamentali (non ultimo il livello dell occupazione e il mancato gettito fiscale).

3 STRUMENTI DI TUTELA SUL NOSTRO TERRITORIO La tutela di brevetti, marchi, modelli industriali, design, know how è oggi più efficacemente ottenibile attraverso plurimi e recenti strumenti normativi.lgs. 10/02/2005 n. 30 (CPI - codice proprietà industriale); irettiva 2004/48/CE (direttiva enforcement) recepita con.lgs. 16/03/2006 n. 140; 24/12/2003 n. 350 (finanziaria per il 2004 artt );.Lgs. 27/06/2003 n. 168 (tribunali specializzati di diritto dustriale), con conseguente maggior sensibilità e mpentenza in materia di proprietà industriale.

4 TRUMENTI DI TUTELA SUL TERRITORIO COMUNITARIO (ovvero in tutti i 25 Paesi dell UE oltre che in Norvegia, Islanda e Liechtenstein) Reg. CE 6/2002 (modello o disegno comunitario); Reg. CE 40/1994 (marchio comunitario); Reg. CE 2081/92 (indicazioni geografiche e di origine rotetta). Dir. 2004/48 CE (direttiva enforcement); Dir. 2001/29 CE (direttiva sul diritto d autore e diritti onnessi nella società dell informazione); Dir. 1998/44 CE (direttiva sulle biotecnologie); Dir. 1993/98 CE (direttiva sul copyright).

5 RUMENTI DI TUTELA ALLE FRONTIERE A livello nazionale ed europeo, molto si può fare per combattere i fenomeni di contraffazione ed usurpazione attraverso i blocchi doganali eg. CE 1383 del 22/07/2003 intervento dell autorità doganale per merci sospette); eg. CEE n del 02/07/1993 Regolamento di attuazione del codice doganale comunitario) eg. CEE n. 291 del 12/10/1992 codice doganale comunitario).

6 LA NECESSITÀ DI AGIRE ALLA FONTE Normative nazionali e comunitarie sempre più severe, controlli e blocchi alle frontiere, maggiore sensibilità della magistratura in sede civile e penale, dazi e misure restrittive obbligatorietà del made in non sono sufficienti per bloccare la diffusione dei prodotti contraffatti.

7 OGGI IN CINA L'attuale sistema a tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale, rispetto al passato (anche recente), è ora senza dubbio molto più articolato e più efficace. Successivamente all'adesione alla WTO, sono in vigore regole simili alle nostre. Esistono rimedi ottenibili sia attraverso procedimenti amministrativi e doganali, sia attraverso procedimenti giudiziali in sede civile ed in sede penale La cause in materia di Proprietà Intellettuale vengono esaminate e decise da giudici specializzati spesso di formazione internazionale (simile a quella inglese, poiché la maggior parte di questi giudici s forma ad Hong Kong).

8 LA NORMATIVA IP CINESE PREMESSA alla fine dell epoca maoista: on era riconosciuto il diritto di proprietà privata dei mezzi di roduzione; on era riconosciuto il diritto di sfruttamento economico né ad tori, né ad inventori (in alcuni momenti di radicalismo ideol ersino l idea di gratificazione morale degli autori fu criticata azionaria).

9 LA NORMATIVA IP CINESE aduale ammissione dell iniziativa economica privata; troduzione dei primi elementi di concorrenza nell economia anificata; troduzione di normative a tutela della PI: 1983 legge marchi; 1984 legge brevetti; 1990 legge diritto d autore; 1993 (prima rudimentale) legge sulla concorrenza sleale; 2001 legge sul software; DAL 1979 IN POI tte successivamente più volte modificate, sia prima che dopo desione della Cina alla WTO (nel 2000 la legge brevetti, nel 01 la legge marchi e la legge sul diritto d autore).

10 LA NORMATIVA IP CINESE L ADESIONE A CONVENZIONI INTERNAZIONAL a modernizzazione dell apparato normativo di Proprietà tellettuale è l effetto dell accumularsi di impegni assunti dal ina sul piano internazionale: 1985 Convenzione d Unione di Parigi sulla PI; 1989 Trattati di Madrid sui marchi internazionali; 1992 Convenzione Internazionale di Berna sul DA; 1993 Trattato sulla Cooperazione Brevettuale (PCT); 1994 Trattato di Nizza sulla classificazione dei beni e servizi. iù importanti trattati bilaterali Italia-Cina: Pechino 1991, in vigore dal 1995, reciproco riconoscimento dell sentenze definitive; Pechino 2004, accordo di cooperazione in materia di PI.

11 LA NORMATIVA IP CINESE DOPO L ADESIONE AI TRIPS è stata introdotta la tutela delle denominazioni geografiche; è stata ampliata la definizione di segni distintivi ; è stata perfezionata la tutela dei marchi rinomati (USTR Report on Foreign Trade Barriers China, 2003, p. 59: Le autorità cinesi hanno ammesso come rinomati 196 marchi, nemmeno uno di società straniere ); è stata introdotta la tutela giudiziale contro le decisione dell amministrazion competente per registrazione e cancellazione di marchi; sono stati aumentati i poteri di indagine e sanzione delle autorità amministra caso di contraffazione; è stata facilitata l iniziativa di parte nelle azioni penali; è stato parificato il trattamento delle imprese cinesi a capitale interamente nazionale e di quelle a investimento estero, concedendo anche a quest ultim diritto di depositare direttamente domande per marchi e brevetti, senza intermediari locali.

12 PROTEGGERE I PROPRI MARCHI Due accorgimenti fondamentali: Registrare i propri marchi (peraltro, nel 2004 in Cina si è avuto un cremento del 115% delle registrazioni di marchio, il maggior incremen ivello mondiale). Registrare le versioni cinesi dei propri marchi.

13 COMBATTERE LA PIRATERIA È inoltre necessario monitorare con attenzione il mercato, per limitare massimo i fenomeni di contraffazione ed usurpazione. Infatti, oltre ai fenomeni di usuale contraffazione ed usurpazione, in C si affianca molto di frequente il c.d. hijacking, che si realizza attraverso la registrazione di un diritto di PI altrui senza l intenzione utilizzarlo in via diretta, ma solo a scopi ricattatori (intentando cause civili, minacciando blocchi alle dogane, paventando la possibilità di f subire azioni amministrative). Oltre a quelli giudiziari testé menzionati, i rischi per il titolare legittimo del diritto oggetto di pirateria sono evidenti: impossibilità di registrare le proprie privative; perdita di avviamento ed annacquamento dei propri marchi per il solo fatto di doverne registrare versioni modificate.

14 ATTENZIONE ALLE DENOMINAZIONI SOCIALI Il marchio altrui può essere incorporato nella denominazione di una società cinese. Spesso si tratta di società di Hong Kong, perché in Cina non è previsto un sistema di registrazione dei nomi delle società. Ancora oggi è controverso se l inserimento del marchio altrui nella denominazione sociale costituisca o meno contraffazione di marchio. uesto espediente, spesso, viene utilizzato per rafforzare la posizione de irata di un marchio nelle controversie contro l avente diritto (morale).

15 MONITORAGGIO COSTANTE L attività di monitoraggio (da affidare ad Avvocati, Patent Attorneys e consulenti pubblicitari) va espletata in ogni Paese, ma in Cina si rivela ancor più decisiva. Non solo bisogna controllare a cadenze frequenti il registro dei marchi a è indispensabile tenere sotto costante osservazione cataloghi e rivist così come i siti per le vendite on line. Il preuso di fatto può comunque creare grossi problemi, poiché se non ci si oppone a detto uso entro tre (!!) mesi, gli stessi diventano registrati a livello nazionale.

16 PROTEGGERE LE PROPRIE RELAZION COMMERCIALI Ancora, si rivela indispensabile proteggere i propri rapporti commerciali, sotto un duplice profilo: livello preventivo, è indispensabile scegliere con attenzion pri partner; contratti vanno redatti con la massima cura, in modo da non rrere in brutte sorprese al momento dello spirare degli si (fughe di know-how, diffusione massiccia di stock finali tera). inoltre necessario reagire agli illeciti con tempestività.

17 PROVVEDIMENTI CAUTELARI che in Cina, come in Italia, è necessaria un attività istruttoria che porti rilevare la presenza di un certo fumus e di un certo periculum in mor INIBITORIA vetti: art. 61 Patent Law rchi: art. 58 Trademark Law itti d Autore: art. 49 Copyright Law MISURE CONSERVATIVE cco dei beni per garantire il risarcimento dei danni cco dei beni strumentali per impedire nuove violazioni sure di conservazione della prova (art. 57 TM Law; art. 50 Copyright L

18 CAUSE CIVILI Sono esperibili su iniziativa di parte avanti a 30 sezioni specializzate. Ai del risarcimento danni, i criteri che vengono in conto sono quelli: della contrazione del fatturato; oppure delle reasonable royalties a cui si aggiunge una somma X per il mancato previo consenso. Circa 6 mesi prima del dibattimento avviene l istruttoria; si svolge un unica udienza di discussione.

19 LE PROVE Il regime probatorio è prevalentemente documentale e presenta alcune peculiarità davvero ostiche per chi è abituato a regimi probatori di tipo europeo. I documenti prodotti devono essere originali e devono essere in lingua cinese (altrimenti, è necessaria l autenticazione da parte di un notaio). Non sono ammessi documenti provenienti da soggetti stranieri non autorizzati ad operare in Cina. Sono ammesse le prove fotografiche ed audiovisive. Un sistema molto utilizzato consiste nel riprendere immagini di aziende e/o negozi di fronte ad un notaio, che certifica ciò che ha visto il tal giorno alla tale ora.

20 LE AZIONI AMMINISTRATIVE Le azioni amministrative vanno promosse avanti l autorità competente a livello locale e devono riguardare un caso evidente di violazione. Le decisioni sono rapide ed inaudita altera parte. Se attraverso l accesso ai locali del presunto contraffattore si ha la conferma visiva dell illecito, si procede immediatamente al sequestro alla presenza e con la collaborazione delle forze dell ordine cinesi, e viene irrogata una penale. Deve seguire un giudizio civile per il danno e quanto avvenuto può essere usato come prova! Il vero problema è costituito dal fatto che le autorità amministrative sono meno esperte dei giudici e più restie a procedere.

21 AZIONI PENALI Sono molto rare, come nella più recente giurisprudenza italiana, reato è ravvisabile solo in casi di organizzazione criminale sistematica e non prevedono il risarcimento del danno. La Criminal Law è del : contraffazione di marchio (3 anni di detenzione e multa da a RMB = da circa a circa Eur). 216: contraffazione di brevetto (3 anni di detenzione e multa da a RMB = da circa a circa Eur) 217: violazione di diritti d autore (3/7 anni di detenzione e multa da a RMB = da circa a circa Eur)

22 LE DOGANE Anche in Cina si può agire attraverso le dogane. Si può agire solo a tutela dei marchi, che devono essere previamente registrati anche nell apposito registro doganale. necessario pagare una cauzione pari al valore della merce fermata e de essere instaurato un giudizio di merito per il risarcimento del danno. È indispensabile avere un rapporto consolidato con le dogane.

23 UE CASI DI IMPRESE ITALIANE IN CINA FERRERO vs. MONTRESOR (ZHANGJIAGANG) FOOD Co. Ltd. rrero opera in Cina dal 1984 attraverso la Ferrero Asia Ltd provveduto alla registrazione di tutti i suoi marchi anche erso la traslitterazione in caratteri Pin Yin. 990 rileva sul mercato la presenza di prodotti contraffatti erso l uso del marchio ROCHER in caratteri cinesi Jinsha stessa Ferrero utilizzato in pubblicità dagli anni 80. ontresor si appropria di questa marchio e Ferrero non riesce tenerne la riassegnazione. metà degli anni 90 il fenomeno viene replicato ed esteso ai marchi CONFETTERIA RAFFAELLO e FERRERO DERLY.

24 a pressoché pedissequa delle confezioni. 003 Ferrero cita in giudizio la Montresor avanti la Corte di n, ma nonostante la documentazione probatoria prodotta, bbraio del 2005 la Corte si pronuncia a favore dei ffattori. o propone appello. 01/2006 la High Court di Tianjin fa piena giustizia dei diritti rero e riconosce: presenza ed il successo commerciale della Ferrero in Cina; surpazione di marchi posta in essere dalla Montresor; noterietà del marchio Ferrero ROCHER; distintività ed unicità delle confezioni Ferrero; risarcimento dei danni per RMB rca EUR).

25 IL CASO BTICINO a anni il mercato era invaso da prodotti recanti falsi marchi BTICINO e arcature tecniche CE provenienti dalla Cina. icino ottiene dalla BIMA (associazione inglese corrispondente all ANI traverso la ICR di Cipro, una accurata attività di natura sostanzialmente vestigativa. razie alle prove così raccolte riesce ad ottenere dalle autorità cinesi pien tela dei propri diritti mediante ccesso agli stabilimenti produttivi dei contraffattori in Cina, ssistenza alle operazioni da parte della forza pubblica cinese, istruzione della merce contraffatta.

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