DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

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1 DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE B ESAME SEZIONE 3 CLASSIFICAZIONE Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 1

2 Sommario 1 Introduzione La classificazione di Nizza Strumenti amministrativi ai fini della classificazione Creazione di un elenco di prodotti e servizi Chiarezza e precisione Principi generali Uso di espressioni (ad esempio «ovvero», «in particolare») per determinare la portata dell'elenco di prodotti/servizi Uso del termine «e/o» Punteggiatura Inserimento di abbreviazioni e di acronimi in elenchi di prodotti e servizi Termini ed espressioni privi di chiarezza e precisione Indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza considerate non sufficientemente chiare e precise Termini vaghi Rivendicazione per tutti i prodotti/servizi compresi nella classe o per tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella classe Riferimento ad altre classi nell'elenco Marchi inseriti in un elenco di prodotti/servizi Inserimento dei termini parti e accessori; componenti e accessori in elenchi di prodotti e servizi Uso dei qualificativi indefiniti Procedura d'esame Domande parallele Obiezioni Modifiche Aggiunta di classi Allegato Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 2

3 1 Introduzione Ai fini dell'attribuzione di una data di deposito, ogni domanda di MC deve contenere un elenco di prodotti e di servizi (articolo 26, paragrafo 1, lettera c), RMC). L'elenco deve essere classificato in conformità dell'accordo di Nizza (articolo 28 RMC e regola 2, paragrafo 1, REMC). L'elenco deve essere redatto in modo tale da (a) far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e servizi e (b) permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola classe della classificazione di Nizza (regola 2, paragrafo 2, REMC). Si raccomanda vivamente l'uso degli strumenti informatici amministrativi dell'ufficio per la classificazione (cfr. paragrafo 3). Qualsiasi parte dell'elenco di prodotti e servizi che non coincide con i dati contenuti negli strumenti informatici sarà esaminata secondo i principi definiti nelle presenti direttive. In tutti i casi in cui il richiedente sceglie un termine contenuto negli strumenti messi a disposizione, tale termine non sarà ulteriormente esaminato e ciò accelererà la procedura di registrazione. I prodotti e servizi oggetto di una domanda di MC comprese le indicazioni generali delle intestazioni saranno interpretati dall'ufficio in base al loro significato naturale e abituale. La precedente prassi dell'ufficio, secondo la quale l'uso di tutte le indicazioni generali elencate nell intestazione di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti e servizi compresi in quella classe, è stata abbandonata nel giugno 2012, a seguito dell'emanazione della sentenza del 19/06/2012, C-307/10, IP Translator.. Lo scopo di questa parte delle Direttive è descrivere la prassi dell'ufficio relativa all'esame della classificazione dei prodotti e servizi. La prima parte (paragrafi 1-4) illustra i principi applicati dall'ufficio. La seconda parte (paragrafo 5) sintetizza la procedura di esame dell'elenco di prodotti e servizi. In breve, in sede di esame della classificazione di un elenco di prodotti e servizi, l'ufficio svolge quattro compiti: verifica che ciascuno dei prodotti e servizi sia sufficientemente chiaro e preciso; controlla che ciascun termine sia corrispondente alla classe nella quale è richiesto; notifica eventuali irregolarità; respinge la domanda, in toto o in parte, se l'irregolarità non viene sanata (regola 9, paragrafi 4 e 8, REMC). 2 La classificazione di Nizza Alla classificazione dei prodotti e servizi contenuti in una domanda sarà applicata la versione della classificazione di cui all'accordo di Nizza in vigore alla data di deposito (disponibile all'indirizzo: La regola 2 impone al richiedente di fornire un elenco di prodotti e servizi nel modo seguente: Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 3

4 l'elenco deve essere redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti o dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio; i prodotti o i servizi vanno raggruppati in base alla classificazione dell'accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui appartengono i prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi. La classificazione di Nizza è costituita, per ciascuna classe, da: 1. intestazioni: le intestazioni sono indicazioni generali relative al settore al quale, in linea di principio, appartengono i prodotti o i servizi; 2. note esplicative: le note esplicative spiegano quali prodotti o servizi possono rientrare o meno nelle intestazioni e sono considerate parte integrante della classificazione; 3. l'elenco alfabetico: l'elenco alfabetico mostra come i singoli prodotti o servizi appartengano ad una determinata classe; 4. osservazioni generali: le osservazioni generali spiegano quali criteri dovrebbero essere applicati nei casi in cui un termine non possa essere classificato in conformità delle intestazioni o dell'elenco alfabetico. Ulteriori informazioni sulla classificazione di Nizza sono reperibili sul sito web dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) all'indirizzo 3 Strumenti amministrativi ai fini della classificazione All'atto della presentazione di una domanda elettronica mediante deposito elettronico (e-filing), gli utenti possono scegliere termini preapprovati per creare il loro elenco di prodotti e servizi. Tutti i termini selezionabili provengono da una banca dati armonizzata e saranno accettati automaticamente ai fini della classificazione. L'uso dei termini preapprovati consentirà di snellire il processo di registrazione dei marchi. La banca dati armonizzata contiene termini che sono accettati ai fini della classificazione in una serie di uffici UE. Qualora il richiedente usi un elenco di prodotti e servizi contenente termini che non figurano nella banca dati armonizzata, l'ufficio ne verificherà l'accettabilità attraverso una procedura di esame. Prima del deposito di una domanda, è possibile consultare il contenuto della banca dati armonizzata attraverso lo strumento dell'ufficio TMclass ( Tale strumento riunisce le banche dati in materia di classificazione degli uffici partecipanti UE e non UE e indica se un termine possa essere accettato in una particolare giurisdizione. All'interno di TMclass, i prodotti e i servizi sono raggruppati secondo caratteristiche condivise dal punto di vista del mercato, iniziando dal più generico e finendo con il più specifico. In tal modo, si offre all'utente una ricerca semplificata e una migliore panoramica del contenuto di ciascuna classe, facilitando quindi la scelta di termini adeguati. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 4

5 Questo raggruppamento e ordinamento, definiti anche tassonomia, non producono effetti giuridici. In particolare, la portata della tutela di un marchio comunitario è sempre determinata dal significato naturale e abituale dei termini scelti e non dalla posizione dei termini negli strumenti di classificazione dell'ufficio. 4 Creazione di un elenco di prodotti e servizi 4.1 Chiarezza e precisione Principi generali I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio dovrebbero essere individuati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela richiesta (sentenza del 19/06/2012, C-307/10, IP Translator,, punto 49). Una descrizione di prodotti e servizi è sufficientemente chiara e precisa quando la portata della tutela può essere ricavata dal loro significato naturale e abituale. Qualora la portata della tutela non sia deducibile, è possibile ottenere chiarezza e precisione sufficienti individuando fattori quali caratteristiche, finalità e/o settore di mercato identificabile. Gli elementi che potrebbero contribuire a individuare il settore di mercato ( 1 ) possono essere, fra gli altri: consumatori e/o canali di vendita; competenze e conoscenze da usare/produrre; capacità tecniche da usare/produrre. Un termine può fare parte della descrizione di prodotti e servizi in una serie di classi; può essere chiaro e preciso in una determinata classe senza ulteriore specificazione. Ad esempio: mobili (cclasse 20), articoli di abbigliamento (cclasse 25), guanti (cclasse 25). Se la tutela è richiesta per una categoria specifica di prodotti e servizi o per un settore di mercato specifico appartenenti ad una classe diversa, può essere necessaria un'ulteriore specificazione del termine. Ad esempio: mobilia speciale per uso medico (cclasse 10), mobilia speciale da laboratorio (cclasse 9), indumenti di protezione (cclasse 9), vestiti speciali per sale operatorie (cclasse 10), indumenti per animali (cclasse 18), guanti da giardinaggio (cclasse 21), guanti da baseball (cclasse 28). Sono disponibili strumenti come TMclass ( per determinare se la categoria particolare di prodotti e servizi necessiti di ulteriore specificazione o meno. 1 ( 1 ) Il settore di mercato descrive una serie di imprese che acquistano e vendono tali prodotti e servizi in diretta concorrenza fra loro. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 5

6 4.1.2 Uso di espressioni (ad esempio "«ovvero", "», «in particolare")») per determinare la portata dell'elenco di prodotti/servizi L'uso delle parole "«ovvero"» o "«come"» è accettabile, ma deve essere inteso come una limitazione ai prodotti e ai servizi specifici elencati dopo tali parole. Ad esempio, prodotti farmaceutici, ovvero analgesici compresi nella cclasse 5 significa che la domanda copre soltanto gli analgesici e non altri tipi di prodotti farmaceutici. Anche l'espressione "«in particolare"» può essere accettata dato che serve a fornire un esempio dei prodotti e dei servizi richiesti. Ad esempio, prodotti farmaceutici, in particolare analgesici significa che la domanda copre qualsiasi tipo di prodotti farmaceutici, di cui gli analgesici sono un esempio. La stessa interpretazione si applica all'uso dei termini "«compresi", "», «compresi (ma non limitati a), ")», «specialmente"» o "«principalmente"» come nell'esempio prodotti farmaceutici, compresi analgesici. Un termine che di norma sarebbe considerato non chiaro o impreciso può essere reso accettabile purché sia ulteriormente specificato, ad esempio usando "«ovvero"» ed un elenco di termini accettabili. Un esempio sarebbe apparecchi elettrici, ovvero computer per prodotti compresi nella cclasse 9. Ulteriori esempi di uso accettabile Classe 29: Latticini, ovvero formaggio e burro Classe 41: Fornitura di impianti sportivi, tutti all'aperto Classe 25: Articoli d'abbigliamento, tutti come biancheria personale Ciò restringerebbe i prodotti solo al formaggio e al burro, escludendo tutti gli altri latticini. Ciò restringerebbe i servizi solo agli impianti all'aperto, escludendo quelli interni. Ciò restringerebbe i prodotti coperti solo a ciò che viene considerato biancheria personale, escludendo tutti gli altri tipi di indumenti. Altre parole o frasi possono limitarsi a far risaltare l'importanza di taluni prodotti e l'inclusione del termine non restringe in alcun modo l'elenco successivo. Esempi: Classe 29: Latticini, in particolare formaggio e burro Classe 41: Fornitura di impianti sportivi, ad esempio piste da corsa all'aperto Classe 25: Articoli d'abbigliamento, compresa biancheria personale La copertura includerebbe tutti i latticini; il formaggio e il burro sono probabilmente i prodotti di maggior successo del titolare del marchio. La copertura in questo caso dà soltanto un esempio di una delle diverse possibilità. La copertura si estende a tutti gli articoli d'abbigliamento e non si limita alla biancheria personale Uso del termine "«e/o"» L'uso di barre oblique è accettabile in elenchi di prodotti e servizi; l'uso più comune è nell'espressione "«e/o",», nel senso che entrambi i prodotti/servizi indicati rientrano nella stessa classe. Ad esempio: Prodotti chimici/biochimici Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 6

7 Prodotti chimici e/o biochimici Prodotti chimici destinati all'industria/alle scienze Prodotti chimici destinati all'industria e/o alle scienze Servizi di agenzie d'import/export Punteggiatura L'uso della corretta punteggiatura è molto importante in un elenco di prodotti e servizi, quasi al pari delle parole. L'uso delle virgole serve a separare elementi in una categoria o espressione simile. Ad esempio, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria compresi nella cclasse 30 va inteso nel senso che i prodotti possono essere o sono preparati con una qualsiasi di tali materie. L'uso del punto e virgola comporta una separazione fra espressioni. Ad esempio, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare compresi nella cclasse 30 va interpretato nel senso che i termini miele e sciroppo di melassa sono indipendenti dagli altri termini e non fanno parte di preparati fatti di La separazione di termini con una punteggiatura non corretta può comportare cambiamenti di significato e ad una classificazione errata. Si prenda l'esempio di software per macchine agricole; macchine agricole compresi nella cclasse 9. In questo elenco di prodotti e servizi l'inserimento di un punto e virgola significa che il termine macchine agricole deve essere considerato come una categoria di prodotti a sé stante. Tuttavia, questi prodotti sono tipici della cclasse 7, a prescindere dal fatto che l'intenzione sia di proteggere software destinati al settore delle macchine agricole e dei macchinari agricoli. Un ulteriore esempio è servizi di vendita al dettaglio di articoli d'abbigliamento; calzature; cappelleria nella cclasse 35. L'uso del punto e virgola fa considerare i termini calzature e cappelleria come prodotti separati e non compresi nei servizi di vendita al dettaglio. In tali casi, l'esaminatore separerà i termini con virgole e ne informerà il richiedente, dandogli l'opportunità di commentare la proposta dell'esaminatore Inserimento di abbreviazioni e di acronimi in elenchi di prodotti e servizi Le abbreviazioni contenute in elenchi di prodotti e servizi dovrebbero essere accettate con cautela. I marchi potrebbero avere una vita illimitata e l'interpretazione di un'abbreviazione potrebbe variare nel tempo. Tuttavia, un'abbreviazione può essere accettata a patto che abbia un solo significato in relazione alla classe di prodotti o servizi richiesti. Gli esempi ben noti di CD-ROM e DVD sono accettabili nella cclasse 9. Se l'abbreviazione è conosciuta nel settore di attività, sarà accettabile, ma una soluzione più pratica per gli esaminatori sarebbe realizzare inizialmente una ricerca dell'abbreviazione su Internet per stabilire se occorre che sia scritta per esteso o che l'abbreviazione o l'acronimo siano seguiti dalla versione per esteso tra parentesi quadre (seguendo l'esempio dell'ompi). Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 7

8 Esempio Classe 45 Servizi di consulenza in materia di domanda e registrazione di MC. Ciò potrebbe essere ampliato in: Classe 45 Servizi di consulenza in materia di domanda e registrazione di marchi comunitari. o Classe 45 Servizi di consulenza in materia di domanda e registrazione di MC [marchi comunitari]. Gli acronimi possono essere accettati in un elenco di prodotti o servizi se sono comprensibili e adeguati alla classe richiesta. 4.2 Termini ed espressioni privi di chiarezza e precisione Indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza considerate non sufficientemente chiare e precise In collaborazione con gli uffici dei marchi dell'unione europea, altre organizzazioni, Uffici (inter)nazionali ed associazioni di utenti, l'ufficio ha messo a punto un elenco di indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza che sono considerate non sufficientemente chiare e precise in base alla sentenza del 19/06/2012, C-307/10, IP Translator.. Le 197 indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza sono state esaminate in relazione ai requisiti di chiarezza e precisione. Di queste, 11 sono state considerate prive della chiarezza e della precisione necessarie per specificare la portata della tutela che dovrebbero offrire e di conseguenza non possono essere accettate senza ulteriore specificazione. Tali indicazioni sono riportate di seguito in grassetto. Classe 6 Prodotti metallici non compresi in altre classi. Classe 7 Macchine e macchine-utensili. Classe 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi. Classe 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie [carta e cartone], non compresi in altre classi. Classe 17 Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto e mica] non compresi in altre classi. Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi. Classe 20 Prodotti (non compresi in altre classi) in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. Classe 37 Riparazione. Classe 37 Servizi d'installazione. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 8

9 Classe 40 Trattamento di materiali. Classe 45 Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali. I 186 termini restanti delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione e sono quindi accettabili ai fini della classificazione. I motivi per cui i termini di ciascuno delle 11 intestazioni delle classi della classificazione di Nizza non sono stati considerati chiari e precisi sono indicati nel prosieguo. Classe 6 Prodotti metallici non compresi in altre classi Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti. Classe 7 Macchine e macchine-utensili Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, il termine macchine non fornisce un'indicazione chiara di quali macchine siano coperte. Le macchine possono avere caratteristiche diverse o finalità diverse, possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotte e/o usate, potrebbero essere destinate a consumatori diversi, essere vendute attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti. Classe 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione prodotti in tali materie o placcati, non compresi in altre classi non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti o con cosa sono placcati i prodotti, e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti. Classe 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione prodotti in queste materie [carta e cartone], non compresi in altre classi non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 9

10 Classe 17 Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, il termine prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto e mica] non compresi in altre classi non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti. Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie non compresi in altre classi Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti. Classe 20 Prodotti non compresi in altre classi in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti. Classe 37 Riparazione Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questo termine non fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati dato che indica semplicemente che si tratta di servizi di riparazione e non cosa venga riparato. Poiché i prodotti da riparare possono avere caratteristiche diverse, i servizi di riparazione saranno forniti da prestatori di servizi con diversi livelli di capacità e conoscenze tecniche e possono riguardare settori di mercato differenti. Classe 37 Servizi d'installazione Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati dato che indica semplicemente che si tratta di servizi d'installazione e non cosa venga installato. Poiché i prodotti da installare possono avere caratteristiche diverse, i servizi d'installazione saranno forniti da prestatori di servizi con Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 10

11 diversi livelli di capacità e conoscenze tecniche e possono riguardare settori di mercato differenti. Classe 40 Trattamento di materiali Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati. La natura del trattamento non è chiara, e lo stesso vale per i materiali da trattare. Questi servizi coprono un'ampia gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi su materiali con caratteristiche diverse che richiedono livelli di capacità e conoscenze tecniche molto diversi e possono riguardare settori di mercato differenti. Classe 45 Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati. Questi servizi coprono un'ampia gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi che richiedono livelli di capacità e conoscenze tecniche molto diversi e possono riguardare settori di mercato differenti. Le domande di MC che contengono una delle undici indicazioni generali summenzionate saranno respinte perché troppo vaghe. Il richiedente sarà invitato a specificare il termine vago. Le indicazioni generali non accettabili di cui sopra possono diventare chiare e precise se il richiedente segue i principi illustrati nel precedente paragrafo 4.1. Principi di chiarezza e precisione. Segue un elenco non esaustivo di specificazioni accettabili. Termini non chiari e non precisi Prodotti metallici non compresi in altre classi (cclasse 6) Macchine (cclasse 7) Esempio di termini chiari e precisi Elementi da costruzione metallici (cclasse 6) Materiali per costruzione metallici (cclasse 6) Macchine agricole (cclasse 7) Macchine per la lavorazione di materie plastiche (cclasse 7) Macchine per mungere (cclasse 7) Prodotti in metalli preziosi o placcati (cclasse 14) Oggetti d'arte in metallo prezioso (cclasse 14) Articoli in carta e cartone (cclasse 16) Materie filtranti in carta (cclasse 16) Prodotti in caucciù, guttaperca, gomma, amianto e mica (cclasse 17) Articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] (cclasse 18) Prodotti non compresi in altre classi in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche (cclasse 20) Riparazione (cclasse 37) Servizi di installazione (cclasse 37) Trattamento di materiali (cclasse 40) Anelli di gomma (cclasse 17) Portadocumenti [prodotti in pelle] (cclasse 18) Accessori in materie plastiche per porte (cclasse 20) Statuette in legno (cclasse 20) Riparazione di scarpe (cclasse 37) Riparazione di hardware informatico (cclasse 37) Installazione di porte e finestre (cclasse 37) Installazione di allarmi antifurto (cclasse 37) Trattamento di rifiuti tossici (cclasse 40) Purificazione dell'aria (cclasse 40) Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 11

12 Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali (cclasse 45) Investigazioni sui precedenti di persone (cclasse 45) Servizi di acquisti personali per conto terzi (cclasse 45) Servizi di agenzie d'adozione (cclasse 45) Si noti che termini vaghi non vengono specificati o resi accettabili dall'aggiunta di termini come compresi o in particolare. L'esempio macchine, comprese macchine per mungere non sarebbe accettabile perché rimane vago. (vedasi paragrafo ) Termini vaghi Gli stessi principi concernenti la chiarezza e la precisione descritti in precedenza sono applicabili a tutti i prodotti e servizi elencati nella domanda. I termini che non forniscono un'indicazione chiara dei prodotti coperti dovrebbero essere respinti. Esempi di tali espressioni sono: Apparecchi/strumenti elettrici/elettronici Servizi relativi ad associazioni Servizi di gestione di strutture Devono essere tutti specificati come decritto sopra, vale a dire individuando fattori quali caratteristiche, finalità e/o settore di mercato individuabile Rivendicazione per tutti i prodotti/servizi compresi nella classe o per tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella classe Se il richiedente intende proteggere tutti i prodotti o servizi inclusi nell'elenco alfabetico di una determinata classe, deve indicare quest'intenzione espressamente elencando tali prodotti o servizi esplicitamente e singolarmente. Per assistere i richiedenti, è incoraggiato l'uso della struttura gerarchica (cfr. paragrafo 3, Strumenti informatici amministrativi ai fini della classificazione). Le domande sono presentate talvolta per tutti i prodotti compresi nella classe X, tutti i servizi compresi nella classe X, tutti i prodotti/servizi compresi nella classe o tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella classe (o simili). Questa specificazione non rispetta l'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), RMC che richiede un elenco di prodotti o servizi rispetto ai quali si chiede la registrazione. Di conseguenza, non è attribuita alcuna data di deposito. In altre occasioni il richiedente ha correttamente elencato alcuni prodotti e/o servizi da coprire e ha aggiunto, alla fine dell'elenco in ciascuna classe, l'espressione e tutti gli altri prodotti/servizi compresi nella classe o e tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella classe (o simili). In tali casi, la domanda può seguire l'iter solo per la parte dei prodotti e/o servizi elencati correttamente. L'Ufficio informerà il richiedente che le espressioni non sono accettabili ai fini della classificazione e che saranno quindi cancellate. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 12

13 4.2.4 Riferimento ad altre classi nell'elenco I riferimenti ad altri numeri di classe nell'ambito di una classe non sono accettabili ai fini della classificazione. Ad esempio, le descrizioni (nella cclasse 39) servizi di trasporto di tutti i prodotti compresi nelle cclassi 32 e 33 o (nella cclasse 9) software per i servizi compresi nelle cclassi 41 e 45 non sono accettabili perché in entrambi i casi i termini sono considerati non chiari e imprecisi e privi di certezza giuridica per quanto riguarda i prodotti e servizi coperti. L'unico modo per superare l'obiezione a questi elenchi di prodotti e servizi sarà specificare i rispettivi prodotti delle cclassi 32 e 33 e i servizi delle cclassi 41 e 45. L'espressione prodotti non compresi in altre classi non è accettabile per le classi di servizi perché in quanto ha senso soltanto nella classe di prodotti originaria. Ad esempio, l intestazione della cclasse 22 recita corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele e sacchi (non compresi in altre classi). In quel contesto il riferimento a non compresi in altre classi è pertinente. Tuttavia, se gli stessi termini sono usati in un elenco di prodotti e servizi compresi in una classe di servizi, non possono aver senso. Ad esempio, servizi di trasporto di corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele e sacchi (non compresi in altre classi) nella cclasse 39 non potrebbe essere accettato. La menzione di (non compresi in altre classi) deve essere cancellata Marchi inseriti in un elenco di prodotti/servizi I marchi non possono figurare in un elenco di prodotti e servizi come se si trattasse di un termine generico o di una categoria di prodotti. In tali casi, l'ufficio obietterà all'inclusione del termine e ne chiederà la sostituzione con un termine generico per i prodotti o i servizi. Esempio Classe 9: Dispositivi elettronici per la trasmissione del suono e delle immagini; videolettori; lettori di CD; ipod. Poiché ipod è un marchio, il richiedente sarà invitato a sostituirlo con un sinonimo quale piccolo lettore audio digitale portatile per la conservazione di dati in una varietà di formati, compreso MP3. Altri esempi sono Caterpillar (la corretta classificazione sarebbe veicoli cingolati), Discman (lettore di compact disc portatile), Band-Aid (cerotti), Blu Ray discs (dischi ottici di archiviazione) o Teflon (rivestimenti antiaderenti a base di politetrafluoroetilene). Quest'elenco non è esaustivo e nei casi di dubbio gli esaminatori dovrebbero rinviare la questione ad un esperto competente in seno all'ufficio Inserimento dei termini parti e accessori; componenti e accessori in elenchi di prodotti e servizi I termini parti e accessori; componenti e accessori non sono, di per sé o in combinazione gli uni con gli altri, né sufficientemente chiari né precisi ai fini della classificazione. Ciascuno dei termini richiede un'ulteriore specificazione per diventare Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 13

14 accettabile nella propria classe. Tali termini diventerebbero accettabili individuando fattori quali caratteristiche, finalità e/o settore di mercato individuabile. Ad esempio: Parti e accessori per veicoli a motore è accettabile nella cclasse 12; Componenti per l'edilizia in legno è accettabile nella cclasse 19; Accessori musicali è accettabile nella cclasse Uso dei qualificativi indefiniti L'uso di qualificativi come «e simili,», «e ausiliari,», «e correlati» ed «ecc..» in un elenco di prodotti o servizi è inaccettabile, dato che Nnon soddisfano le condizioni di chiarezza e precisione (vedasi paragrafo 4.1.) 5 Procedura d'esame 5.1 Domande parallele Nonostante l'ufficio si adoperi sempre a favore della coerenza, il fatto che un elenco di prodotti e servizi sia stato precedentemente accettato, ma sia stato incorrettamente classificato, non deve condurre all'accettazione dello stesso elenco in domande successive. 5.2 Obiezioni Quando l'ufficio ritiene necessario modificare l'elenco dei prodotti e servizi, dovrebbe, se possibile, discutere la questione con il richiedente. Ove ragionevolmente possibile, l'esaminatore dovrebbe avanzare una proposta di classificazione corretta. Se il richiedente presenta un elenco lungo di prodotti/servizi che non è raggruppato in numeri di classe né classificato del tutto, l'esaminatore dovrebbe limitarsi a sollevare un'obiezione ai sensi della regola 2 e chiedere al richiedente di fornire l'elenco in una forma soddisfacente. La risposta del richiedente non deve estendere, in nessuna circostanza, la natura o la gamma dei prodotti o servizi (articolo 43, paragrafo 2, RMC). Quando il richiedente non ha indicato alcuna classe o ha indicato in modo non corretto la classe (le classi) per i prodotti o servizi, qualsiasi ulteriore spiegazione della portata della domanda può ampliare il numero di classi richieste per adeguare l'elenco dei prodotti o servizi. Non ne consegue automaticamente che l'elenco stesso sia stato esteso. Esempio Una domanda che copre birra, vino e tè nella cclasse 33 dovrebbe essere corretta in: Classe 30: Tè. Classe 32: Birra. Classe 33: Vino. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 14

15 Sebbene vi siano adesso tre classi che coprono i prodotti, l'elenco di prodotti non è stato esteso. Quando il richiedente ha attribuito correttamente un numero di classe a un determinato termine, ciò comporta una limitazione dei prodotti a quelli rientranti in tale classe. Ad esempio, una domanda per tè nella cclasse 30 non può essere modificata in tè medicinale nella cclasse 5 perché ciò estenderebbe l'elenco di prodotti oltre quello richiesto. Qualora sia necessario modificare la classificazione, l'ufficio invierà una comunicazione motivata sottolineando l'errore individuato (gli errori individuati) in relazione all'elenco di prodotti e servizi. Il richiedente sarà invitato a modificare e/o a specificare l'elenco e l'ufficio può proporre il modo in cui gli elementi dovrebbero essere classificati. Il termine iniziale accordato per presentare osservazioni nella lettera di segnalazione di irregolarità nella classificazione può essere prorogato una sola volta. Non saranno concesse ulteriori proroghe, tranne in circostanze eccezionali. L'Ufficio invierà una lettera per informare il richiedente dell'elenco definitivo concordato di termini accettati. 5.3 Modifiche Cfr. anche le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione. L'articolo 43, paragrafoparagrafi 1 e 2, RMC consente la modifica di una domanda. Ciò include la rettifica dell'elenco di prodotti e servizi purché "«la rettifica non alteri in misura sostanziale l identità del marchio e non estenda l elenco dei prodotti o servizi".». La modifica può essere formulata in termini positivi o negativi. Gli esempi seguenti sono entrambi accettabili: Bevande alcoliche, tutte come whisky e gin. Bevande alcoliche tranne whisky o gin. Ai fini della classificazione, devono essere rispettati due requisiti fondamentali per rendere accettabile 1. Poiché una modifica: 1. la nuova formulazione non deve nei fatti costituire un'estensione dell'elencopuò ampliare la lista di prodotti e servizi; 2. la restrizione deve costituire una valida descrizione dei prodotti e servizi e deve applicarsi solo ai prodotti o servizi che figurano nella domanda iniziale. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 15

16 Altrimenti, l'ufficio deve respingere la restrizione proposta e l'elenco di prodotti e servizi rimarrà immutato. In considerazione del precedente punto 1 i 2, tali modifiche devono, questa deve avere natura di restrizione o di cancellazione di alcuni dei termini originariamente contenuti nella domanda. Una volta che tali modifiche (cancellazioni) sono state ricevute (e successivamente accettate) dall'ufficio, i termini cancellati non possono essere reintrodotti, né può essere esteso il restante elenco di prodotti i servizi.. Una restrizione deve rispettare determinati criteri: 1. Il richiedente non può escludere prodotti e servizi che non sono coperti nella domanda e/o non sono coperti dalla classe pertinente. I seguenti casi, ad esempio, non sarebbero accettabili: Classe 32: Sciroppi (domanda iniziale) rispetto a sciroppi ad eccezione di succhi di frutta. Classe 3: Cosmetici ad eccezione di sostanze disinfettanti (Classe 5). 2. La restrizione deve essere comprensibile e dare un'indicazione sufficientemente chiara e precisa (vedasi anche il paragrafo 4.2) dei prodotti o servizi da escludere nell'elenco o un'indicazione sufficientemente chiara e precisa dei prodotti e servizi che rimangono dopo la restrizione. Il seguente caso, ad esempio, non sarebbe accettabile: Classe 16: Macchine da scrivere, solo relative a servizi finanziari. 3. La restrizione non deve contenere riferimenti a marchi. Il seguente caso, ad esempio, non sarebbe accettabile: Classe 9: Apparecchi per la riproduzione di suono, vale a dire ipod. 4. La restrizione non deve contenere una limitazione territoriale che contraddica la natura unitaria del marchio comunitario. Il seguente caso, ad esempio, non sarebbe accettabile: Classe 7: Lavatrici, solo per la vendita in Francia. Una restrizione può comportare un elenco più lungo di prodotti e servizi rispetto a quello presentato. Ad esempio, l'elenco originario di prodotti e servizi può essere stato depositato come bevande alcoliche, ma potrebbe essere limitato a bevande alcoliche quali vini e alcolici, esclusi whisky o gin ed esclusi liquori, cocktail o combinazioni di bevande contenenti whisky o gin. Alla luce di quanto precede, seguono alcuni esempi di modifiche inaccettabili: Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 16

17 una richiesta di modificare l'elenco di prodotti e servizi da veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici compresi nella classe 12 a batterie per veicoli, perché tali prodotti sono tipici della classe 9 e pertanto non erano inclusi nell'elenco originario; da strumenti musicali a pianoforti Steinway & Sons, perché l'elenco modificato di prodotti e servizi contiene un marchio; una richiesta di limitare i prodotti da lavatrici a lavatrici da vendere in Francia perché la modifica è contraria al concetto di unitarietà del marchio comunitario. In talune circostanze, le limitazioni sono accettabili se il termine originario rimane nell'elenco di prodotti e servizi. Esempi di limitazioni accettabili: articoli d'abbigliamento destinati all'industria del catering, perché si tratta di indumenti professionali specifici; servizi di ristorazione, solo in villaggi turistici, perché i servizi possono essere riconosciuti come servizi di ristorazione; giornali, venduti solo presso stazioni ferroviarie, perché i prodotti possono essere riconosciuti come giornali; 5.4 Aggiunta di classi A norma delle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 2, RMC (citate sopra), è possibile aggiungere una classe o classi ad una domanda, ma solo se i prodotti o servizi indicati nella domanda originaria erano inclusi chiaramente nella classe sbagliata o qualora un prodotto o servizio sia stato chiarito e debba essere classificato in una nuova classe (nuove classi). Ad esempio, presumiamo che l'elenco originario di prodotti sia: Classe 33: Bevande alcoliche, compresa birra, vino e alcolici. Poiché la birra è propria della cclasse 32, il richiedente sarà invitato a trasferire il termine nella cclasse 32, anche se la cclasse 32 non era elencata nella domanda originaria. Se il richiedente accetta, la domanda coprirà prodotti nelle cclassi 32 e 33. Quando sono aggiunte classi, è possibile che sia necessario pagare ulteriori tasse e il richiedente deve esserne informato. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 17

18 6 Allegato 1 Sommario Introduzione Pubblicità Prodotti per rinfrescare e profumare l'aria Apparecchi per il divertimento e giochi elettronici Servizi di associazione o servizi resi da un'associazione ai propri membri Apparecchi per la bellezza Raccolta di servizi Servizi di emissione e/o trasmissione Servizi di mediazione Astucci (e borse) Opere di beneficenza Servizi di raccolta e immagazzinamento Giochi per computer e apparecchi per giochi per computer Servizi informatici... Error! Bookmark not defined. Tendine e tende Produzione/fabbricazione personalizzata per terzi Servizi di elaborazione dati Servizi di progettazione Servizi di immagini digitali Prodotti scaricabili Elettricità ed energia Apparecchi elettronici ed elettrici Sigarette elettroniche Franchising Sistemi GPS posizionamento, localizzazione e navigazione Acconciatura di capelli Locazione Aiuti umanitari Servizi Internet, servizi on-line Kit e set Leasing (noleggio) Vendita per corrispondenza Manuali (per computer, ecc.) Servizi di fabbricazione Servizi d'informazione Servizi on-line Ordinazione di servizi Prodotti per profumare e per rinfrescare l'aria Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 18

19 Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali Prodotti in metalli preziosi Indumenti di protezione Servizi di noleggio Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso Localizzazione satellitare Set Servizi di collegamento in reti sociali Pubblicazione di software Energia solare Servizi di immagazzinamento Fornitura di Sistemi Biglietti (per viaggi, intrattenimento, ecc.) Videogiochi Ambiente virtuale Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 19

20 Introduzione In sede di classificazione devono essere applicati i principi generali della classificazione di Nizza. Lo scopo del presente allegato è chiarire la classificazione di taluni termini problematici. L'allegato contiene inoltre osservazioni sulla prassi di classificazione (comprese parole o frasi che non dovrebbero essere usate). La banca dati della classificazione dell'ufficio, TMclass, si trova all'indirizzo Pubblicità In linea di principio, la pubblicità appartiene alla cclasse 35. Le principali voci relative alla pubblicità nell'elenco di servizi della classificazione di Nizza sono: Pubblicità Pubblicità radiofonica Spot pubblicitari radiofonici Pubblicità televisiva Spot pubblicitari televisivi Layout per scopi pubblicitari Pubblicazione di testi pubblicitari Produzione di spot pubblicitari. Queste voci coprono la progettazione di materiale pubblicitario e la produzione di spot pubblicitari poiché sono servizi che saranno forniti da agenzie di pubblicità. Prodotti per rinfrescare e profumare l'aria Cfr. prodotti per profumare e rinfrescare l'aria. Apparecchi per il divertimento e giochi elettronici A seguito delle modifiche introdotte nella classificazione di Nizza il 1 gennaio 2012 (10 a edizione), tutti i giochi (elettronici o non) sono classificati nella cclasse 28. Sono indicati nel seguente ordine alfabetico: Giochi (apparecchi per) Macchine per videogiochi Macchine per videogiochi per sale da gioco. La maggior parte dei dispositivi compresi nella cclasse 28 sono caricati con i giochi. Tuttavia, se i giochi non sono caricati nei dispositivi, saranno registrati su supporti per dati o saranno scaricabili. In tali casi, i giochi sono considerati programmi di giochi specificamente adattati per essere usati in dispositivi da gioco e quindi saranno classificati nella cclasse 9. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 20

21 Cfr. anche giochi per computer. Servizi di associazione o servizi resi da un'associazione ai propri membri Anche questi termini e termini simili sono troppo vaghi per essere accettati. Devono essere menzionati il tipo di servizio fornito o la sua portata. Esempi di specificazioni accettabili sono: Classe 35: Servizi di associazione sotto forma di gestione di affari commerciali. Classe 45: Servizi forniti da un'associazione ai propri membri sotto forma di servizi giuridici. Cfr. anche opere di beneficenza. Apparecchi per la bellezza Classe 7: Vaporizzatori (macchine) per applicare preparati abbronzanti artificiali. Classe 8: Strumenti/utensili manuali per la bellezza Aghi/apparecchi per tatuaggi Apparecchi depilatori (elettrici e non elettrici). Classe 10: Apparecchi per massaggi Apparecchi per microdermoabrasione Apparecchi per il trattamento della cellulite Laser per trattamenti cosmetici Apparecchi laser per la depilazione Apparecchi di fotodepilazione. La fotodepilazione è un procedimento realizzato con dispositivi a luce pulsata. Questi dispositivi usano lo stesso principio dei laser (ovvero riscaldamento del follicolo pilifero), eppure non sono laser. Classe 11: Lampade solari a raggi ultravioletti per uso cosmetico Lettini solari Apparecchi con generazione di vapore per la pulizia della pelle. Classe 21: Pennelli e applicatori per cosmetici. Raccolta di servizi Cfr. ordinazione di servizi e servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 21

22 Servizi di emissione e/o trasmissione Questi servizi sono propri della cclasse 38; significano entrambi la stessa cosa. I servizi prestati in questo settore coprono soltanto la fornitura dei mezzi di comunicazione (ad esempio la fornitura di una rete di cavi a fibre ottiche, la fornitura di emissioni o trasmissioni attraverso strutture di trasmissione satellitare geostazionarie, il noleggio di apparecchi e sistemi per comunicazioni). La cclasse 38 non copre programmi, pubblicità, informazioni o consulenza che possono essere trasmessi mediante telecomunicazioni o attraverso la tecnologia della trasmissione. Tali servizi rimarrebbero nelle classi appropriate. Servizi di mediazione Si tratta di servizi forniti da una persona o una società attraverso i quali si acquistano e vendono merci dietro pagamento di un diritto o di una commissione. Il diritto può essere a carico dell'acquirente o del venditore della merce (o di entrambi). Il mediatore non può mai vedere i prodotti o servizi in questione. Le classi di elenchi per i servizi di mediazione sono tre, ossia: Classe 35: Mediazione per elenchi di nomi e di indirizzi. Classe 36: [Un gran numero di elencazioni per] mediazione in contratti a termine, compensazioni delle emissioni di carbonio, beni immobili, obbligazioni, titoli e altri valori finanziari. Classe 39: Servizi di mediazione in materia di distribuzione, trasporto e immagazzinamento. Astucci (e borse) Gli astucci (e le borse) adattati per portare o trasportare il prodotto che devono contenere sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe del prodotto da trasportare. Ad esempio, borse per computer portatili appartengono alla cclasse 9. Tutte le borse non adattate sono classificate nella cclasse 18. Opere di beneficenza Questa espressione è troppo vaga per essere accettata in una qualsiasi classe senza ulteriore qualificazione. Le opere di beneficenza sono definite dal servizio che viene offerto. Pertanto, possono essere classificate in una qualsiasi delle classi di servizi, data la corretta definizione. Ad esempio: Classe 35: Opere di beneficenza, ovvero amministrazione e lavori d'ufficio. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pag. 22