CHINA. IP Bulletin. Sommario STUDIO LEGALE WANG JING & ASSOCIATI I TUOI CONSULENTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN CINA. News. FAQ (domande frequenti)

Transcript

1 EDIZIONE 2 VOLUME 5 SETTEMBRE 2013 IL CHINA IP BULLETIN VI È PRESENTATO DALLO STUDIO LEGALE WANG JING & ASSOCIATI CHINA IP Bulletin I TUOI CONSULENTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN CINA Sommario News In questo numero del bollettino presentiamo i principali obiettivi previsti dal 2013 Major Tasks for the Nationwide Crackdown on IPR Infringements and Production and Sales of Counterfeit and Forged Commodities al fine di reprimere a livello nazionale le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito anche riferita come PI ) ed allo stesso tempo introdurremo brevemente la notizia dell avvio di polizze assicurative sui brevetti a Shenzhen. Topic caldi FAQ (domande frequenti) L uso da parte del distributore del marchio altrui sull insegna dello showroom senza autorizzazione costituisce una violazione della PI? Recentemente, u n a c c e s a dopo che la Direttore: Wang Jing Caporedattore: Jiang Yuandong Franco Fornari Redattore: Francesca Cirillo In questo numero del bollettino risponderemo alle domande frequenti rispetto alla possibilità per il licenziatario della PI di presentare una causa in giudizio per violazione di diritti di proprietà intellettuale in nome proprio, nonché se rappresenta una violazione del copyright la circostanza per cui giornali e/o riviste utilizzano opere altrui indicando sulle stesse la dicitura l autore dell opera ci contatti immediatamente. discussione ha avuto luogo sentenza pronunciata dal Tribunale Intermedio del Popolo di Chengdu, sull uso del distributore del marchio Wuliangye sul proprio negozio, ha stabilito che tale comportamento costituisce una violazione della PI. Questo articolo intende fornire alcune idee ai distributori, analizzando la questione dal punto di vista della causa della controversia, della prassi processuale e dei principi di diritto. 1

2 Breve Presentazione del Dipartimento PI di Wang Jing & Associati Lo Studio Legale Wang Jing & Associati è stato fondato dall omonimo Avvocato Wang Jing, il quale ha praticato l arte forense, specializzandosi in diritto marittimo ed assicurativo, sin dal Grazie al costante impegno profuso nel corso degli anni da parte di soci e di altro personale dello Studio Legale Wang Jing & Associati, esso vanta oggi la struttura di un ufficio sinergico a trecentosessanta gradi perfettamente in sintonia con gli standard internazionali recepiti ed assimilati alla perfezione sul territorio cinese. Lo Studio Legale Wang Jing & Associati offre ai propri clienti un livello di competenza peculiare in ogni singola branca del diritto e vanta un etica professionale che lo ha contraddistinto sin dalla sua fondazione. Il modello gestionale cui si ispira, formato dai suoi stessi Soci, posti a capo di un team di lavoro, divisi per specializzazione, ha prodotto in passato lo straordinario risultato di reciproca motivazione e sano spirito di competizione che ha portato all eccellenza dello Studio Legale medesimo. Il contesto multiculturale e plurilinguistico nel quale si trovano a lavorare i diversi team presso lo Studio Legale Wang Jing & Associati ha favorito l eccellenza dei risultati ottenuti. Le lingue ivi parlate sono il cinese, l inglese, l italiano, lo spagnolo, il giapponese, il francese, il tedesco, il coreano e l olandese. Lo Studio Legale Wang Jing & Associati dispone di una fitta trama di cooperazioni e collaborazioni nel settore marittimo, assicurativo, bancario, industriale e commerciale ed è supportato altresì da innumerevoli partecipazioni con diversi studi legali, sia in Cina che all estero, per offrire ai propri clienti un servizio onnicomprensivo e professionale a qualsiasi livello. Gli uffici centrali sono ubicati a Canton, capoluogo del Guangdong, che è oggi la più ricca provincia della Cina, ma al fine di disporre una più capillare penetrazione sul territorio nazionale e offrire la più efficace assistenza ai propri stimati Clienti, lo Studio Legale è presente anche a Pechino, Shanghai, Tianjin, Qingdao, Xiamen, Shenzhen e dispone di uffici di corrispondenza a Fuzhou, Haikou e Hong Kong. Il Dipartimento di Proprietà Intellettuale dello Studio Legale Wang Jing & Associato risponde alla crescente esigenza di tutela di questa specifica tipologia di diritti in Cina. Gli avvocati che compongono questo Dipartimento forniscono consulenza ed indirizzo ai propri clienti e sono agenti autorizzati per l espletamento delle procedure di registrazione di brevetti e marchi di fabbrica. Essi hanno altresì una comprovata esperienza in conciliazioni e risoluzioni giudiziali legate alla tutela delle Proprietà Intellettuali. La stretta collaborazione tra gli avvocati e i consulenti di questo Dipartimento con gli organi governativi preposti alle registrazioni ed alla tutela delle Proprietà Intellettuali in Cina fanno sì che i servizi offerti dallo Studio Legale Wang Jing & Associati. siano quanto di meglio si possa trovare oggi sul mercato legale cinese. Tra essi figurano: * Registrazione e tutela di brevetti e marchi di fabbrica; * Tutela di diritti d autore, design funzionale e design di circuiti integrati; * Tutela dell indicazione di origine controllata; * Tutela dei segreti commerciali quali tecnologie, know-how industriale ed elaborazioni; * Trasferimento, contratti di licenza e commercio di tecnologia; * Protezione di dominii registrati ed analoghe violazioni informatiche; * Tutela giudiziaria ed amministrativa dei diritti di proprietà intellettuale; * Deposito di istanze per la cessazione di violazioni dei diritti di proprietà industriale; * Deposito di istanze per la deregistrazione di marchi registrati presso l AIC; * Esecuzione di procedimenti cautelari e delle sentenze emesse a seguito di violazioni di diritti di proprietà intellettuale; * Protection of domain names and internet-related intellectual property rights. York Jiang Avvocato & Agente Brevetti Direttore Dipartimento PI di Wang Jing & Associati Diretto : MAIL : york.jiang@wjnco.com 2 Franco Fornari Senior Client Service Manager Dipartimento Affari Esteri di Wang Jing & Associati Diretto : MAIL : fornari@wjnco.com

3 News Major Tasks for the Nationwide Crackdown on IPR Infringements and Production and Sales of Counterfeit and Forged Commodities del Major Tasks for the Nationwide Crackdown on IPR Infringements and Production and Sales of Counterfeit and Forged Commodities emessi di recente dal General Office of the State Council of P.R.China del 2013 hanno razionalizzato i vari obiettivi in merito all intensificazione della lotta alle violazioni della proprietà intellettuale, tra le quali la produzione e la vendita di prodotti contraffatti/falsificati, la repressione giudiziaria contro gli atti criminali, creazione di un meccanismo di garanzia a lungo termine e rafforzamento delle tutele strutturali in materia. Per comodità ed al fine di favorire la corretta comprensione dello spirito delle nuove politiche in materia di tutela della proprietà intellettuale in Cina, Vi presentiamo di seguito le principali aree tematiche interessate dalle modifiche legislative: 111 Violazioni dei marchi. Con priorità attribuita ai marchi notori e a quelli stranieri, è stato istituito un sistema di una tutela più efficace attraverso l ausilio di strumenti ispettivi e preventivi atti a frenare lo squatting di marchi in violazione del principio di buona fede e quelli maliziosamente simili a marchi che vantano un prestigio mondiale. Inoltre, è stata avviata un azione di repressione del free-riding rispetto ai marchi notori. 222 Violazioni del copyright. Oltre al già collaudato utilizzo della Online Sword Action per reprimere le violazioni dei diritti e combattere la pirateria online, è stato emanato un regolamento speciale sulla contraffazione e sulla pirateria concernente la letteratura on-line, musica, video, giochi, animazione e software. E stata intensificata la normativa sul controllo dei siti web di video e sulle piattaforme commerciali online. Sono state avviate delle azioni speciali per controllare le attività di stampa, copia e pubblicazione delle opere. Con priorità ai materiali didattici ed alle pubblicazioni per il sussidio didattico, libri informativi, best sellers, pubblicazioni audio e video, è stata rafforzata la tutela e regolamentazione del mercato delle pubblicazioni. E stato promosso un inasprimento delle norme sulla violazione e pirateria di firme di artisti di fama riconosciuta, su opere d arte e altri lavori coperti dal diritto d autore. 333 Violazioni dei brevetti. E stata avviata un azione centralizzata e speciale per la protezione attiva dei diritti di proprietà intellettuale, sono stati intensificati gli sforzi nella lotta alla violazione dei brevetti per invenzione utilizzati nella vita di tutti i giorni, nei grandi progetti, negli affari esteri e in altre aree previste dai regolamenti applicativi. E stata ottimizzata sia la mediazione amministrativa sia la procedura di gestione delle violazioni dei brevetti, e l ispezione di opere manipolate in violazione del diritto d autore. Sono stati intensificati gli sforzi nell applicazione delle norme a tutela dei diritti di PI durante le mostre di una certa caratura. Avvio del metodo di assicurazione a tutela dei brevetti a Shenzhen. 444Violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (Generale). E stata intrapresa un azione che, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente porrà particolare enfasi sulla repressione delle violazioni dei segreti commerciali mediante furto, istigazione, coercizione o altri mezzi illegittimi. Sono stati intensificati gli sforzi per reprimere gli atti illegali di violazione dei diritti di proprietà intellettuale rispetto alle varietà di vegetali, denominazioni geografiche e disegni dei layout di circuiti integrati. 555Vigilanza e la regolamentazione del mercato culturale. Nei periodi critici, tra cui vacanze estive e festività nazionali, è stato promosso un servizio di sorveglianza speciale negli internet café e nei luoghi adibiti all intrattenimento, agli spettacoli e alle opere d arte. E stata pubblicata una lista nera delle attività culturali illegali ed è stata disciplinata la distribuzione di musica ed il mercato del gioco online. Sono stati intensificati gli sforzi per controllare e regolare i siti web che forniscono audio on-line e/o servizi di trasmissione video e concentrare la regolamentazione sulla diffusione di tracce audio e/o siti web di streaming video illegali. 666 Controllo dell origine dei software. E stato consolidato quanto realizzato nel controllo dell origine dei software da parte del Governo centrale e provinciale ed e stata incrementata la struttura e procedura di protezione focalizzando l attenzione sulle imprese centrali statali e sulle grandi istituzioni finanziarie di proprietà dello Stato ed adoperandosi affinché le imprese utilizzino software originali. Fonte: Sito web del Governo Popolare Centrale della Repubblica Popolare Cinese Il 20 di giugno la Shenzhen Riland Industry Co., Ltd. ( Riland ) e Tecent Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ( Tecent ) hanno utilizzato per la prima volta il nuovo sistema di assicurazione a tutela dei brevetti promossa dal governo di Shenzhen. Recentemente è emerso che la Tecent ha assicurato sessantotto brevetti con un premio di RMB400 ciascuno. In caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di questi brevetti, i costi d indagine, le spese giudiziarie e le spese legali sostenute nel corso della fase di tutela saranno coperte dalla compagnia di assicurazione fino all importo massimo d indennizzo di RMB 3,000,000. Riland, invece, ha assicurato trentuno brevetti per un premio totale di RMB11, 300 in base al quale l importo massimo d indennizzo è stato fissato a RMB169, 500. É importante rilevare che questa assicurazione sulla tutela dei brevetti rappresenta il primo caso di assicurazione a copertura delle spese derivate dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale sviluppata dallo Shenzhen Intellectual Property Office e dalla PICC Property & Casualty Company Limited (Shenzhen) congiuntamente. In conformità a quanto previsto dal Pilot Project Proposal of National Patent Insurance (Interim), nuove tipologie di assicurazioni, quali quelle sui diritti di proprietà intellettuale connessi con mutui, finanza e sulla responsabilità civile per violazione della PI potranno essere emesse sul mercato e messe a disposizione degli utenti. Fonte: Shenzhen Special Zone Daily 3

4 FAQs (Domande Frequenti) agire in giudizio congiuntamente con il titolare del diritto di autore a meno che il licenziatario non sia stato espressamente e preliminarmente autorizzato dal proprietario in questo senso. Pertanto, vista la mancanza di disposizioni specifiche in materia, consigliamo al licenziatario di ottenere un autorizzazione preventiva da parte del titolare del copyright prima di promuovere un qualsiasi procedimento giudiziale. Costituisce violazione del diritto di autore l utilizzo delle opere altrui da parte di giornali e riviste indicanti espressamente la dicitura l autore è pregato di contattarci immediatamente? Il licenziatario della proprietà intellettuale può avviare in nome proprio un procedimento giudiziario per la violazione di tali diritti ad opera di terzi? In caso di violazione di brevetti e marchi, la legittimazione straordinaria del licenziatario di avviare un procedimento in nome proprio è prevista dalla legge cinese come segue: Il licenziatario che dispone di exclusive license agreement sarà legittimato a promuovere un azione dinanzi ad un giudice in nome proprio, sostituendosi al titolare del diritto; il licenziatario che ha concluso un sole license agreement sarà legittimato ad agire in giudizio solo con atto di citazione congiunto con il licenziante, ove sia comprovata l inerzia del titolare del diritto, il licenziatario sarà comunque legittimato ad agire in giudizio in nome proprio; infine il licenziatario con semplice contratto di licenza ( simple license agreement ) sarà legittimato ad agire processualmente solo attraverso un atto congiunto con il licenziante o con una specifica autorizzazione fornita dallo stesso. Per quanto riguarda le cause in materia di violazione del copyright, nessuna legge contiene disposizioni specifiche sulla legittimazione del licenziatario di agire in giudizio. Nella pratica il giudice fa di solito riferimento alle disposizioni in materia di titolarità dei licenziatari di agire in giudizio contro le violazioni di brevetti e/o marchi. Tuttavia, la giurisprudenza si riferisce spesso a disposizioni speciali, come nel caso della Corte Intermedia del Popolo di Shenzhen che dispone: Per quanto riguarda i procedimenti in materia di violazioni del copyright, il licenziatario dello stesso, una volta autorizzato, sarà legittimato ad agire in giudizio in nome proprio, senza che il titolare del copyright intervenga, nel caso in cui la domanda giudiziale sia limitata alla richiesta di atti di natura inibitoria quali la sospensione degli atti di contraffazione e la distruzione degli oggetti contraffatti. Tuttavia, nel caso in cui le domande giudiziali comprendano una richiesta di risarcimento dei danni, il licenziatario dovrà Nella pratica, alcuni giornali e riviste spesso indicano la dicitura l autore è pregato di contattarci immediatamente nell utilizzare opere altrui e ritengono che tale indicazione sia sufficiente per esonerarli da ogni responsabilità per la violazione del diritto d autore. Tuttavia, secondo le disposizioni della Legge sul Copyright della RPC, esclusi i casi di uso ragionevole e quelli previsti dalla legge, l utilizzo di opere altrui senza il consenso del titolare del diritto d autore costituisce comunque una violazione della proprietà intellettuale. Tale indicazione alla fine dei testi quindi non è da sola sufficiente per esonerare i giornali e/ o riviste da eventuali responsabilità e obbliga comunque al previo ottenimento di una licenza o dell autorizzazione per l utilizzo dell opera altrui. Secondo il rapporto del People s Court Daily, la Prima Corte Intermedia del Popolo di Chongqing ha recentemente sentenziato un caso rispetto ad una controversia sulla violazione del copyright in base al quale un giornale locale, utilizzando opere animate altrui senza il consenso del proprietario, ha indicato al termine dell articolo la dicitura l autore di questa pagina è pregato di contattarci immediatamente, cercando così di eludere la violazione del diritto. Tuttavia, a seguito del processo il giudice ha ordinato al convenuto di cessare immediatamente l infrazione e compensare le perdite economiche dirette e accessorie della parte attrice per una somma di 35, 000 Yuan, nonché formulare pubbliche scuse nei tre successivi numeri della testata. Autore: Xiang Shao Yun 4

5 Discussioni sui topic caldi. Costituisce violazione l utilizzo, senza autorizzazione, di un marchio registrato da terzi nell insegna del negozio del distributore? Recentemente è stata discussa una controversia riguardante la violazione di un marchio presso il Tribunale Intermedio del Popolo di Chengdu in cui un distributore aveva abusato della libertà di usare il marchio Wuliangye riproducendolo sull insegna del proprio negozio. Al termine del processo la Corte ha ritenuto che il Convenuto, una impresa di Chengdu, aveva violato il marchio ed ha ordinato a quest ultima di compensare il danno sofferto dall attore (Wuliangye Group) per un ammontare di RMB 30,000, oltre che alle scuse pubbliche sulle testate locali. Costituisce violazione del marchio l utilizzo, senza autorizzazione, del logo registrato da terzi sull insegna del negozio del distributore? Quest articolo si propone di fornire alcune idee e linee guida per risolvere questo tipo di difficoltà analizzando la questione partendo dalla controversia sopra riportata, per arrivare alla casistica giudiziaria ed ai principi di legge oggigiorno applicabili. Ragione della Controversia Il marchio è una proprietà intangibile di grande valore per un impresa e così è anche per il marchio Wuliangye in quanto marchio simbolo del gruppo. La parte Attrice ha rilasciato nel 2006 una circolare riguardo alla protezione della proprietà intellettuale di Wuliangye chiarendo che tutti i distributori che avessero violato le disposizioni previste dalla stessa avrebbero commesso un atto in violazione del diritto di privativa. Tali atti consistevano essenzialmente nel utilizzare le parole Wuliangye nel nome di società o esercizi commerciali senza l autorizzazione del Gruppo Wuliangye e/o autorizzando subdistributori all uso delle parole Wuliangye nelle insegne dei loro negozi. La gestione di un marchio non riguarda solo l incremento del suo prestigio ed importanza, ma comprende anche la prevenzione da atti che ne indeboliscono il valore. Nella pratica molti negozi di telefoni cellulari utilizzano il nome di qualche marchio famoso nell intestazione del proprio negozio, così come molti garage e venditori di parti di ricambio di autoveicoli spesso utilizzano marchi famosi nella insegna dei propri negozi. Quest uso abusivo finisce certamente per indebolire il potere rappresentativo del marchio originale. Da un analisi approfondita della questione si può evincere come i proprietari dei marchi incrementino il prestigio degli stessi attraverso un loro uso ponderato. Di conseguenza i titolari decidono di concedere tali diritti a chi vanta una fornitura in esclusiva (tramite franchising) o ai distributori autorizzati. Al contrario i distributori ordinari scelgono di utilizzare il marchio nell insegna del proprio negozio al fine di indurre i consumatori a credere di trovarsi di fronte ad un rivenditore esclusivo o autorizzato. I distributori ordinari, solitamente, non offrono lo stesso livello qualitativo dei rivenditori esclusivi o autorizzati; i prodotti acquistati presso di essi non vengono coperti da adeguate garanzie post-vendita o assistenza al cliente. Di conseguenza ogni volta che si perpetra una cattiva gestione il prestigio del marchio registrato e della società titolare vengono inevitabilmente danneggiati. Considerato quanto sin qui esposto, si capisce la ragione per cui il titolare di un marchio intenda impedire ai distributori di abusare del proprio diritto anche attraverso un procedimento giudiziario. Ad ogni modo i distributori solitamente sostengono che il loro è un utilizzo ragionevole considerato che i prodotti da loro venduti provengono tutti da fonti legittime e che l utilizzo del marchio è necessario per attirare l attenzione dei consumatori e quindi promuovere le vendite. Giurisprudenza in materia Con riguardo alla questione se costituisca o meno atto di violazione del marchio l utilizzo dello stesso senza autorizzazione nell insegna del negozio del distributore esistono alcuni precedenti giudiziali tra cui due interpretazioni giurisprudenziali. Parte della giurisprudenza ritiene che l utilizzo da parte del distributore del marchio registrato nell insegna del negozio senza previa autorizzazione debba essere interpretato in base alle previsioni della Trademark law e di conseguenza costituisce una violazione della privativa. Qui di seguito sono riportati due precedenti che supportano quest opinione: Il Caso No.1 riguarda il marchio Wuliangye, discusso e giudicato dalla Corte Intermedia del Popolo di Chengdu nel La corte ha sostenuto che l uso da parte del Convenuto del testo e immagine del marchio registrato dall Attore nell insegna del negozio Zhencang Wuliangye è avvenuto con il solo 5 proposito di attirare l attenzione pubblica e non con l intento di informare il relativo pubblico sulle bevande alcoliche vendute. In accordo con le relative previsioni l uso del marchio si riferisce all utilizzo dello stesso sull imballaggio, nei containers e negli strumenti per il commercio dei beni e/ o all utilizzo del marchio nella pubblicità, promozione, esibizione e altre attività commerciali. Ne deriva che l utilizzo perpetrato dal Convenuto, se interpretato alla luce della Trademark law, costituisce un caso di abuso. Il Caso No. 2 si riferisce al marchio Michellin pneumatici discusso e deciso dalla Corte Intermedia del Popolo di Changchun nel La corte ha sostenuto che il distributore ha utilizzato il marchio registrato Michellin senza autorizzazione sfruttando illegittimamente la connessione tra i prodotti venduti e il loro fornitore per confondere e ingannare il consumatore facendo credere che il distributore intrattenesse un certo tipo di relazione con il proprietario del marchio, che il distributore potesse essere un negozio autorizzato o parte della catena di negozi autorizzati, nonché che il distributore fosse in grado di provvedere a dei servizi professionali dello stesso livello di Michellin. In questo caso, l utilizzo del distributore del marchio Michellin é stato interpretato d accordo con l Articolo 52.5 della Trademark Law e di conseguenza il distributore é stato ritenuto responsabile per la violazione della privativa. Parte della giurisprudenza sostiene che l uso del marchio registrato da terzi nell insegna del negozio avviene per motivi di pubblicità e promozione; pertanto questo non costituisce una violazione della privativa. Di seguito due casi a sostegno di quest opinione: Il Caso No. 3 riguarda il marchio Nippon vernici discusso e giudicato presso la Corte Distrettuale di Xuhui Shanghai nel La corte ha sostenuto che la protezione del marchio da parte della legge avviene principalmente allo scopo di assicurare che i consumatori possano selezionare beni o servizi sulla base delle caratteristiche distintive assicurate dai marchi e cosí evitare che i consumatori possano confondersi sulla provenienza di beni o servizi. Il distributore, nel caso di specie, ha utilizzato il marchio in questione vendendo, promuovendo e pubblicizzando i beni dell Attore d accordo con la comune pratica commerciale. Di conseguenza l atto del convenuto non deve essere considerato una violazione dei diritti

6 Discussioni sui topic caldi. Costituisce violazione l utilizzo, senza autorizzazione, di un marchio registrato da terzi nell insegna del negozio del distributore? e le richieste dell Attore devono essere considerate rispinte. Il Caso No.4 riguarda il rinomato marchio di sanitari TOTO discusso e giudicato dall Alta Corte del Popolo dello Henan nel La corte ha sostenuto che il distributore ha esposto un insegna con il marchio TOTO fuori dalla propria sede commerciale per motivi pubblicitari e di sviluppo del mercato dei prodotti TOTO. Gli stessi sono stati acquistati attraverso canali legittimi e pertanto il convenuto non viola il diritto esclusivo dell uso del marchio e non ha causato alcuna perdita economica al legittimo titolare. Secondo tale corte l atto del distributore in questione non risulta in violazione del diritto di esclusiva perseguito dalla Trademark Law della PRC. Tra le due correnti giurisprudenziali, si inserisce quella contenuta nelle Determination of Distributor s Reasonable Use of Trademark for Trademark Infringement Judgments dell Annual Report on Intellectual Property Cases della Corte Suprema del Popolo del 2012 con riguardo ai casi di controversie relative alla violazione del diritto di esclusiva del marchio e concorrenza sleale tra Wuliangye Group e Tianyuan Tonghai Trade Co., Ltd. [(2012)MSZ No.887]. La Suprema Corte ha sottolineato come il distributore autorizzato utilizzi il marchio in buona fede e per rendere evidente la sua qualifica di rivenditore autorizzato e/o in modo da promuovere i beni del titolare dello stesso. Questo utilizzo non danneggia la funzione distintiva del marchio e non costituisce quindi una violazione dello stesso. Analisi e Conclusione Il marchio vanta alla pari degli altri diritti di proprietá intellettuale la medesima natura esclusiva. Ad ogni modo così come non esiste un diritto assoluto illimitato anche l esclusività del marchio non è assoluta. La ratio del marchio è quella di permettere la distinzione dei beni in base alla provenienza; pertanto in caso di vendita di beni con marchio altrui il venditore dovrà inevitabilmente utilizzare il simbolo nella misura necessaria ad indentificarne la provenienza ed aumentarne il prestigio. Il titolare del marchio non ha diritto di interrompere o proibire quest utilizzo legale e ragionevole a condizione che vengano rispettati i limiti della necessità. In caso contrario il diritto esclusivo del marchio sarebbe vittima di abuso e la libera circolazione dei beni e concorrenza sarebbero inevitabilmente compromessi. Per determinare se sia avvenuta una violazione è fondamentale circoscrivere compiutamente il confine della cosiddetta misura necessaria. Secondo i principi dell Annual Report of the Supreme People s Court on Intellectual Property Cases del 2012 si ritiene che l utilizzo da parte del distributore del marchio altrui nell insegna del proprio negozio debba essere considerato ragionevole se sono soddisfatte le seguenti condizioni: Innanzitutto bisogna identificare la qualifica dell operatore. La licenza per distribuire i prodotti non è equivalente all autorizzazione di utilizzo del marchio. Il distributore ha solamente il diritto di vendere legalmente i prodotti non anche quello di poter utilizzarne il marchio. In secondo luogo l uso del marchio è limitato ad un uso specifico che riguarda la dimostrazione e la descrizione delle qualità, fonti e funzioni del prodotto. In terza analisi, l uso del marchio deve conformarsi alla pratica commerciale di buona fede e non deve ingannare o confondere il consumatore oppure danneggiarne il prestigio. Determinare il caso in cui l uso da parte del distributore del marchio altrui costituisca una violazione non è di facile determinazione ma deve essere valutato, caso per caso, in riferimento a fattori oggettivi come l utilizzo e la misura dello stesso. Per esempio, se il distributore utilizza un certo marchio nell insegna del proprio negozio mentre i beni distribuiti appartengono a diversi marchi in tal caso questo uso del marchio potrà sicuramente confondere i consumatori; in questa circostanza ci si trova sicuramente in presenza di una violazione del marchio. Di conseguenza é consigliabile che il distributore ottenga preventivamente l autorizzazione dal titolare del marchio e così eviti la possibilità di essere citato in giudizio per una violazione dello stesso. Nel caso in cui questo non fosse possibile allora seguire il criterio dell uso ragionevole é la scelta migliore per evitare conseguenze legali. Autore: Xiang Shao Yun CANTON Tel.(+8620) Fax(+8620) info@wjnco.com PECHINO Tel.(+8610) Fax(+8610) beijing@wjnco.com SHANGAI Tel.(+8621) Fax(+8621) shanghai@wjnco.com SHENZHEN Tel.(+86755) Fax(+86755) shenzhen@wjnco.com QINGDAO Tel.(+86532) Fax(+86532) qingdao@wjnco.com La presente newsletter vi é offerta dallo Studio Legale Wang Jing & Associati, uno Studio Legale della Repubblica Popolare Cinese attivo nell assistenza legale specializzata a favore di societá cinesi e straniere, tanto in Cina quanto all estero. Per maggiori informazioni e dettagli contattare: Franco Fornari: fornari@wjnco.com tel: TIANJIN Tel.(+8622) Fax(+8622) tianjin@wjnco.com FUZHOU Tel.(+86591) Fax(+86591) fuzhou@wjnco.com XIAMEN Tel.(+86592) Fax(+86592) xiamen@wjnco.com HAIKOU Tel.(+86898) Fax(+86898) hainan@wjnco.com