La brevettazione in campo medico e biotecnologico. Università degli Studi di Ferrara, 29 marzo 2007

La brevettazione in campo medico e biotecnologico Università degli Studi di Ferrara, 29 marzo 2007

La brevettazione delle sequenze di acido nucleico Elena Comoglio Jacobacci & Partners S.p.A.

Brevetti relativi a sequenze di acido nucleico POSSIBILI ELEMENTI OGGETTO DI RIVENDICAZIONE (elenco esemplificativo): - Sequenze geniche di DNA genomico o di cdna; - Sequenze geniche parziali: promotori, enhancer, singoli esoni, etc.; - Mutazioni correlate a patologie; - Variazioni di sequenza tra individui atte a predisporre ad una patologia (polimorfismi); - Vettori di clonaggio e di espressione; - Cellule ospite trasformate con vettori di espressione; - Oligonucleotidi (p. es. sonde, inneschi) - Procedimenti e kit per identificare specifiche sequenze di DNA target o mutazioni nel genoma di un individuo

Sequenze di acido nucleico: scoperta vs. invenzione Una sequenza di acido nucleico (p.es. DNA) può essere brevettabile anche se la sua struttura è identica a quella della sequenza naturale (Art. 5, comma 2 Dir. 98/44/CE). La condizione è che la sequenza sia stata ISOLATA dal suo ambiente naturale o PRODOTTA TRAMITE UN PROCEDIMENTO TECNICO. Naturalmente devono anche essere rispettati i requisiti di brevettabilità (novità, altezza inventiva, applicabilità industriale).

Caso RELAXINA (EP 112 1491, Howard Florey Institute, 12.12.83 ) T 272/95: Headnote I. A DNA fragment encoding a human protein, such as human H2- relaxin or its precursors, does not lack novelty by virtue of having always been present in the human body. II. The isolation and characterisation of a DNA fragment encoding a human protein does not represent a discovery. III. The isolation of mrna encoding a human protein from human tissue is not immoral, nor is the patenting of a DNA fragment encoding human proteins intrinsically unethical.

Altri aspetti rilevanti della decisione T 272/95: - Un frammento di DNA codificante per una proteina umana, isolato dal suo ambiente naturale e caratterizzato, non è considerato una scoperta ma una invenzione. Ciò si applica sia alle sequenze di cdna sia alle sequenze di DNA genomico. - La brevettazione di una sequenza di DNA genomico o di cdna codificante per una proteina umana non conferisce diritti sulla sequenza nel suo ambiente naturale.

Sequenze di acido nucleico: novità Novita Art. 46 codice p.i. (a cui corrisponde l Art. 54 EPC) Un invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Sequenze di acido nucleico: novità Qualsiasi sequenza di acido nucleico che non sia stata precedentemente preparata in una forma accessibile al pubblico (ossia, isolata o prodotta con un procedimento tecnico) è da considerarsi nuova. (i) Il gene nel suo ambiente naturale (all interno dell organismo) non fa parte dello stato della tecnica perché in questa forma la sua esistenza non è riconosciuta. (ii) T 0301/87, Alfa-interferoni/BIOGEN, OJ EPO, 1990, 335: il mero fatto che una sequenza di DNA sia contenuta in una DNA library, non è un elemento atto a distruggere la novità della sequenza; una sequenza all interno di una DNA library non è in una forma prontamente accessibile al pubblico.

Valutazione del requisito della novità (esempi specifici): ESEMPIO 1: Brevetto relativo ad un nuovo polipeptide (avente la proprietà biologica X) e alla sequenza di DNA che lo codifica Posso rivendicare: (i) Il polipeptide Polipeptide isolato comprendente la sequenza aminoacidica mostrata in SEQ ID NO:1 (ii) Lo specifico acido nucleico identificato che codifica per il polipepetide Acido nucleico isolato comprendente la sequenza nucleotidica SEQ ID NO:2 ma anche: (iii) Qualsiasi sequenza di acido nucleico atta a codificare per il polipeptide Sequenza di acido nucleico isolata codificante per il polipeptide avente la sequenza aminoacidica mostrata in SEQ ID NO:1

ESEMPIO 1: Se ne ricorrono le condizioni posso anche rivendicare: (iv) Varianti del polipeptide e dell acido nucleico Polipeptide isolato comprendente una sequenza aminoacidica avente almeno il 70% di identità di sequenza con SEQ ID NO:1 ed avente la proprietà biologica X Acido nucleico isolato comprendente una sequenza nucleotidica avente almeno il 70% di identità di sequenza con SEQ ID NO:2 e codificante per un polipeptide avente la proprietà biologica X - 70% è il cut-off di identità generalmente accettato dall EPO per riconoscere la novità; nel USA il cut-off è più alto, generalmente l 85-90%. - Nella descrizione del brevetto bisogna spiegare qual è il test da utilizzare per calcolare la % di identità (algoritmo utilizzato). - Nella descrizione del brevetto bisogna spiegare qual è il test da utilizzare per verificare la funzione della proteina.

ESEMPIO 1: Altre possibili rivendicazioni: (v) Vettore che comprende la sequenza di acido nucleico di SEQ ID NO: 2 (o le sue varianti) (vi) Cellula ospite trasformata comprendente un vettore come rivendicato in (v) (vii) Composizione farmaceutica comprendente il polipeptide di SEQ ID NO:2 (o le sue varianti) (viii) Vaccino comprendente il polipeptide di SEQ ID NO:2 (o le sue varianti) (ix) Anticorpo che riconosce specificamente il polipeptide di SEQ ID NO:2

ESEMPIO 1: Attenzione: Rivendicazioni relative a composizioni farmaceutiche e a vaccini: Per l Europa è generalmente sufficiente fornire (nella domanda di brevetto) test in vitro. Per gli USA è consigliabile fornire test in vivo atti a dimostrare l effettiva utilità della proteina come principio attivo farmaceutico o come vaccino, o per lo meno fornire indicazioni concrete (eventualmente basate sulla letteratura) atte a dimostrare che il modello in vitro utilizzato è predittivo dei risultati in vivo.

Valutazione del requisito della novità (altri esempi specifici): ESEMPIO 2: Selezione di una (breve) sequenza parziale di un gene noto Sequenza di acido nucleico isolata avente la sequenza nucleotidica mostrata come SEQ ID NO:3 INVENZIONE DI SELEZIONE: primer, sonda, etc. Altezza inventiva? ESEMPIO 3: Identificazione di una sequenza avente una mutazione specifica Se la sequenza di un gene è nota, una rivendicazione relativa a una sequenza che differisce anche soltanto per una mutazione di una singola base può essere riconosciuta come nuova, a meno che la differenza non sia frutto di un errore di sequenziamento. Altezza inventiva?

Sequenze di acido nucleico: altezza inventiva Art. 48 codice p.i. (a cui corrisponde l Art. 56 EPC) Un invenzione è considerata dotata di attività inventiva se, per una persona esperta del settore, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. ( )

Valutazione del requisito dell attività inventiva (esempi specifici): Se la proteina codificata è nuova e inventiva, qualsiasi sequenza di DNA che la codifica è inventiva, oltre che nuova (ESEMPIO 1 precedente) Se la proteina codificata è nota, una specifica sequenza di DNA che la codifica può essere riconosciuta inventiva solo in alcuni casi, ad esempio se: La sequenza presenta proprietà inaspettate, es. permette un maggior livello di espressione nell ospite ricombinante (questa argomentazione può essere utilizzabile anche nel caso di un brevetto relativo a un vettore di espressione). Acido nucleico isolato comprendente la sequenza nucleotidica mostrata come SEQ ID NO:3 Il procedimento di clonaggio del gene, con il quale è stata ottenuta la sequenza di DNA rivendicata, ha richiesto modifiche non ovvie alla luce dello stato della tecnica In questo caso posso rivendicare sia la sequenza specifica che il procedimento di clonaggio

Selezione di una (breve) sequenza parziale di un gene noto (ESEMPIO 2 precedente) La sequenza di un primer atto ad amplificare un gene di per sé noto (invenzione di selezione) può essere riconosciuta come inventiva solo se è possibile dimostrare che il primer non è una scelta casuale fra tutti i primer che avrebbero potuto essere disegnati in base alla sequenza del gene (es: primer che consentono la rivelazione specie-specifica di microrganismi patogeni) Identificazione di una sequenza avente una mutazione specifica (ESEMPIO 3 precedente) Se la sequenza di un gene è nota, una rivendicazione relativa a una sequenza che differisce anche soltanto per una mutazione di una singola base può essere riconosciuta come inventiva, a condizione che si possa dimostrare che la sequenza variata non è una semplice alternativa di quella originaria; bisogna dimostrare un effetto tecnico inaspettato (es: mutazione correlata a una patologia)

Sequenze di acido nucleico: applicabilità industriale Art. 49 codice p.i. (corrispondente all Art. 57 EPC) Un invenzione è considerata atta ad avere un applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Sequenze di acido nucleico: applicabilità industriale In Europa il requisito dell applicabilità industriale nel settore biotecnologico viene valutato con criteri più severi rispetto a quelli adottati nel settore chimico. Per una nuova molecola chimica è sufficiente descrivere il procedimento di preparazione della molecola ed indicarne una possibile applicazione. Non è strettamente obbligatorio che la domanda di brevetto come depositata contenga dati sperimentali atti a dimostrare concretamente i possibili usi della molecola. Per le invenzioni biotecnologiche non è invece sufficiente descrivere il procedimento di preparazione, ma bisogna anche descrivere concretamente qual è l applicazione industriale dell oggetto del brevetto, ossia quali sono i suoi usi. Tale approccio severo corrisponde a quello recentemente adottato dall USPTO in relazione alle invenzioni in tutti i campi della tecnica: USPTO Guidelines January 2001: a claimed invention must have a specific and substantial utility. ( ) An invention has a well-established utility (1) if a person of ordinary skill in the art would immediately appreciate why the invention is useful based on the characteristics of the invention (e.g., properties or applications of a product or process), and (2) the utility is specifc, substantial and credible.

Il caso ICOS (brevetto europeo EP 630405) Il brevetto europeo EP 630405 venne depositato nel 1993 dalla società ICOS CORPORATION e venne concesso nel 1998. Il brevetto si basava essenzialmente sull identificazione di una nuova sequenza nucleotidica (denominata nel testo del brevetto SEQ ID NO:28). La sequenza amminoacidica dedotta da tale sequenza nucleotidica era stata interpretata dagli inventori come un nuovo recettore a 7 domini transmembrana (7TM receptor) (proteina V8).

Il caso ICOS Rivendicazioni principali di EP 630405 B1

Il caso ICOS Il brevetto europeo EP 630405 venne revocato nel 2001 al termine di una procedura di opposizione. Tra le motivazioni che portarono alla revoca del brevetto vi era la carenza di applicabilità industriale dell invenzione rivendicata. La domanda di brevetto descriveva la potenziale utilizzazione della proteina V8 come recettore, senza tuttavia dimostrare in alcun modo che tale proteina fosse effettivamente un recettore (p.es. attraverso l identificazione di ligandi della proteina). Il fatto che la sequenza amminoacidica dedotta fosse un nuovo recettore 7TM non era stato dimostrato sperimentalmente; si trattava di un ipotesi basata sull identificazione di alcuni elementi strutturali caratteristici dei recettori 7TM (ossia la presenza di 7 domini idrofobici separati da domini idrofilici; omologia della sequenza rispetto ad altri recettori 7TM noti). Dato il carattere del tutto speculativo delle applicazioni proposte, la Divisione di Opposizione dell EPO stabilì che l oggetto del brevetto non soddisfaceva il requisito dell applicabilità industriale.

Il caso ICOS Nella Decisione ICOS la Divisione di Opposizione dell EPO, enunciò il principio generale applicabile a tutte le domande di brevetto relative ad invenzioni biotecnologiche, ed in particolare relative a sequenze aminoacidiche e/o nucleotidiche, secondo il quale il requisito dell applicabilità industriale è soddisfatto se: - la domanda di brevetto indica qual è la funzione del polipeptide e/o della sequenza nucleotidica; tale funzione deve essere SOSTANZIALE, SPECIFICA e CREDIBILE; - gli usi proposti per il polipeptide/la sequenza nucleotidica sono NON SPECULATIVI.

grazie! Elena Comoglio Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia, 8 10152 Torino Tel. (+39) 011 2440311 Fax (+39) 011 286300 286676 ecomoglio@jacobacci.com