LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E L ESTENSIONE INTERNAZIONALE DEL BREVETTO

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1 LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E L ESTENSIONE INTERNAZIONALE DEL BREVETTO IL DIRITTO DI BREVETTO Dalla semplice esistenza del brevetto, prescindendo dalla validità dello stesso, discendono dei diritti tipicamente processuali (escludendo quelli di ottenere certificati e simili che vedono come soggetto passivo la Pubblica Amministrazione). Questi diritti permangono anche se manca l invenzione, e ciò fino a che il brevetto non viene riconosciuto nullo. Qualora venga riconosciuta la nullità di un brevetto, in capo al titolare del brevetto, va una responsabilità per illecito (nel caso, ad esempio, in cui sia stato chiesto ed ottenuto un sequestro) ma solamente in caso di colpa. Appare quindi evidente che non vi è coincidenza tra i due termini invenzione e brevetto attestato di brevetto, l una essendo un fatto intrinseco e l altro essendo un fatto amministrativo. Quando si parla di diritti di brevetto, ci si riferisce ai diritti sostanziali derivanti da un brevetto valido, e cioè al diritto di attuare e trarre profitto in via esclusiva l invenzione. Questo diritto è presente nel caso in cui sia stato rilasciato l attestato di brevetto e se sia presente l invenzione. In altre parole, il diritto è a valere qualora nel brevetto confluiscano sia i diritti derivanti dall attestato che quelli derivanti dall invenzione. CONTENUTI DEL DIRITTO DI BREVETTO I diritti di brevetto sono impeditivi per altri di fare qualche cosa. Il brevetto non è quindi una licenza di fare, ma un titolo che impedisce ad altri di fare. Notasi infatti che il titolare può essere in possesso del diritto di esclusiva, ma non poterlo applicare perché un altrui diritto anteriore glielo impedisce. In questo caso il titolare del secondo diritto non può applicare la sua invenzione senza l autorizzazione del titolare del primo diritto, ma detto titolare del primo diritto non può utilizzare l invenzione presente nel 1

2 secondo diritto senza l autorizzazione del titolare di detto. Il possesso di un attestato di brevetto, salvo accordi contrattuali differenti, è quindi impeditivo per i terzi a svolgere le seguenti attività: i) produzione ii) uso iii) commercializzazione iv) vendita. Non rientrano nelle attività impedite dal possesso di un titolo di brevetto: a) gli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) gli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) gli atti di produzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l utilizzazione normale dell invenzione e comportino l indicazione della fonte; d) l arredo e le installazioni a bordo di navi e di aeromobili immatricolati in un paese terzo in cui il diritto non si applica e che entrino temporaneamente nel territorio dello Stato; e) l importazione nello Stato di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui al punto d); f) l esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui al punto d). I diritti di brevetto, che l esistenza di un valido brevetto attribuisce al suo titolare, sono diritti che vanno rispettati da tutti, salvo rapporti contrattuali particolari in essere tra il titolare e terzi definiti. Chi lede questi diritti pone in essere atti di contraffazione. Contro i terzi contraffattori il titolare di un titolo di brevetto, o il suo avente causa, può agire giudizialmente anche richiedendo specifici provvedimenti cautelari (quali: descrizione, sequestro ed inibitoria). In Italia è possibile avviare una causa di contraffazione anche se non si è ancora in possesso dell attestato, ciò purché detto venga concesso prima che i giudici si riuniscano per decidere. In altri Stati, solo dopo la concessione definitiva dell attestato è possibile agire contro i terzi contraffattori. 2

3 LIMITI DEL DIRITTO DI BREVETTO Avendo presente che la ragion d essere dell istituto brevettuale è quella di promuovere il progresso tecnico, la durata attribuita al brevetto dipende da una valutazione di ciò che è più confacente all interesse generale. In Italia, come per altro ormai in quasi tutti gli Stati, la durata, che non è rinnovabile, è di 20 anni dalla data di deposito della domanda. I diritti di brevetto sono soggetti anche alle seguenti limitazioni. Innanzi tutto presentano limiti territoriali, in quanto i diritti di brevetto, come tali, sono circoscritti al territorio nazionale, ciò anche se la domanda di brevetto conferisce temporalmente dei diritti convenzionali di priorità a valere in quasi tutti gli Stati esteri. Questi diritti convenzionali non dipendono dall esistenza del brevetto, bensì dall esistenza di una domanda per brevetto, sicchè detti diritti convenzionali permangono per un tempo definito di 12 mesi anche se il brevetto non è stato concesso. Ci sono poi dei limiti funzionali, che sono determinati da certi oneri quali le limitazioni per ragioni di pubblica utilità, di necessità della difesa nazionale, l obbligo di attuazione, ecc. Ci sono i limiti oggettivi di cui si è già detto. C è poi il limite posto dall esaurimento del diritto; infatti, quando un prodotto ottenuto in modo lecito secondo l invenzione, o derivante dall applicazione lecita dell invenzione, viene messo lecitamente e per la prima volta in commercio nello Stato ove il diritto è conferito, detti diritti derivanti dall attestato di brevetto si esauriscono. Come detto, il contenuto di una domanda di brevetto depositata in Italia, convenzionalmente è protetto in tutti gli Stati, ad eccezione di alcuni (vedere allegato), per 12 mesi. Decorso tale periodo detto contenuto è protetto solo in quegli Stati ove esso è stato depositato a corredo di una specifica domanda di brevetto. 3

4 In detti Stati, secondo la norma ivi vigente, detta domanda potrà, o meno, giungere all ottenimento dell attestato di brevetto previa procedura d esame che potrà essere formale o sostanziale. Le procedure d esame sostanziale si estrinsecano con livelli differenti di severità e di metodica. Qualora, in conseguenza della procedura d esame, un brevetto non viene concesso, normalmente è possibile fare ricorso ad una procedura di appello. L ESTENSIONE ALL ESTERO DEL DIRITTO DI BREVETTO Esiste una procedura di ritardo (procedura PCT) che permette di spostare il termine convenzionale di 12 mesi fino a 30 mesi dalla prima data prioritaria. Questa procedura di ritardo (vedere elenco stati nell allegato), che si attiva mediante il deposito di una specifica domanda entro il detto termine convenzionale dei 12 mesi, prevede un eventuale fase di accertamento che serve ad indicare al titolare, con un ragionevole grado di severità, quali potrebbero essere i problemi che il contenuto della domanda di brevetto incontrerà quando esso verrà sottoposto ad esame quanto a merito. Va rilevato come, durante una qualunque procedura d esame, il contenuto di una domanda di brevetto non possa essere ampliato. Può essere ristretto, limitato, ma non può essere mai ampliato rispetto al contenuto originale come depositato. Ciò fa sì che, prima di procedere all estensione all estero di un titolo di brevetto, detto contenuto debba essere attentamente rivisto, implementato e completato. Se documenti, o fatti anteriori, nel frattempo sono divenuti accessibili è opportuno inserirli commentandoli in modo adeguato. Così pure eventuali miglioramenti o varianti. In particolare, si deve prestare attenzione sia a quanto individuato nelle rivendicazioni (che definiscono il campo protetto opponibile ai terzi), sia alla corrispondenza di ciò che è presente nelle rivendicazioni con quanto presente nella descrizione; non può essere rivendicato un qualche cosa 4

5 che non è descritto e motivato. Inoltre, si deve prestare attenzione alle varianti presenti nella descrizione che è opportuno siano tali da chiarire l estensione dell invenzione e della sua applicabilità. La protezione all estero va effettuata: - per migliorare la propria posizione concorrenziale, sia essa tecnica, tecnologica o commerciale, - per avere motivi di scambio tecnologico o commerciale, - per ottenere un ritorno economico attraverso cessioni, licenze o altro. Non si deve provvedere all estensione di un diritto all estero al solo fine di avere un fiore all occhiello. Inoltre, l estensione all estero, per trovare una corretta giustificazione, deve rispettare precisi limiti di spesa correlati alla previsione ragionevole di fatturato comparata al livello del margine di contribuzione lordo relativo. Va notato che una previsione di interesse, da prendere in considerazione quando si fanno le valutazioni per l estensione all estero di un diritto di brevetto, deve pragmaticamente considerare un periodo non superiore ai 5/7 anni. Nella scelta degli Stati ove estendere un titolo di brevetto, a meno che non ci siano motivazioni particolari (presenza di licenziatari, accordi di collaborazione, joint-venture, ecc.), si devono evitare Stati il cui sistema giudiziario è, per così dire, quanto meno personalizzato e Stati in cui le vertenze presentano una durata biblica. Non è nell interesse di alcun titolare di un diritto di brevetto dilatare nel tempo il raggiungimento del riconoscimento del proprio diritto, ciò in quanto, nel tempo, molte cose possono cambiare. Inoltre, va ricordato che Stati aventi scarso interesse commerciale, per quel titolo di invenzione o per le risultanze di esso, ovvero Stati aventi scarsa tecnologia nel settore specifico, sono normalmente di poco interesse. Come già detto, poichè un titolo di brevetto è impeditivo sia dell uso, sia della produzione, sia di tutte le attività commerciali, la scelta degli Stati può essere fatta, di volta in volta, o verso Stati utenti o verso Stati produttori. 5

6 La protezione negli Stati esteri può avvenire o depositando domande di brevetto Stato per Stato, ovvero attraverso una procedura concessoria che concerne un numero massimo definito di Stati. Per gli Stati non aderenti a dette procedure concessorie (EP, Euroasiatico, ARIPO, OAPI) è possibile richiedere la concessione Stato per Stato. Gli stati aderenti alle citate procedure concessorie multiple, alla data della presente, sono: BREVETTO EUROPEO: Austria, Belgio, Svizzera/Liechtenstein, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Finalndia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Olanda, Portogallo, Svezia e Turchia. Possono inoltre essere designati, previo pagamento di una tassa di estensione aggiuntiva per ogni Stato prescelto, i seguenti Stati: Albania, Lituania, Lettonia, Repubblica di Macedonia, Slovenia e Romania. BREVETTO EUROASIATICO: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavia, Russia, Tajikistan e Turkmenistan. ARIPO: Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Sierra Leone, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda e Zimbabwe. OAPI: Benin, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Centro Africana, Chad, Congo, Costa d Avorio, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal e Togo. Se si segue inizialmente la strada della procedura di ritardo, (la quale richiede che al termine comunque si passi alle procedure concessorie normali) vuoi perché commercialmente non si è ancora preparati, vuoi perché l invenzione non è ancora a punto, vuoi perché economicamente non sono state ancora possibili le valutazioni del caso, si può attendere il termine dei 30 mesi, oppure decidere in un qualunque momento intermedio, in quali Stati specifici finalizzare il proprio titolo di brevetto. Esse prevedono normalmente una fase di opposizione ed una fase di appello. Le procedure concessorie, che prevedono l esame quanto a merito, normalmente prevedono anche che terzi possano eccepire, presentando una formale e motivata opposizione, la validità del titolo concesso entro un 6

7 termine definito dalla specifica norma. Queste procedure di opposizione possono durare anche molto tempo e, di fatto, sono sospensive della validità dell attestato di concessione del brevetto. 7

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