LA GESTIONE STRATEGICA DEL SEGNO: DAL MARCHIO AL BRAND

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1 Ufficio di Modena: Via M. Vellani Marchi 20 Tel: Fax: Avv. Rossella Masetti LA GESTIONE STRATEGICA DEL SEGNO: DAL MARCHIO AL BRAND Avv. Rossella Masetti Università di Trento 22 maggio 2007

2 Dal marchio al brand MARCHIO Segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi dell impresa Strumento essenziale di comunicazione tra impresa e consumatori Università di Trento 22 maggio

3 Dal marchio al brand BRAND Rappresenta uno stadio evolutivo del marchio: il passaggio da semplice strumento di differenziazione in asset immateriale dotato di autonomo valore economico Università di Trento 22 maggio

4 Dal marchio al brand Fasi del passaggio dal marchio al brand: Ideazione del marchio Tutela Definizione dell essenza del marchio Pubblicità Mantenimento nel tempo dell identità del brand Branding: abilità di creare una relazione vincente tra i valori dei consumatori e l azienda Università di Trento 22 maggio

5 Valutazioni preventive in sede di adozione del marchio Valutazioni preventive in sede di adozione di un marchio: Registrabilità come marchio: capacità distintiva e liceità Verifica della novità: ricerche di anteriorità Verifica di eventuali profili di decettività; Verifica di eventuali interferenze con altri diritti di proprietà industriale (design, diritto d autore etc.) Università di Trento 22 maggio

6 Valutazioni preventive in sede di adozione del marchio COSA Può ESSERE OGGETTO DI MARCHIO DI IMPRESA: Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purchè idonei a distinguere i prodotti ed i servizi di un impresa da quelli delle altre imprese (art. 7 CPI) The smell of fresh cut grass Fur Elise (Beethoven) Uniiversità di Trento - 22 maggio

7 Valutazioni preventive in sede di adozione del marchio Requisiti di validità: CAPACITA DISTINTIVA : il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o i servizi su cui è destinato ad essere apposto. MARCHI FORTI: nessuna attinenza concettuale con il prodotto ( FLOU per divani App. Milano 3 aprile 2001) MARCHI DEBOLI: dotati di un significato che richiama il prodotto o servizio contraddistinto o una sua caratteristica (TECNO CASA per vendita di imobili App.Bologna 24 gennaio 2002) Uniiversità di Trento - 22 maggio

8 MARCHI NON CONVENZIONALI I MARCHI OLFATTIVI Idoneità di un odore a svolgere una funzione distintiva Descrizione di un odore (descrizione verbale; tecniche cromatografiche) Giurisprudenza comunitaria 11 febbraio 1999 R. 156/ Odore dell erba erba tagliata di fresco per palle da tennis. Ammissibilità 5 dicembre 2001 R. 711/ Profumo di lamponi per combustibile. Inammissibilità Università di Trento - 22 maggio

9 MARCHI NON CONVENZIONALI MARCHI DI COLORE Combinazione di colore e colore per sés Idoneità del colore quale indicatore di origine di un prodotto o servizio. Un singolo colore potrebbe essere provvisto di per sés di carattere distintivo qualora rappresenti un colore estremamente inconsueto in relazione ai prodotti e ai servizi richiesti. (28 luglio 1999 R.110/ Rosa Pantone; 29 febbraio 2000 R.342/ Blu) Rappresentazione grafica del colore Riproduzione bidimensionale della tonalità richiesta ed ev. riferimento ai corrispondenti codici standard Università di Trento - 22 maggio

10 MARCHI NON CONVENZIONALI MARCHI DI SUONO Problema della rappresentazione grafica Brani musicali rappresentati graficamente sul pentagramma Suoni e rumori non traducibili in note musicali Spettrogramma accompagnato da una descrizione verbale. Università di Trento - 22 maggio

11 MARCHI NON CONVENZIONALI MARCHI DI POSIZIONAMENTO Un marchio nella forma di un disegno che appare sempre nella stessa posizione e nelle stesse dimensioni, in termini assoluti o in relazione al singolo prodotto, in un colore a contrasto con l aspetto del prodotto, è registrabile ai sensi dell art. 4 RMC. (R. 983/2001 3) Università di Trento - 22 maggio

12 MARCHI NON CONVENZIONALI I MARCHI FUTURIBILI Marchio gustativo Marchio tattile Marchio di luce Ologramma Marchio di movimento Università di Trento - 22 maggio

13 Valutazioni preventive in sede di adozione del marchio Requisiti di validità: II. Novità: il segno deve essere nuovo, ossia diverso da segni anteriormente adottati da terzi come marchio o come altro segno distintivo ( ad es. i nomi a dominio) RICERCA DI ANTERIORITA : permette di rilevare in un determinato ambito territoriale i marchi identici o simili in relazione alle classi di prodotto o di servizio Unersità di Trento - 22 maggio

14 Requisiti di validità: Valutazioni preventive in sede di adozione del marchio III. LICEITA : il marchio non deve essere contrario alla legge, all ordine pubblico ( fascio littorio, stella BR) o al buon costume ( comune senso del pudore) IV. Verità ( non ingannevolezza) : il marchio non deve contenere elementi idonei a ingannare il pubblico circa la provenienza, la natura la qualità dei prodotti o servizi Università di Trento - 22 maggio

15 Valutazioni preventive in sede di adozione del marchio INTERFERENZA TRA I MARCHI Presupposti: Identità somiglianza tra i segni; Identità/affinità tra i prodotti/servizi Rischio di confusione EMILIO PUCCI / EMIDIO TUCCI (Trib. Torino 12 gosto 2005) BRIDGE/FLYING BRIDGE (Trib. Milano 8 luglio 2005) Uniiversità di Trento - 22 maggio

16 Valutazioni preventive in sede di adozione del marchio E di fondamentale importanza, prima di iniziare ogni investimento su di un marchio (es. brochure, cataloghi, espositori per fiere, visibilità internet ) provvedere a : 1. Riscontrare se il segno d interesse sia utilizzabile in tutti i contesti territoriali nazionali d interesse ( ricerche di anteriorità) 2. Dare avvio alle procedure di registrazione del marchio in tutti i contesti territoriali di interesse prima che eventuali terzi provvedano in tal senso Uniiversità di Trento - 22 maggio

17 Valutazioni preventive in sede di adozione del marchio Il principio di unitarietà dei segni distintivi: Ditta Insegna Nomi a dominio Denominazioni di origine Deve sempre essere valutata anche l eventuale interferenza del marchio con gli altri segni utilizzati dall imprenditore nella propria impresa nonché con gli altri diritti di proprietà industriale Uniiversità di Trento - 22 maggio

18 LA TERRITORIALITA DEI DIRITTI DI MARCHIO La strategia di deposito delle domande di registrazione di marchio in relazione ai contesti territoriali di interesse deve essere studiata in relazione al caso concreto. Gli strumenti di tutela che possono essere scelti e combinati tra loro consistono in: DEPOSITO DI UNO O PIU MARCHI NAZIONALI DEPOSITO DI MARCHIO INTERNAZIONALE DEPOSITO DI MARCHIO COMUNITARIO Uniiversità di Trento - 22 maggio

19 DEPOSITO IN ITALIA - In ITALIA il deposito di un marchio avviene tramite presentazione di un apposita domanda all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; - La durata del marchio è di 10 anni dal deposito della domanda e può essere rinnovato per ulteriori periodi di 10 anni ciascuno; - L esame dell UIBM è solo formale. Uniiversità di di Trento maggio

20 VANTAGGI DEL MARCHIO INTERNAZIONALE Il sistema di Madrid: Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891e Protocollo relativo all intesa di Madrid adottato a Madrid il 27 giugno Semplificazione amministrativa: permette di ottenere la protezione del marchio in numerosi Paesi (più di 70, aderenti al c.d. Sistema di Madrid ) depositando presso un unico Ufficio (OMPI di Ginevra), un unica domanda di registrazione redatta in un unica lingua. - Economia dei costi: permette di ottenere un notevole risparmio dei costi in quanto l ammontare delle tasse dovute per la registrazione internazionale è inferiore alla somma di tutte le tasse che si dovrebbero versare a ciascun Ufficio competente nel caso di depositi nazionali in ciascuno degli Stati designati. Uniiversità di Trento - 22 maggio

21 PROCEDURA DI DEPOSITO DEL MARCHIO INTERNAZIONALE Presupposto indispensabile per accedere al Sistema di Madrid è disporre di un marchio nazionale di base o già concesso (per i Paesi dell Accordo) o solo depositato (per i Paesi del Protocollo); 1- Deposito domanda all'ompi, per il tramite dell'ufficio di origine; 2- Notifica dall'ompi ai singoli Uffici nazionali dei Paesi designati (esame entro 12 o 18 mesi); 3- cd. Fascio di diritti nazionali. Università di Trento 22 maggio

22 IL MARCHIO COMUNITARIO La realizzazione del mercato comune obbliga le imprese ad orientare in una dimensione comunitaria le proprie strategie di marchio, soprattutto nel momento attuale: Repubblica ceca Slovenia Slovacchia Ungheria Estonia Lettonia Lituania Polonia Cipro Malta Austria Belgio Finlandia Italia Francia Grecia Paesi Bassi Portogallo Spagna Svezia UK Lussemburgo Danimarca Germania Irlanda Bulgaria Romania Università di Trento 22 maggio

23 MOTIVI PER CUI SCEGLIERE IL MARCHIO COMUNITARIO Il marchio comunitario ha carattere unitario, conferisce al suo titolare un diritto esclusivo in tutti i Paesi dell'unione europea (efficacia sovranazionale); Il carattere unitario del diritto consente una semplificazione delle procedure e della gestione: unica domanda, unica lingua, unico ufficio registrante. La semplificazione della procedura comporta un notevole contenimento dei costi. Per il mantenimento del diritto è sufficiente un uso serio ed effettivo in una parte rilevante dell Unione Europea e addirittura anche in un unico Stato membro. Università di Trento 22 maggio

24 MOTIVI PER CUI SCEGLIERE IL MARCHIO COMUNITARIO Il marchio comunitario è trasferibile indipendentemente dalla trasferimento dell impresa che ne è titolare. Inoltre, può essere oggetto di licenze esclusive per tutta o solo per una parte dell UE. Il titolare di un marchio comunitario può presentare un unica domanda per ottenere l intervento e il blocco delle merci da parte delle autorità doganali di uno o più Stati membri CE. Università di Trento 22 maggio

25 CINA DIVISIONE IN REGIONI IL SUD-EST INDUSTRIALE Università di Trento 22 maggio

26 LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA La Cina aderisce alle principali convenzioni in materia di marchi d impresa: Convenzione di Parigi (CUP) sulla tutela della Proprietà Industriale. Accordo di Madrid sulla registrazione dei marchi internazionali. Accordo Trips sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, conseguente all ingresso della WTO. Ciò ha costituito un importante elemento di armonizzazione del diritto cinese dei marchi ai diritti occidentali. Università di Trento 22 maggio

27 LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA Il sistema / regime normativo in Cina comprende gli strumenti affinché le imprese straniere possano trovare supporto e tutela sul territorio cinese. Non mancano elementi critici e difficoltà derivanti ad esempio da carenza di Giudici esperti, da possibili mancanze di efficienza ed anche da interessi locali. OPPORTUNITA O MINACCIA? Le due alternative dipendono dalle iniziative delle imprese e dalla loro capacità organizzativa, dall utilizzo degli strumenti posti a tutela della Proprietà Industriale. Università di Trento 22 maggio

28 LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA PRC. Trade Mark Law (1983), 1 dicembre 2001; Reg. appl. 03/08/ /09/2002 Alcuni principi fondamentali relativi alla tutela del marchio in Cina: La registrazione di un marchio in caratteri latini conferisce un diritto di esclusiva limitato a tale versione del marchio. Per disporre della più ampia tutela possibile è necessario registrare anche la versione in caratteri cinesi del proprio marchio, oltre a quella in caratteri occidentali. - metodo fonetico (traslitterazione) - metodo concettuale (traduzione) Università di Trento 22 maggio

29 LA TUTELA DEI MARCHI IN CINA La versione cinese del marchio deve essere protetta autonomamente rispetto al marchio in caratteri latini. E obbligatorio registrare il contratto di licenza pena la decadenza del marchio (decadenza della registrazione in caso di non-uso di tre anni). I diritti di Proprietà Industriale in Cina non estendono i loro effetti a Hong Kong e a Macao, territori di transito di prodotti contraffatti verso i mercati internazionali. Università di Trento 22 maggio

30 Tutela del marchio I dati della contraffazione 1600% ca. l incremento della contraffazione nel decennio 1991/2001 7% del commercio mondiale ( 200/300 miliardi di euro) posti di lavoro persi all anno Italia 3 nel mondo e 1 in Europa per la produzione di prodotti contraffatti Università di Trento 22 maggio

31 Tutela del marchio La contraffazione come problema sociale Riduzione delle opportunità di impiego e sfruttamento della manodopera illegale Perdita economica per i sistemi produttivi legalizzati Evasione fiscale Rischi per la sicurezza e la salute Finanziamenti alle organizzazioni criminose Università di Trento 22 maggio

32 Tutela del marchio Quale Tutela? doganale civile penale Università di Trento 22 maggio

33 Tutela del marchio TUTELA DOGANALE (Regolamento comunitario CE 1383/03) Il titolare del diritto deposita domanda di intervento ex art. 5 Reg 1383/03 Lo SVAD blocca o sospende lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale Il titolare del diritto NON deposita l istanza dal Regolamento. Previsti 8 gg.per deposito domanda di intervento Il titolare del diritto e tutti i soggetti coinvolti nell importazione od esportazione delle merci hanno la possibilità di esaminare le merci sottoposte a sospensione Il titolare del diritto esamina le merci e le dichiara originali Il titolare del diritto esamina le merci ele dichiara Contraffatte entro 10 gg. lavorativi prorogabili di altri 10 gg. Lo SVAD sottopone a sequestro probatorio (art. 354 cpp) le merci sospese. Notizia di reato alla Procura della Repubblica La Dogana rilascia le merci Università di Trento 22 maggio

34 Tutela del marchio TUTELA CIVILE Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale ( D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168) Competenza per materia Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l esercizio dei diritti di proprietà industriale Università di Trento 22 maggio

35 Tutela del marchio Torino Milano Bologna Firenze Trieste Venezia Roma Palermo Napoli Bari Catania BARI: Bari, Lecce, Taranto Potenza BOLOGNA: Bologna e Ancona FIRENZE: Firenze e Perugia GENOVA: Genova MILANO: Milano e Brescia NAPOLI: Napoli, Salerno e Campobasso PALERMO: Palermo e Caltanisetta ROMA: Roma, L Aquila, Cagliari e Sassari TORINO: Torino TRIESTE: Trieste VENEZIA: Venezia, Trento e Bolzano UNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA, Facoltà di Ingegneria Gestionale - 11 novembre

36 Tutela del marchio STRUMENTI CIVILI Giudizio Cautelare Descrizione (in genere inaudita) - Tempi brevissimi Sequestro/Inibitoria (in genere audita) - 30/40 gg. Art. 121 bis Giudizio di Merito Conferma provvedimenti cautelari Risarcimento del Danno Assegnazione/Distruzione dei prodotti Pubblicazione Sentenza Università di Trento 22 maggio

37 Tutela del marchio Art CPI Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le disposizioni dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 ( rito societario) Università di Trento 22 maggio

38 Tutela del marchio SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 17 aprile 2007 n 170 La Corte Costituzionale dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. Omissis Università di Trento 22 maggio

39 Tutela del marchio TUTELA PENALE Art. 473 primo e terzo co c.p. Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell ingegno o dei prodotti industriali, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Università di Trento 22 maggio

40 Tutela del marchio TUTELA PENALE Art. 474 c.p. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti preveduti dall articolo precedente, introduce nel territorio della stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Si applica la disposizione dell ultimo capoverso dell articolo precedente. Università di Trento 22 maggio

41 Tutela del marchio TUTELA PENALE Art. 517 c.p. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell ingegno o prodotti industriali, con marchi,o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull origine, provenienza o qualità dell opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro Università di Trento 22 maggio

42 GRAZIE Avv. Rossella Masetti Università di Trento 22 maggio 2007