Riassegnazione gruppodeagostini.com: rigettato il ricorso della DeAgostini Editore

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1 Riassegnazione gruppodeagostini.com: rigettato il ricorso della DeAgostini Editore Nulla di fatto per il noto editore novarese De Agostini, il 26 febbraio 2014, il Panelist Nominato dalla WIPO, ha rigettato il ricorso mediante il quale era stata richiesta la riassegnazione del nome a dominio gruppodeagostini.com. Il nome a dominio, era stato registrato nel dicembre 2012 da Deagostini Operazioni Immobiliari di Deagostini Francesco & C. Sas, ed utilizzato ospitare un sito che raggruppasse informazioni relativi alle varie agenzie immobiliari facenti capo alla società. Tuttavia la ricorrente, nel proprio ricorso, sosteneva la confondibilità del nome a dominio registrato con i marchi registrati De Agostini, nonché con i nomi a dominio gruppodeagostini.it e gruppodeagostini.eu. Inoltre, secondo la ricorrente, l'utilizzo del dominio contestato non era supportato dalla presenza di diritti o interessi legittimi in capo alla resistente, la quale avrebbe avuto come unico obiettivo, lo sviamento degli utenti internet sfruttando la notorietà della De Agostini Editore. La resistente nella propria replica eccepiva che la tutela relativa ai marchi De Agostini potesse ricomprendere anche la dicitura gruppodeagostini, sostenendo la sussistenza di un interesse legittimo sul nome a dominio registrato in quanto coincidente con patronimico del socio accomandatario della società. Da ultimo evidenziava che l'utilizzo dello stesso dominio avveniva in buona fede, in quanto essa opera in un settore del tutto diverso rispetto alla ricorrente. Nell'analizzare la controversia, il Membro Unico del Collegio Fabrizio Bedarida, ha come da prassi valutato la sussistenza dei tre elementi necessari per disporre la riassegnazione. Relativamente alla identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente, ha rilevato la sussistenza del rischio di confusione tra il nome a dominio contestato ed i marchi ed i domini della Ricorrente. Tuttavia in merito all'assenza di diritti o di interessi legittimi della Resistente, il Saggio ha rilevato dalla documentazione agli atti che la denominazione sociale del Resistente comprendva il termine Deagostini, corrispondente al cognome del socio accomandatario (Francesco DEAGOSTINI). Proprio tale circostanza faceva venir meno la sussistenza dell'elemento richiesto dall articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell assenza di un diritto o interesse legittimo del Resistente. In riferimento invece all'elemento della malafede, il Giudicante, pur non escludendo che il dominio fosse stato registrato con l'intento di avvantaggiarsi della possibile confusione con i marchi e quindi della notorietà della Ricorrente, ha ritenuto che l'attività economica promossa con il sito non fosse in alcun modo confondibile con quella della resistente. In base a tale valutazioni pronunciava il rigetto del ricorso. WIPO Arbitration and Mediation Center DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO De Agostini Editore S.p.A. c. Deagostini Operazioni Immobiliari di Deagostini Francesco & C. Sas

2 Caso No. D Le parti La Ricorrente è De Agostini Editore S.p.A. di Novara, Italia, rappresentato da Giambrocono & C. S.p.A., Italia. Il Resistente è Deagostini Operazioni Immobiliari di Deagostini Francesco & C. Sas di Biella, Italia. 2. Il nome a dominio e l ente di registrazione Il nome a dominio contestato, <gruppodeagostini.com>, è registrato presso l ente di registrazione Tucows Inc. (qui di seguito denominato l ente di registrazione ). 3. Svolgimento della procedura Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell OMPI (qui di seguito denominato il Centro ) il 19 dicembre 2013 via . Il 20 dicembre 2013, il Centro ha trasmesso via all ente di registrazione una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 20 dicembre 2013, l ente di registrazione ha trasmesso al Centro via la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto. Il 3 gennaio 2014, il Centro ha inviato un alle parti spiegando che il Ricorso era stato presentato in italiano, ma che l accordo di registrazione era invece in inglese. Il Centro invitava quindi la Ricorrente a fornire prove sufficienti di un accordo tra le parti a condurre il procedimento in italiano, oppure a depositare il Ricorso tradotto in inglese oppure a presentare una richiesta motivata a procedere in italiano. La Ricorrente ha depositato in data 7 gennaio 2014 una richiesta affinché l italiano fosse la lingua del procedimento, richiesta a cui il Resistente ha risposto in data 8 gennaio 2014 esprimendo il proprio consenso. Ne è seguita una comunicazione del Centro in cui si informavano le parti che stante l accordo delle parti si sarebbe proceduto unicamente in italiano. Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la Policy ), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le Norme ), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le Norme Supplementari ). In data 10 gennaio 2014, il Centro ha notificato il Ricorso. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 30 gennaio Il Resistente ha fatto pervenire una Risposta formale il 30 gennaio Il Centro ha nominato, in data 12 febbraio 2014, Fabrizio Bedarida quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio amministrativo ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme. 4. I presupposti di fatto La Ricorrente, De Agostini Editore SPA, nota società operante nel campo dell editoria dal 1901 circa, ha asserito di essere titolare di numerose registrazioni di marchi consistenti o comprendenti il termine DeAgostini. La Ricorrente ha altresì documentato di essere titolare di un marchio Italiano DE AGOSTINI e di un marchio comunitario DeAGOSTINI rispettivamente depositati il 19 ottobre 1981 e 19 ottobre La Ricorrente ha poi documentato di essere la titolare dei nomi a dominio <gruppodeagostini.it> e <gruppodeagostini.eu> rispettivamente registrati il 27 ottobre 2004 e 13 giugno 2006.

3 Il Resistente, Deagostini Operazioni Immobiliari di Deagostini Francesco & C. Sas, ha registrato il nome a dominio contestato <gruppodeagostini.com> il 20 dicembre Il sito presenta contenuti tipici di un agenzia immobiliare, quali foto di appartamenti, case e ville in vendita od in affitto con relative descrizioni. Il Resistente detiene altresì il nome a dominio <immobiliaredeagostini.com> dal 2006 ed esercita un attività di intermediazione immobiliare dallo stesso anno. 5. Argomentazioni delle parti A. Ricorrente In merito alla confondibilità del nome a dominio contestato con un marchio su cui la Ricorrente vanta un diritto, la Ricorrente sostiene: - che il nome a dominio contestato <gruppodeagostini.com> è confondibile con i marchi DE AGOSTINI di cui è titolare la Ricorrente, in quanto composto dall unione dei termini gruppo, parola generica che descrive un insieme di imprese e/o di società direttamente collegate tra loro sul piano finanziario ed organizzativo, e deagostini, termine privo di alcun significato e del tutto identico alla componente denominativa del marchio principale ed alla denominazione sociale della Ricorrente; - che il nome a dominio contestato è altresì identico ai nomi a dominio <gruppodeagostini.it> e <grupppodeagostini.eu>, registrati dalla Ricorrente. La Ricorrente afferma poi che la Ricorrente è parte di una holding conosciuta come Gruppo De Agostini, e a sostegno di ciò allega la stampa di una pagina estratta dal sito dove nel corpo del testo ci si riferisce in alcuni punti al gruppo de agostini. La Ricorrente asserisce poi (senza documentare) che la holding di cui fa parte sia conosciuta dal pubblico come Gruppo de Agostini. In merito alla mancanza di un diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, la Ricorrente afferma che il Resistente non è titolare di marchi o diritti esclusivi sul termine Deagostini, ovvero sulla componente distintiva del nome a dominio contestato; che il Resistente non è titolare di marchi o diritti esclusivi sulla combinazione dei termini gruppo e deagostini ; che il Resistente non sta utilizzando il nome a dominio contestato in connessione ad una offerta in buona fede di prodotti o servizi, ma che al contrario l utilizzo dei segni distintivi della Ricorrente è attuato per ingannare i consumatori e trarre vantaggio dalla notorietà del (vero) Gruppo De Agostini; che tanto la denominazione del Resistente, Deagostini Operazioni Immobiliari di Deagostini Francesco & C. Sas, quanto il nome Deagostini del socio accomandatario Francesco Deagostini non sono atti a fondare un titolo o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio contestato. La Ricorrente afferma poi che il Resistente utilizza la dicitura Deagostini Operazioni Immobiliari per riferirsi alla propria attività, senza mai fare uso sul proprio sito della dicitura Gruppo Deagostini, se non appunto nel nome a dominio contestato. Per quanto attiene l esistenza della malafede del Resistente tanto nella registrazione quanto nel mantenimento del nome a dominio contestato la Ricorrente sostiene: - che la Resistente ha registrato e utilizzato il nome a dominio contestato in mala fede avendolo registrato per attirare a scopo commerciale gli utenti Internet sul proprio sito creando una possibile confusione con il marchio della Ricorrente in merito alla provenienza, sponsorizzazione, affiliazione o approvazione di tale sito web;

4 - che il Resistente non aveva altra ragione per registrare un nome a dominio come <gruppodeagostini.com> se non quella di approfittare della notorietà del Gruppo De Agostini, come è conosciuta la holding di cui fa parte la Ricorrente. B. Resistente Il Resistente nella propria Risposta sostiene di avere registrato il nome a dominio <immobiliaredeagostini.com> nel 2006 e di aver utilizzato il sito corrispondente con l unica finalità di promuovere offerte relative ad intermediazioni immobiliari; di aver aggiunto nel 2011 una nuova sede operativa in provincia di Torino (con il medesimo scopo di intermediazione immobiliare); di aver preventivato l apertura di altre sedi della Deagostini Operazioni Immobiliari e di aver quindi registrato il nome a dominio contestato per un nuovo sito che raggruppasse le offerte immobiliari di tutte le sedi. Il Resistente evidenzia poi che il termine gruppo è una parola generica che, oltre al significato indicato dalla Ricorrente, indica anche un raggruppamento di persone o istituzioni, unite tra loro da ideali o principi comuni o collegati per il raggiungimento di determinati scopi. Il Resistente afferma quindi che il termine gruppo è stato scelto per evidenziare che le eventuali molteplici sedi dell agenzia, nonché i professionisti che collaborano con il Resistente formano e sono parte di un gruppo. Il Resistente contesta poi l affermazione della Ricorrente che il termine DeAgostini non abbia alcun significato, essendo questo il cognome del socio accomandatario della Resistente e parte della sua denominazione sociale. Il Resistente afferma inoltre di aver registrato il nome a dominio contestato in buona fede avendo scelto per lo stesso di abbinare il proprio cognome, Deagostini, alla parola generica gruppo. Il Resistente osserva infine che se è vero che egli non vanta diritti di esclusiva sulla combinazione dei due termini Deagostini e gruppo, lo stesso deve dirsi per la Ricorrente, che pur vantando diritti di marchio su DEAGOSTINI non ha documentato di essere titolare di marchi o diritti esclusivi di detta combinazione. 6. Motivi della decisione L articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti e in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile. L articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio contestato debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente: (i) il nome a dominio contestato è identico o simile al punto da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti; e (ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; e (iii) il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede. A. Identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente In merito all identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente, il Collegio osserva come sia stato più volte rilevato da precedenti collegi come l abbinamento di un

5 termine generico a un marchio (soprattutto se noto) non sia sufficiente ad evitare un rischio di confusione tra il nome a dominio contestato ed il marchio in esso compreso. Il Collegio rileva inoltre come l unica parte distintiva del nome a dominio contestato sia data dal nome deagostini, essendo infatti il termine gruppo parola generica priva di carattere distintivo e quindi inidonea a distinguere il nome a dominio contestato dal marchio DEAGOSTINI della Ricorrente. Il nome a dominio contestato risulta poi virtualmente identico ai nomi a dominio <gruppodeagostini.it> e <gruppodeagostini.eu> della Ricorrente. Il Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato quanto richiesto dall articolo 4(a)(i) della Policy, ossia che il nome a dominio contestato è simile al punto da indurre confusione rispetto ai marchi sui quali la Ricorrente vanta diritti. B. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato La Ricorrente deve dimostrare che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. Il resistente in una procedura condotta secondo le regole della Policy non assume l onere della prova, ma, secondo quanto disposto dall articolo 4(c) della Policy, può stabilire di avere un diritto o un interesse legittimo in un nome a dominio dimostrando: (i) che prima di avere avuto notizia della controversia ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio, o un nome ad esso corrispondente, in buona fede per un offerta al pubblico di beni e servizi; oppure (ii) che è conosciuto (come individuo, attività produttiva o altra organizzazione) con il nome corrispondente al nome a dominio, anche se non ha acquisito alcun diritto di marchio; oppure (iii) che del nome a dominio intende fare un uso legittimo non commerciale o comunque corretto senza l intento di fuorviare ingannevolmente i consumatori o di infangare il marchio in questione. Il Resistente non sembra avere alcuna connessione o affiliazione con la Ricorrente, che non ha dato in licenza né in altro modo autorizzato il Resistente ad utilizzare o fare domanda di registrazione per alcun nome a dominio incorporante i marchi DEAGOSTINI e/o parte di essi. Tuttavia si deve qui notare che il Resistente ha asserito di aver registrato il nome a dominio contestato in buona fede avendo deciso per lo stesso di abbinare il proprio cognome, Deagostini, al termine di uso comune gruppo. Nome a dominio scelto quindi per raggruppare, su di un unico nuovo sito, i propri collaboratori e le nuove filiali. Il Resistente ha altresì asserito di aver utilizzato il proprio nome Deagostini per un attività di intermediazione immobiliare promossa dal 2006 attraverso il sito e dal 2012 anche attraverso il sito Fatti questi rilevati anche dalla Ricorrente. Dalla documentazione agli atti è poi risultato che la denominazione sociale del Resistente comprende il termine Deagostini, che il socio accomandatario si chiama Francesco DEAGOSTINI e che detta società si è costituita nel 2006 per esercitare attività di intermediazioni immobiliari. Da quanto sopra il Collegio ritiene che vi siano elementi sufficienti per dedurre che il Resistente, prima di avere avuto notizia della controversia, abbia usato in buona fede - per offerta al pubblico di beni e servizi - il nome Deagostini nel nome a dominio <immobiliaredeagostini.com> e nella propria denominazione sociale dal 2006 e nel nome a domino contestato dal 2012.

6 Inoltre, Deagostini, per quanto già detto, è la parte caratterizzante del nome a dominio contestato: entrambe le parti concordano infatti che il termine gruppo sia una parola generica priva di carattere distintivo e che sia quindi la sola componente Deagostini ad essere rilevante. Il Collegio, concordando con questa tesi, non può quindi non rilevare che il Resistente - in primo luogo a causa del proprio nome e secondariamente per l uso di esso fatto tanto nella denominazione sociale quanto nei nomi a dominio - sia conosciuto con un nome corrispondente al nome a dominio contestato. In tal senso si è espresso il collegio in John Hayes c. Vaughan Enterprises, Caso OMPI No. D (<vaughan.com>): Furthermore, VAUGHAN is part of the name of Respondent VAUGHAN ENTERPRISES. In this regard, the Policy indicates that if (you [Respondent] as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you [Respondent] have acquired no trademark or service mark rights, this fact demonstrates that Respondent has rights or legitimate interests in the domain name (Paragraph 4(c)(ii)). Il Collegio nota poi che le argomentazioni della Ricorrente tese a dimostrare la mancanza di un titolo o interesse legittimo in capo al Resistente sembrano fondarsi sul fatto che il Resistente non avrebbe dovuto registrare un nome a dominio composto in parte dal proprio cognome e da una parola di uso generico, ma piuttosto un nome a dominio integralmente corrispondente alla propria denominazione sociale, vale a dire <deagostinioperazioniimmobiliari.com>. Osservando come sia prassi comune tanto per le società quanto per le persone fisiche utilizzare acronimi, varianti e abbreviazioni dei propri nomi e/o delle proprie denominazioni sociali, la tesi della Ricorrente non appare qui condivisibile. Le ulteriori argomentazioni della Ricorrente in merito all assenza di un concorrente titolo o interesse legittimo del Resistente sul nome a dominio contestato, sono poi basate sul fatto che detta registrazione possa causare confusione e un possibile vantaggio per il Resistente. Il Collegio ritiene che queste argomentazioni siano pertinenti per valutare l eventuale presenza o meno di mala fede nella registrazione e nell uso del nome a dominio contestato, ma che siano fuorvianti nel valutare la presenza o meno di un diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato in capo al Resistente. In tal senso si è espresso anche il collegio in G. A. Modefine S.A. c. A.R. Mani, Caso OMPI No. D (<armani.com>): It is very common practice for people and organizations to register domain names which are based upon initials and a name, acronyms or otherwise variants of their full names. So far as the Panel understands the Complainant s submission at all, it seems to be predicated on the fact that by doing so the Respondent is likely to cause confusion with the Complainant s mark that wrongly imports into the test for legitimate interest an element of confusion or bad faith. Il Collegio osserva infine come le affermazioni della Ricorrente in merito all assenza di significato del termine Deagostini, non siano condivisibili, essendo detto termine sia il cognome dei fondatori della società Ricorrente che il patronimico dell attuale Resistente. Per tale motivo il Collegio ritiene altresì non condivisibile l affermazione della Ricorrente che tanto la denominazione del Resistente quanto il nome Deagostini del socio accomandatario non siano atti a fondare un titolo o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio contestato. Al contrario, il Collegio ritiene che il patronimico e la denominazione sociale del Resistente siano elementi determinanti per poter dedurre un interesse legittimo del Resistente al nome a dominio contestato. Dello stesso avviso il collegio in Billerbeck Schweiz AG v. Peter Billerbeck, Caso OMPI No. D , (<billerbeck.com>): The Respondent submitted documents showing that his surname is indeed Billerbeck. It appears that the Respondent registered the Domain Name in order to be identified by his surname, in line therefore with the provision of paragraph 4(c)(ii) of the Policy

7 (Jose de Jesus Velasquez Jimenez v. Velasquez-Perez, CPA, WIPO Case No. D ). The use of one s own surname in a domain name corresponds to a legitimate customary practice and is, as a rule, sufficient evidence of a legitimate right or interest in the domain name. The scope of the Policy is limited to cybersquatting. Trademark owners shall not be allowed to use the Policy to dispossess summarily a third party of a domain name reflecting his or her surname (G.A. Modefine S.A. v. A. R. Mani, WIPO Case No. D ). Il Resistente da quanto agli atti, risulta aver utilizzato il nome Deagostini attraverso il sito dal 2006 e attraverso il sito dal 2012 per un offerta di beni e servizi nel settore immobiliare. Come affermato anche dalla Ricorrente, sul proprio sito il Resistente non fa mai menzione del Gruppo DeAgostini e si presenta sempre come Deagostini Immobiliare. In considerazione di ciò, il Collegio ritiene che la Ricorrente non abbia soddisfatto quanto richiesto dall articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell assenza di un diritto o interesse legittimo del Resistente sul nome a dominio contestato <gruppodeagostini.com>. C. Registrazione e Uso in Malafede Per quanto concluso al precedente paragrafo, non sarebbe qui necessario valutare l esistenza di una eventuale malafede del Resistente nella registrazione e nell uso del nome a dominio contestato. Tuttavia, per completezza, il Collegio osserva che, nel caso si bilancino i fattori da cui desumere l utilizzo del nome a dominio contestato in buona fede per offerta al pubblico di beni e servizi con gli elementi sostenuti dalla Ricorrente per dimostrare la malafede del Resistente, l ago della bilancia pende in favore del Resistente. Questa conclusione è fortemente influenzata dal fatto documentato che il nome Deagostini sia compreso nella denominazione sociale del Resistente e che sia anche il patronimico del socio accomandatario della società Resistente. Non si può qui escludere che la registrazione del nome a dominio contestato <gruppodeagostini.com> possa essere avvenuta con l intento di avvantaggiarsi della possibile confusione con i marchi e quindi della notorietà della Ricorrente. Tuttavia, l uso del nome a dominio contestato per promuovere in modo inequivocabile un attività non confondibile con quella della Ricorrente, unito alla corrispondenza parziale del nome a dominio contestato con il nome del Resistente, non viene qui ritenuto, sulla base di una ragionevole probabilità, uso in malafede. 7. Decisione Per i motivi sopra esposti e ai sensi degli articoli 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il rigetto del Ricorso. Fabrizio Bedarida Membro Unico del Collegio Data: 26 febbraio 2014