Centro Risoluzione Dispute Domini. Milano, 7 febbraio Procedura di riassegnazione del nome a dominio CHICCHIRICCHI.IT

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1 Procedura di riassegnazione del nome a dominio CHICCHIRICCHI.IT Ricorrente: Riso Gallo s.p.a. (Avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne) Resistente: ing. Nadir Milani (Avv. Stefano Pugno) Collegio (unipersonale): Avv. Raffaele Sperati Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto per posta da C.R.D.D. in data 2 dicembre 2010 e per il 6 dicembre 2010 la società Riso Gallo s.p.a., rappresentata e difesa nella presente procedura dall Avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, presso lo studio dei quali in Torino, Corso Emilia 8 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cctld "it (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del cctld "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio chicchiricchi.it, registrato dall ing. Nadir Milani. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava: a) che il dominio chicchiricchi.it era stato creato il 14 febbraio 2007 ed era registrato a nome dell ing. Nadir Milani; b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore challenged ; c) che digitando l indirizzo si giunge ad una pagina web in cui in alto compare la scritta Gallery e vi è la possibilità di accedere al sito inserendo username e password. Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico veniva ricevuto in data 27 dicembre 2010 dal Resistente, che, a sua volta, inviava a C.R.D.D. la propria replica per in data 19 gennaio 2011 e in formato cartaceo, unitamente alla annessa documentazione, in data 20 gennaio C.R.D.D. inviava la sola 1 Giurisprudenza

2 replica via al Resistente in data 19 gennaio 2011 e via posta, assieme ai documenti annessi, in data 21 gennaio In pari data C.R.D.D. nominava quale esperto della presente procedura l'avv. Raffaele Sperati, che in data 25 gennaio 2011 accettava l'incarico. Allegazioni della Ricorrente La Ricorrente è una società italiana tra le maggiori produttrici di riso. Essa deduce e documenta di essere titolare: - del marchio italiano CHICCHIRICCHI n depositato il 12 dicembre 2002 e registrato il 20 marzo 2006; - del marchio italiano CHICCHIRICCHI n depositato il 31 dicembre 2002 e registrato il 21 marzo La Ricorrente afferma poi che il marchio CHICCHIRICCHI da un lato evoca il verso del gallo e, dunque, la sua ragione sociale, dall altro evoca i chicchi di riso che sono ricchi di sapore ed aventi un contenuto nutritivo. La Ricorrente afferma inoltre che il carattere distintivo del marchio CHICCHIRICCHI si è accentuato nel corso del tempo grazie a massicci investimenti pubblicitari e promozionali, soprattutto spot televisivi che fin dagli anni 60 del secolo scorso sono noti al pubblico italiano. La Ricorrente sostiene poi che nessun diritto sul nome a dominio in contestazione può essere riconosciuto al Resistente, in quanto non corrispondente né alla sua ditta, né alla sua denominazione sociale, né risulta alcun suo collegamento con il marchio CHICCHIRICCHI. La Ricorrente afferma infine che il Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che: 1) quando registrava il nome a dominio in contestazione non poteva non essere a conoscenza dell esistenza del Ricorrente e del suo marchio, stante le massicce campagne promozionali e pubblicitarie, anche a mezzo di spot televisivi; 2) la Ricorrente non ha la possibilità di registrare ed utilizzare il nome a dominio in contestazione, né ha alcun controllo su ciò che compare o comparirà sul sito del Resistente, che attualmente offre un servizio di accesso al sistema di gestione di fotografie Gallery. Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio. 2 Giurisprudenza Allegazioni del Resistente Il Resistente, a sua volta, deduce che non starebbe in alcun modo violando il Regolamento, in quanto il nome a dominio è stato creato ed ancora oggi viene utilizzato per consentire ad utenti selezionati, prevalentemente amici e familiari del Resistente, di visionare album

3 fotografici di famiglia, per cui risulta provato il punto b) dell art. 3.6 del Regolamento, ossia che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Il Resistente sostiene poi che il nome a dominio in contestazione è stato registrato all indomani della nascita del suo secondogenito, di nome Riccardo, e deriverebbe dai soprannomi dei suoi due figli: Federico (Chicco) e Riccardo (Ricchi). Il Resistente sostiene che, a riprova del fatto che il nome a dominio in contestazione sia stato registrato con il solo intento di gestire album di famiglia senza ledere alcun diritto altrui, non è stato registrato il nome CHICCHIRICCHI con gli ulteriori Top Level Domain disponibili. Il Resistente sostiene inoltre che il Ricorrente non abbia in alcun modo dimostrato le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell art. 3.6, I comma del Regolamento: 1. in relazione alla condizione a), stante il fatto che l attività svolta dal Resistente sul nome a dominio in contestazione non può in alcun modo creare confusione con quella svolta dal Ricorrente; 2. in relazione alla condizione b), in quanto il nome a dominio in contestazione non è stato registrato con il fine di essere ceduto a terzi non avendo uno scopo commerciale ed avendo il Resistente più volte prorogato la sua registrazione, senza chiedere alcun compenso a chicchessia per la cessione della titolarità del nome a dominio. Motivi della decisione Occorre osservare preliminarmente che presupposto delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio è la dimostrazione da parte del Ricorrente della contemporanea sussistenza di tre elementi diversi: a) identità o confusione del domain name rispetto al marchio o nome del Ricorrente; b) l assenza di un titolo del Resistente in relazione al domain name; c) la malafede del Resistente nella registrazione e nell uso del dominio. Si deve inoltre considerare quanto disposto dall art. 3.6, ultimo comma del Regolamento, in base al quale Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi ; oppure è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio ; oppure che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Nel caso di specie, se da un lato la Ricorrente ha dimostrato di aver depositato un marchio corrispondente al nome a dominio contestato, dall altro il Resistente appare aver dimostrato documentalmente circostanze dalle quali l art. 3.6, ultimo comma del 3 Giurisprudenza

4 Regolamento impone all esperto di dedurre comunque il diritto o titolo del Resistente stesso sul nome a dominio contestato. Più in particolare, in base all art. 3.6, ult. comma, lett. c) del Regolamento, il Resistente deve essere ritenuto aver diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l intento di sviare la clientela del ricorrente o violarne il marchio registrato. L esistenza di questa circostanza appare pacifica. Non solo essa è stata dimostrata dal Resistente ed è verificabile su Internet, ma è stata anche ammessa dalla stessa Ricorrente nel proprio ricorso, laddove afferma che il dominio offre un accesso al sistema di gestione di fotografie Gallery. In effetti, il sito web posto all indirizzo si presenta come sito in cui è necessario inserire il proprio user name e password per accedere ad una galleria fotografica. Tale sito risulta avere come funzione quella di consentire a parenti ed amici del Resistente di visionare album fotografici della sua famiglia e, dunque, si rivolge ad un pubblico del tutto diverso da quello cui si rivolge la Ricorrente. Appare difficile immaginare che la fascia di pubblico della Ricorrente del tutto ristretta atteso che l accesso è regolato da user name e password rilasciate dal titolare del dominio - possa ritenersi effettivamente sviata accedendo al sito del Resistente, i cui contenuti non sono in alcun modo attinenti all attività svolta dal Ricorrente. A ciò si aggiunga il fatto che né il titolare del nome a dominio risulta svolgere alcuna attività commerciale, né il sito è di carattere commerciale, non offrendo al pubblico servizi o prodotti. A tal proposito è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di merito è ormai pacifica nel ritenere la legittimità della registrazione di un nome a dominio che, seppur corrispondente ad un marchio altrui, sia stata effettuata da soggetto che non sia imprenditore ed utilizzi di fatto il dominio per scopi non commerciali (cfr. Trib. Bergamo, sent. n. 634/2003 del 3 marzo 2003, Giorgio Armani s.p.a. / Armani Luca, la quale ha affermato che ( ) il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione. La conclusione che precede è conforme al prevalente orientamento dei giudici di merito - tra le numerose, vedi Trib. Roma e ; Trib. Napoli ; Trib. Viterbo : Trib. Cagliari ; Trib. Reggio Emilia e ; Trib. Parma ; Trib. Milano ; Trib. Brescia e ). Da quanto sopra esposto ed in applicazione dell art. 3.6 ultimo comma del Regolamento non può che ritenersi sussistente un titolo del Resistente al nome a dominio in questione. Ciò comporta l insussistenza del requisito richiesto dal punto b) dell art. 3.6 del Regolamento; e dovendo invece tale requisito sussistere constestualmente a quelli di cui ai punti a) e c) del suddetto art. 3.6, appare superflua ogni ulteriore considerazione sulla malafede o meno nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, in quanto essa, quand anche fosse dimostrata, non potrebbe da sola condurre alla riassegnazione del nome a dominio contestato. Conclusioni Avendo quindi il Resistente provato circostanze da cui il Regolamento impone dedurre il titolo dell attuale assegnatario al nome a dominio contestato, il ricorso della Riso Gallo S.p.a. non può che essere rigettato. 4 Giurisprudenza

5 P.Q.M. Visto l'art. 3.6 del Regolamento per l assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel cctld.it si rigetta il ricorso presentato dalla Riso Gallo s.p.a. per la riassegnazione del nome a dominio chicchiricchi.it, che rimane quindi assegnato all ing. Nadir Milani. La presente decisione verrà comunicata al Registro del cctld.it per i provvedimenti di sua competenza. Roma, 7 febbraio 2011 Avv. Raffaele Sperati 5 Giurisprudenza