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2 5 La tutela della creatività Daniela Ampollini, Federica Bocedi, Gabriele Cuonzo, Sara Molina, Luca Pellicciari, Lia Puntieri SOMMARIO 1. Fonti Aspetti generali Oggetto Le opere protette dal diritto d autore Soggetti Diritti esclusivi dell autore Diritti connessi all esercizio del diritto d autore Trasmissione dei diritti di utilizzazione Violazione del diritto d autore Utilizzazioni libere La copia privata e le cd. copyright levies Le banche dati Nozione Natura Disciplina applicabile Diritti Il software Nozione Disciplina applicabile Contenuto del diritto Opere del disegno industriale Carattere creativo e valore artistico Eccezioni alla tutela per diritto d autore delle opere del design industriale. La moratoria prevista a favore dei terzi preutenti Il diritto d autore nell attività d impresa Uso di fotografie, ritratti e riproduzioni fotografiche di opere dell arte figurativa Spot pubblicitari Siti web # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

3 Il software un obbligazione di risarcire il danno, che può essere liquidato equitativamente in misura sostanzialmente pari al lucro ricavato dall operazione illecita dell autore della medesima (Trib. Roma, , in AIDA, 2009). 4. Il software 4.1. Nozione Il software è stato definito dal modello normativo sulla protezione de programmi per elaboratore della WIPO, 1978 come un espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni contenute in qualsiasi forma o supporto capace direttamente o indirettamente di fare eseguire o ottenere una funzione, un compito, un risultato particolare per mezzo di elaborazione elettronica dell informazione. L attività di programmazione è fondamentale per comprendere la natura del software. Essa ha come presupposto la presa d atto dell esistenza di un determinato problema pratico. Il programmatore analizza il problema e individua il principio per la soluzione, quindi sceglie una forma di espressione ovvero un insieme di istruzioni che permettano al computer di risolvere il problema basati su un linguaggio simbolico (il cosiddetto codice sorgente) che viene tradotto in linguaggio macchina (codice oggetto o eseguibile) e successivamente letto dalla macchina al fine di risolvere il problema. Il codice sorgente è dunque la forma espressiva del programma comprensibile all essere umano, mentre il codice oggetto è costituito da una sequenza di bit e identifica la forma del programma leggibile ed eseguibile dall elaboratore elettronico. Il software è dunque una sequenza di istruzioni che comanda lo svolgimento di determinate attività da parte di un elaboratore elettronico Disciplina applicabile Fonti internazionali A livello comunitario la tutelabilità del software come opera dell ingegno nasce con la Dir. CE 250/91 relativa all estensione della protezione esclusiva delle opere dell ingegno ai programmi per elaboratore. Nel 1994, l art. 10 dell accordo elaborato dalla World Trade Organisation e noto come Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) sancisce che i programmi per elaboratore, il codice sorgente e il codice oggetto sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna. Infine anche il trattato OMPI (Copyright Treaty) concluso a Ginevra nel 1996 ha regolato la materia. L art. 52 della convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 non riconosce ai programmi per elaboratore la natura di invenzione. La giurisprudenza dell Ufficio Europeo Brevetti esclude la brevettabilità del software (Casi T208/84 in G.U. UEB 1/1987 e T26/86 in G.U. UEB 1-2/1988). Tuttavia l art. 27 degli Accordi TRIP s contempla la possibilità di brevettare qualsiasi invenzione, in tutti i campi della tecnologia, a condizione che essa sia nuova, inventiva e suscettibile di applicazione industriale. Lo stesso legislatore comunitario sembra aver lasciato una 525 # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

4 5. La tutela della creatività porta aperta alla brevettabilità dei programmi per elaboratore, prevedendo espressamente la possibilità di cumulo con il diritto di autore. Fonti nazionali Il primo riconoscimento normativo nazionale del software è avvenuto con il D.Lgs , n. 518 che ha ratificato la direttiva CE 250/91. La Legge , n. 747 ha ratificato gli accordi TRIPs che hanno ancora modificato alcuni articoli della Legge n. 633/1941 in materia di software. Infine le norme relative alle sanzioni civili e penali a tutela del software hanno subito un ulteriore modifica successivamente all entrata in vigore della Legge n. 248/ Contenuto del diritto I programmi per elaboratore sono inclusi nel novero delle opere protette dalla legge sul diritto di autore e assimilati alle opere letterarie (art. 1, comma 2, l.d.a. in vigore dal 19 aprile 2001). In particolare sono compresi nella protezione i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell autore (art. 2, n. 8, l.d.a.). Requisiti L art. 1 della Dir. CE 250/91 definisce originale un programma per elaboratore che è il risultato della creazione intellettuale dell autore. Nel settore del software la creatività va intesa come un autonomo sforzo creativo intellettuale posto in essere dall autore, sì da potersi risalire alla sua personalità in modo tale che si possa distinguere l opera da ogni altra precedente ed escludere che sia stata già creata un opera simile (Trib. Bologna, , in AIDA, 2008). La legge sul diritto di autore contempla un requisito d accesso alla protezione del software situato ad un livello di minor rigore rispetto a quanto previsto per il riconoscimento della novità intrinseca del brevetto per invenzione industriale. Ai fini della verifica positiva dei requisiti della tutelabilità del software è rilevante il fatto che esso non rappresenti una soluzione standard conosciuta nel settore, non è articolato su scelte necessitate e si configura come risultato di un apporto personale del suo autore (Trib. Milano, , in Dir. ind., 1997). È pacifico che il diritto di autore a differenza del diritto delle invenzioni caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività e il livello di creatività richiesto per l accesso alla tutela è minimo (Cass , n , in AIDA, 2005). La legge sul diritto di autore protegge la forma espressiva con cui i programmi sono espressi e non le idee (o funzioni) su cui il software è basato. La creatività necessaria per la protezione d autore sussiste anche quando l opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti: e la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto (Cass , n. 581, in AIDA, 2008). Il diritto di autore non protegge né lo scopo (inteso come il fine che si propone nel suo complesso e nei suoi moduli) né gli algoritmi matematici che implementano le funzioni che il programma deve compiere né la c.d. flow chart che descrive ad un livello di dettaglio le modalità con cui le diverse parti interagiscono tra loro mentre pro- 526 Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

5 Il software tegge sia il codice sorgente (ovvero l insieme di passaggi e comandi predisposti dall autore in una forma espressa e costituita da un linguaggio comprensibile all uomo) sia il codice oggetto (ovvero la traduzione del codice sorgente nel linguaggio macchina). (Trib. Bologna , inaida, 2008). Durata della tutela La durata della tutela è quella ordinaria pari a 70 anni dalla morte dell autore o in caso di più autori, dell ultimo di questi e il computo parte dal 18 gennaio dell anno successivo a quello in cui si è verificata la morte dell autore o in caso di più autori, dalla morte dell ultimo co-autore. Diritti esclusivi del titolare Fatte salve le disposizioni di legge, i diritti esclusivi conferiti sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare (art. 64 bis l.d.a.): a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all autorizzazione del titolare dei diritti; Non solo la copia totale ma anche quella parziale di un programma costituisce contraffazione purché la parte illegalmente prodotta contenga un nucleo autosufficiente e caratterizzante del programma originale (Cass , n , in Dir. Ind., 2002). Nella stessa sentenza la Corte ha rilevato che i termini duplicazione e riproduzione sono stati utilizzati dal legislatore con due accezioni diverse, intendendosi riferire con duplicazione alla produzione in serie di più copie di un originale unico perfettamente identiche tra loro mentre la riproduzione è stata indicata come qualsiasi attività tecnica idonea a produrre l effetto di una nuova destinazione del contenuto del supporto. b) la traduzione, l adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; Si tratta dei cosiddetti diritti sulle elaborazioni creative attribuiti all autore del programma per elaboratore. Si deve però distinguere tra elaborazione non creativa e costituente una forma di plagio e quella creativa a sua volta tutelabile: il criterio per distinguere i due tipi di derivazione si basa sul gradiente di creatività utilizzato nell attività di rielaborazione. L elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto mentre quest ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell opera originale con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, la prima si caratterizza per un elaborazione dell opera originale con un riconoscibile apporto creativo (Cass , n , ingiur. it., 2007). c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all interno della Comunità, ad eccezione del 527 # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

6 5. La tutela della creatività diritto di controllare l ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. Una volta che il programma è posto lecitamente in vendita nel territorio europeo, il titolare dei diritti d autore non può più pretendere ulteriori compensi per le successive eventuali vendite, ma può opporsi ad atti di sfruttamento diversi dalla vendita, quali ad esempio il noleggio. Il concetto di riproduzione permanente è riferibile sia al programma in codice oggetto sia al programma espresso in codice sorgente e si estende anche alla riproduzione del materiale preparatorio, laddove esso sia tale da consentire la realizzazione del programma in una fase successiva. La riproduzione temporanea è invece ammessa nei casi privi di rilievo economico che sono transitori o accessori e parte di un procedimento tecnologico eseguito con l unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l intervallo di un intermediario. Vi sono poi altri atti di riproduzione temporanea che sono necessari ad utilizzare il programma e che quindi ricadono nell esclusiva dell autore del programma stesso. Tra gli atti di riproduzione temporanea che richiedono comunque l autorizzazione dell autore rientra anche l azione di caricamento del programma nella memoria centrale dell elaboratore al fine di utilizzarlo: il programma infatti per funzionare deve essere trasferito nella memoria centrale del computer; la legge prevede il divieto di una serie di attività (quali il caricamento, la visualizzazione, l esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione) che sono chiaramente connesse al momento dell impiego del programma e non implicano necessariamente la produzione di una copia separata ed utilizzabile dello stesso. Poiché ogni utilizzazione del software implica una riproduzione temporanea, è innegabile che utilizzando il software vengano effettuate innumerevoli riproduzioni temporanee dei programmi per elaboratore protetti dal diritto di autore (Trib. Santa Maria Capua a Vetere, , inedita). Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (art. 12-bis l.d.a.). Restano ovviamente salvi i diritti morali dell autore, tra i quali il diritto dell autore di essere menzionato come tale. Il datore di lavoro è obbligato ad una specifica retribuzione e a un equo premio (Cass , n , indir. Ind., 1998). Utente legittimo Salvo patto contrario non sono soggette all autorizzazione del titolare dei diritti le attività di riproduzione ed elaborazione (di cui all art. 64 bis lett. a) e lett. b) l.d.a.) se tali attività sono necessarie per l uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori (art. 64 ter, comma 1, l.d.a.). Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del 528 Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

7 Il software programma per elaboratore, di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l uso (c.d. copia di back-up) (art. 64 ter, comma 2, l.d.a.). Le clausole contrattuali pattuite in violazione di tale norma sono nulle (art. 64 ter, comma 3, l.d.a.). Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo scopo di individuare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, qualora egli compia tali attività attraverso le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di tale norma sono nulle (art. 64 ter, comma 3, l.d.a.). L art. 68 non liberalizza la duplicazione del software e l uso delle relative copie nell ambito delle attività dell impresa ad opera dei suoi dipendenti (Trib. Roma, , inaida, 1995). La riproduzione ed utilizzazione in assenza di regolare licenza d uso di programmi per elaboratore costituisce violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell opera dell ingegno (Trib. Firenze, , inedita). Quanto alla definizione, in concreto, delle utilizzazioni consentite dalla legge al terzo che non sia titolare di una licenza d uso, secondo l orientamento oggi prevalente i programmi per elaboratore sono collocati in una sezione ad hoc la quale disciplina alcune peculiari forme di utilizzazione libera. Gli artt. 64 quater e 68, l.d.a. consentono la duplicazione di un programma quale copia di riserva con divieto di utilizzazione autonoma e la duplicazione di parti limitate di un programma per uso personale mentre non permettono qualsivoglia altra forma di duplicazione da parte di soggetti non titolari del diritto di autore (Pret. Bologna, , inaida 1998). Secondo un orientamento oggi minoritario [Chimienti, 17] i programmi per elaboratore in quanto assimilati alle opere letterarie sarebbero disciplinati da tutte le norme a queste applicabili ex artt. 68 e 70 l.d.a. Sarebbe dunque consentita l utilizzazione del programma nell ambito di una procedura giudiziaria o amministrativa ai fini del giudizio e purché se ne indichino la fonte o il nome dell autore e la riproduzione del programma per uso personale dei lettori, fatta a mano e con i mezzi di riproduzione non idonei allo spaccio o diffusione dell opera al pubblico. Inoltre sarebbe ammesso il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o di parti del programma per elaboratore per scopi di critica di discussione o di insegnamento nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all utilizzazione economica dell opera. Traduzione, adattamento, trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore e riproduzione dell opera che ne risulti Si tratta dei cosiddetti diritti sulle elaborazioni creative attribuiti all autore del programma per elaboratore. Si deve però distinguere tra elaborazione non creativa e costituente una forma di plagio e quella creativa a sua volta tutelabile: il criterio impiegato per distinguere i due tipi di derivazione si basa sul gradiente di creatività utilizzato nell attività di rielaborazione. 529 # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

8 5. La tutela della creatività La giurisprudenza ha affermato che l elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto mentre quest ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell opera originale con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, la prima si caratterizza per un elaborazione dell opera originale con un riconoscibile apporto creativo (Cass , n , in Giur. It., 2007). Distribuzione al pubblico ed esaurimento del diritto La norma menziona infine qualsiasi forma di distribuzione al pubblico compresa la locazione del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità europea da parte del titolare dei diritti o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di tale copia all interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. Dalla norma deriva che una volta che il programma è posto lecitamente in vendita nel territorio europeo, il titolare dei diritti di autore non può più pretendere ulteriori compensi per le successive eventuali vendite, ma può opporsi ad atti di sfruttamento diversi dalla vendita, quali ad esempio il noleggio. Decompilazione o reverse engineering La norma regolamenta la decompilazione o reverse engineering, fissando limiti specifici al titolare del diritto salvaguardando un interesse considerato prevalente ovvero la diffusione delle conoscenze delle tecnologie informatiche per consentire l interoperabilità tra programmi. La decompilazione consente di risalire dal programma oggetto al programma sorgente. Non è richiesta l autorizzazione del titolare dei diritti qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell art. 64 bis, lett. a) e b), l.d.a., compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lett. a); c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l interoperabilità. L art. 64 quater l.d.a. assicura all utilizzatore legittimo la possibilità di procedere alla decompilazione quando la software house che ha dato in uso il software non gli fornisce gli elementi sufficienti o chiede un corrispettivo troppo elevato per rendere aperto il sistema fornito e per rendere in chiaro i dati trattati dal sistema (Collegio Probiviri, Anasin - Associazione nazionale delle aziende di servizi di informatica e telematica, , in AIDA, 1998). 530 Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

9 Il software Le informazioni ottenute in virtù dell applicazione della norma non possono essere: a) utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell interoperabilità del programma creato autonomamente; b) comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l interoperabilità del programma creato autonomamente; c) utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di tali disposizioni sono nulle. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con Legge n. 399/1978, le disposizioni citate non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma. Tutela giudiziale e sanzioni penali e civili Per la trattazione della tutela civile e penale del software si rimanda al capitolo 7 (v. Cap. 7 - Information technology). ESEMPIO COME GESTIRE CORRETTAMENTE IL SOFTWARE IN AZIENDA FASE 1 Cultura aziendale L azienda deve informare tutti i dipendenti che ha l obiettivo di ottenere dal software il massimo vantaggio possibile e che intende trattare solo software legale. Qualunque sia la normativa aziendale, essa deve essere inclusa tra le informazioni fornite ai nuovi assunti, deve essere distribuita a tutti i dipendenti: Ogni dipendente deve firmare una copia della normativa aziendale e accettare le conseguenze della sua violazione. L azienda deve inoltre predisporre dei corsi di formazione. Importante definire la procedura aziendale da osservare per l acquisto del software legale. Una efficace procedura d acquisto deve prevedere i seguenti punti: 1) centralizzazione di ogni acquisto. Gli acquisti devono essere decisi e eseguiti da un apposito ufficio acquisti o da un altra autorità aziendale incaricata; 2) ogni richiesta di acquisto deve essere presentata per iscritto con l approvazione del responsabile del reparto; 3) non permettere ai dipendenti di acquistare direttamente software e se ciò avviene, addebitarne il costo sulle loro note spese; 4) non consentire il download del software da internet senza esplicita autorizzazione; 5) accettare soltanto documentazione originale (manuali, schede di registrazione) e richiedere la licenza e la fattura per ciascun prodotto acquistato. FASE 2 Inventario È consigliabile che l azienda svolga un inventario di tutto il patrimonio software aziendale 531 # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

10 5. La tutela della creatività perché solo sapendo quali sono i programmi installati su tutti i computer dell azienda (fissi e portatili) è possibile stabilire come procedere. Le domande da porsi per svolgere un accurato inventario sono: Si sta usando la versione più recente dei programmi di cui l azienda ha bisogno? Ci sono dei programmi oramai vecchi o non più necessari che si possono cancellare? Esistono dei programmi che dovrebbero essere acquistati per migliorare produttività ed efficienza? I dipendenti sono in grado di utilizzare tutto il software a loro disposizione? Esistono in azienda programmi senza licenza o autorizzazione? È utile anche fare l inventario del materiale relativo al software presente in azienda archiviandolo e conservandolo in un luogo sicuro e magari non accessibile a tutti ma solo a chi incaricato della gestione del software. In particolare è utile raccogliere: tutti i dischetti, i CD o altri supporti utilizzati per installare i programmi sui computer dell azienda; tutti i manuali e la documentazione di riferimento in versione originale; tutta la documentazione sulle licenze; tutte le fatture, le ricevute d acquisto o altri documenti che provano la legittimità del software installato in azienda, comprese le fatture d acquisto dei computer forniti con software preinstallato. FASE TRE Identificazione del software illegale Passo successivo all inventario è il controllo del software installato sui computer aziendali e la verifica che esso sia congruo rispetto alle licenze possedute dall azienda. Vi sono infatti alcune licenze che autorizzano a fare un certo numero di copie di un programma o ad avere un certo numero di utenti che utilizzano contemporaneamente un prodotto software attraverso la rete aziendale. Dopo aver identificato una copia illegale, è necessario cancellarla dai computer sui quali è installata. Fatta la dovuta opera di pulizia è possibile confrontare le copie legittime con le effettive esigenze dell azienda e quindi stabilire se procedere al mantenimento, all upgrade o alla cancellazione del software legalmente disponibile sui computer aziendali. È possibile spostare i programmi da un computer ad un altro, se necessario i programmi possono essere soggetti ad upgrade. In base ai dati d inventario, agli upgrade, ai nuovi acquisti, l azienda può creare un elenco ufficiale del software che i dipendenti sono autorizzati ad utilizzare. L elenco dovrà contenere il nome di ciascun programma, il numero di serie, il numero di versione, il numero di copie o di utenti autorizzati e specificati nella licenza, i computer sui quali le copie sono installate. FASE QUATTRO Verifiche periodiche È sempre consigliabile centralizzare l attività di controllo e pianificazione degli acquisti software nominando un responsabile. È anche consigliabile fare controlli periodici a campione per verificare che software illegale sia stato installato. Inoltre annualmente dovrebbe essere ripetuta e aggiornata l attività di inventario. 532 Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

11 Opere del disegno industriale 5. Opere del disegno industriale Definizione Sono proteggibili per diritto d autore tutte le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico (art. 2, n. 10, l.d.a.). Nel fissare i requisiti previsti ai fini della protezione, l art. 2, n. 10, l.d.a. riconosce espressamente la possibilità che un disegno industriale - da intendersi come la combinazione degli elementi che compongono l aspetto esteriore di un prodotto destinato a essere fabbricato e replicato in serie (linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto o del suo ornamento) - possa accedere alla protezione per diritto d autore, a condizione che ne incontri i requisiti. FOCUS CUMULABILITÀ DELLE TUTELE Il disegno di un prodotto (bidimensionale, come il motivo riportato su un tessuto, o tridimensionale, quale può essere un oggetto divenuto cult) ètutelabile: ai sensi delle norme in materia di disegni e modelli, a condizione che presenti i requisiti necessari, in particolare la novità e il carattere individuale previsti dagli artt. 32 e 33 c.p.i.; ai sensi delle norme sul diritto d autore, a condizione che presenti il carattere creativo e il valore artistico previsti all art. 2 n. 10 l.d.a. Per effetto della possibilità di cumulare le due tutele, alla scadenza della protezione per disegno e modello (massimo di 25 anni, se registrato; 3 anni, se non registrato ai sensi dell art. 11 del Reg. n. 6/02/CE del 12 dicembre 2001), il design che incontri i requisiti di cui all art. 2 n. 10 l.d.a. può continuare a godere della tutela per diritto d autore. Il senso di procedere alla registrazione per disegno e modello di un prodotto di design che incontri comunque i requisiti del carattere creativo e del valore artistico (e sia quindi proteggibile per diritto d autore sin dalla sua creazione) risiede nel fatto che la tutela per diritto d autore concerne la particolare forma espressiva dell opera e, in linea di principio, offre un ambito di protezione più limitato in quanto copre le sole copie esatte del disegno industriale. Diversamente, il disegno e modello conferisce un ambito di protezione più ampio, che comprende tutti i disegni che, pur non essendo copie esatte, trasmettono all utilizzatore informato la medesima impressione generale. La tutela per diritto d autore ha però una durata temporale molto più lunga (70 anni dopo la morte dell autore, si veda a questo riguardo quanto detto supra) rispetto alla protezione conferita dal disegno e modello. L effetto ottenuto con l estensione della protezione autoristica è quindi quello di allungare la possibilità di vantare comunque una esclusiva - seppur dall ambito di protezione più limitato - sul prodotto. Peraltro, poiché il diritto d autore sorge con la mera creazione dell opera, la sua costituzione non comporta alcun costo di registrazione Carattere creativo e valore artistico Le opere di disegno industriale possono accedere alla protezione per diritto d autore quando possiedano i requisiti, previsti dall art. 2, n. 10) l.d.a.: del carattere creativo, che sussiste quando si sia in presenza di un atto creativo minimo suscettibile di manifestazione esteriore, secondo un im- 533 # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

12 5. La tutela della creatività pronta personale dell autore (tra le tante, Cass , n , inforo it., 2012, I, 74); del valore artistico. La giurisprudenza ha sempre avvertito il rischio che l espressione valore artistico finisse per subordinare la protezione per diritto d autore delle opere del disegno industriale alla valutazione soggettiva di cosa potesse o dovesse intendersi come arte e, in effetti, si sono registrati diversi casi in cui la tutela per diritto d autore del disegno industriale è stata concessa o negata all esito di una valutazione soggettiva da parte del giudice. Si è per esempio ritenuto che il valore artistico coincida con un particolare pregio estetico dell opera. L aspetto di un particolare gioiello ha avuto accesso alla tutela per diritto d autore in quanto se ne poteva riconoscere un valore artistico qualitativamente superiore rispetto ai requisiti richiesti per la brevettabilità come modello, considerato il pregio estetico indiscutibile del gioiello in questione, confermato anche dall assegnazione di un premio ritenuto particolarmente importante nel settore (Trib. Torino, , in dejure.giuffre.it). In un altro caso, è stata rigettata la richiesta di sequestro e inibitoria dalla commercializzazione di copie del design di Lene Thun in quanto non presentavano l elevato pregio artistico richiesto (Trib. Venezia, , inforo it., 2009, 673). In altri casi si è cercato di ancorare l accertamento del valore artistico a parametri più obiettivi, quale il mercato di destinazione del prodotto caratterizzato dal design in questione. Si è ritenuto che il valore artistico sussista quando il prodotto in questione, oltre ad essere espressione di una personale rappresentazione dell autore, si qualifichi anche come oggetto artistico nel senso che ad esso sia attribuito valore autonomo nel mercato degli oggetti d arte, preponderante rispetto alla destinazione alla produzione industriale in serie (Trib. Bologna, , in AIDA, 2005, 1043; Trib. Bologna, ,inGiur. ann. dir. ind., 2009, 818). Similmente si è applicata la tutela ex art. 2, n. 10), tra le altre, alla poltrona Chaise Longue di Le Corbusier, proprio in considerazione del fatto che l ideazione del design del prodotto aveva sin dall inizio avuto una destinazione non necessariamente connessa alla riproduzione su scala industriale, risultando una loro originaria inserzione in forme di manifestazione tipicamente destinate alle opere d arte quale la loro presentazione al pubblico ad una celeberrima esposizione d arte contemporanea, il Salòn d Automne a Parigi (Trib. Firenze, , indarts-ip.com). In un altro caso, si è ritenuto che, poiché i rischi concorrenziali sono maggiori quando la tutela autorale è richiesta con riferimento a prodotti la cui forma è in una certa misura necessitata dalla specifica funzionalità del prodotto (la poltrona o la macchina per caffè), per detti prodotti il livello del valore artistico richiesto deve ritenersi particolarmente alto, mentre è più basso per quei prodotti meramente ornamentali, il cui design non è in alcun modo collegato a caratteristiche funzionali (nel caso di specie, gioielli a forma di ciondolo; si veda Trib. Venezia, , in AIDA, 2009, 514). Si tratta però di un orientamento rimasto isolato. Giurisprudenza più recente ha però chiarito che l accertamento del valore 534 Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

13 Opere del disegno industriale artistico deve essere condotto con riferimento all opera in sé, senza che assumano rilevanza altri fattori, quali il mercato di destinazione del prodotto. In particolare un opera del disegno industriale ha un valore artistico per se quando possieda caratteristiche estetiche che prevalgano sulle caratteristiche funzionali del prodotto, perché espressive di una particolare capacità comunicativa ed evocativa, che trascende la funzionalità dell oggetto e la mera eleganza o gradevolezza delle sue forme (Trib. Milano, , inedita). È in questa capacità comunicativa che si risolve dunque il valore artistico, il cui accertamento rimane tuttavia complesso, come emerge dall analisi del caso che segue. CASE HISTORY Trevisan & Cuonzo Il caso Panton Chair di Vitra In forza di contratti di licenza stipulati con gli eredi di Verner Panton, Vitra Patente AG è titolare dei diritti patrimoniali d autore sulla celebre sedia Panton Chair, oggetto di arredamento realizzato in collaborazione con il designer danese. Un controllo doganale effettuato nell ambito dell attività di monitoraggio ai sensi del Regolamento CE 1383/03 consentiva a Vitra di rinvenire un container contenente i diversi esemplari di sedie tutte costituenti copie esatte della Panton Chair di Vitra e, come tali, in violazione dei diritti patrimoniali d autore di Vitra. Il carico, proveniente dalla Cina, era stato importato da High Tech S.r.l., società italiana avente sede a Milano ed attiva nel settore dell arredamento. PANTON CHAIR di VITRA Copia di HIGH TECH Vitra adiva in via d urgenza il Tribunale di Milano chiedendo che venisse accertata la violazione dei diritti patrimoniali d autore di Vitra sulla sedia Panton e che venissero disposti il sequestro delle copie contraffatte e l inibitoria nei confronti di High Tech dalla prosecuzione dell attività di contraffazione. Il giudice rilevava che le caratteristiche estetiche del design della Panton erano tali da suscitare nell osservatore un apprezzamento autonomo e prevalente, trascendente la mera funzionalità di sedia. Inoltre, secondo il giudice le numerose menzioni, i riconoscimenti ottenuti e le 535 # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

14 5. La tutela della creatività esposizioni della sedia Panton in numerosi musei di arte contemporanea in rappresentazione della Pop Art costituivano una conferma della capacità comunicativa e rappresentativa della linea Panton. Il giudice riconosceva quindi l applicabilità dell art. 2, n. 10, l.d.a. e disponeva i provvedimenti di sequestro e inibitoria (Trib. Milano, , ingiur. ann. dir. ind., 2007, 530). High Tech proponeva reclamo contro il provvedimento di prime cure, ed in particolare lamentava che la scelta del primo giudice di ritenere il valore artistico della Panton sulla base del suo accreditamento presso gli ambienti culturali e la sua presenza in numerosi musei contemporanei costituiva un giudizio a posteriori e quindi, secondo quanto prospettato da High Tech, in violazione dell art. 2 n. 10 l.d.a., che richiede che il prodotto abbia valore artistico in sé. All esito dell udienza di discussione, il Collegio rigettava il reclamo proposto da High Tech e confermava i provvedimenti di sequestro e inibitoria (Trib. Milano, , in Riv. dir. ind., 2007, II, 4). Le vicende che hanno riguardato il regime transitorio previsto dall art. 239 c.p.i. - ed in particolare la versione introdotta dal D.L , n. 10 convertito in Legge n portavano, da un lato, alla revoca dei provvedimenti cautelari (Trib. Milano, , inedita) e, dall altro lato, al deferimento del caso alla Corte di Giustizia (C-219/09). All esito del primo grado di giudizio, il Tribunale ha accertato la sussistenza del diritto d autore di Vitra (ed in particolare del valore artistico della Panton) e per l effetto ha disposto l inibitoria nei confronti di High Tech che è stata condannata al risarcimento dei danni. Quanto al valore artistico - cioè di una particolare capacità comunicativa tale da trascendere la mera funzionalità o gradevolezza del prodotto - il Tribunale ha stabilito che esso era confermato dagli espliciti e consolidati riconoscimenti che sulla Panton Chair erano nel tempo pervenuti da critica, musei e istituzioni culturali in genere. Nel corso del giudizio questa impostazione è stata oggetto di critiche perché, basando l accertamento del valore artistico sulla valorizzazione dei riconoscimenti nel tempo ottenuti dalla singola opera, si sarebbe configurata una tutela per diritto d autore postuma, riconosciuta solo a distanza di tempo dalla creazione dell opera, in contrasto con il principio generale secondo cui il diritto d autore su un opera nasce all atto della sua creazione. Il Tribunale ha precisato che le opere di design non fanno eccezione al principio generale, e che i riconoscimenti pervenuti nel tempo da critica e istituzioni non si pongono come requisiti per la costituzione del diritto d autore sull opera, ma piuttosto rilevano ai fini della prova dell esistenza di una capacità comunicativa capace di trascendere il prodotto in sé. Lo stesso Tribunale non nega però che per le realizzazioni più recenti che, in quanto tali, probabilmente mancano di riconoscimenti da parte di critica e istituzioni cui ancorare la prova dell esistenza di un valore artistico, si pongano problemi di onere probatorio della caratteristica del valore artistico, e proprio a questo riguardo fa riferimento alla necessità di elaborare anche altri parametri, verificabili ed oggettivi, cui ancorare la ricerca del valore artistico di un opera di design (Trib. Milano, , intrevisancuonzo.com). Il Tribunale ha disposto la prosecuzione della causa per la determinazione del quantum debeatur e la sentenza del è ancora soggetta a gravame. 536 Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

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