La contraffazione del marchio

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1 Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Marketing e Comunicazione Tesi di Laurea La contraffazione del marchio Il caso Gucci contro Guess Relatore Ch. Prof. Alessandra Zanardo Correlatore Ch. Prof. Alberto Urbani Laureando Laura Ziliotto Matricola Anno Accademico 2013 / 2014

2 A Nonno Giovanni Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada (Proverbio africano) 2

3 TITOLO: INDICE La contraffazione del marchio. Il caso Gucci contro Guess. Introduzione 5 CAPITOLO I: IL MARCHIO 8 1. La nozione e la funzione del marchio 8 2. Le tipologie di marchio I soggetti legittimati alla registrazione I requisiti di validità della registrazione Gli impedimenti assoluti alla registrazione I segni non rappresentabili graficamente Il principio di estraneità del marchio al prodotto (segue) I marchi di forma L assenza di capacità distintiva L illiceità Gli impedimenti relativi alla registrazione La novità del marchio La tutela del marchio Il diritto di esclusiva Uso di segno identico per prodotti o servizi identici Il rischio di confusione Il marchio che gode di rinomanza Nullità e decadenza L estinzione del marchio La nullità del marchio La decadenza del marchio La decadenza per non uso 45 CAPITOLO II: LA CONCORRENZA SLEALE L art c.c. e le fattispecie di concorrenza sleale La concorrenza per confondibilità Uso di nomi o segni distintivi confusori (segue) L imitazione dell altrui marchio registrato Imitazione servile Le forme tutelabili 57 3

4 2.3 Gli altri mezzi della concorrenza confusoria L appropriazione di pregi (segue) L agganciamento Le fattispecie dell art n.3 c.c La concorrenza parassitaria 66 CAPITOLO III: LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO La violazione del diritto di marchio L azione di contraffazione (segue) La legittimazione attiva e passiva Onere della prova Le misure cautelari L inibitoria e il ritiro dal commercio 79 5.Il risarcimento del danno Il danno emergente e il lucro cessante L art. 125, co. 3, c.p.i. e la retroversione degli utili 85 CAPITOLO IV: IL CASO GUCCI CONTRO GUESS I fatti e le ipotesi di diritto richiamate Le decisioni del Tribunale di Milano Contraffazione di marchi Imitazione servile Concorrenza parassitaria Conclusioni del Tribunale di Milano Le decisioni della Corte d Appello 119 Appendice 124 Bibliografia 125 Sitografia 127 Ringraziamenti 128 4

5 Introduzione La contraffazione è da sempre considerata quale fenomeno che grava in modo consistente sul sistema economico, minacciando il buon funzionamento del mercato. La violazione dei diritti di proprietà industriale, quanto lo sfruttamento della creatività, dell innovazione e dell originalità rappresentano, inoltre, una minaccia al patrimonio aziendale altrui, in un territorio quale quello italiano, caratterizzato da realtà aziendali denotate da un ricco know-how. Il fenomeno contraffattivo ha una portata enorme: secondo i dati elaborati dal Censis in collaborazione con il Ministero delle Sviluppo Economico, infatti, il valore del mercato dei prodotti contraffatti nel nostro paese si aggirerebbe sui 6,5 milioni di euro 1. L impatto, sia sull economia nazionale sia sulle imprese italiane è pesantissimo, tanto che le aziende sono fortemente impegnate nella tutela del loro straordinario patrimonio immateriale di segni distintivi mediante tutti gli strumenti a loro disposizione. Per quel che riguarda il settore della moda, cui ci si riferisce in tale lavoro di tesi, i fenomeni contraffattivi rilevanti sono quelli che hanno ad oggetto il marchio, il prodotto o la commercializzazione dello stesso. Nella prima ipotesi si verifica un imitazione fedele o una riproduzione simile dell altrui marchio apposto su prodotti identici o affini a quelli del titolare dei diritti di proprietà. La contraffazione può riguardare anche le linee stilistiche del prodotto che, unitamente all apposizione di un marchio simile a quello che contraddistingue l originale, possono indurre il consumatore all acquisto del prodotto contraffatto. La terza ipotesi riguarda la commercializzazione di un prodotto contraddistinto da un marchio identico a quello di una casa di moda senza l effettiva produzione da parte di quest ultima del prodotto in questione. Il presente elaborato si propone di analizzare la causa giudiziaria intercorsa tra le case di moda Gucci e Guess, in virtù delle decisioni prese dal Tribunale di Milano, successivamente, riformate dalla Corte d Appello, in quanto di particolare interesse posto che l esito della controversia appare in 1 Dato reperibile in 5

6 parziale contrasto con le decisioni prese della Southern District Court of New York chiamata anch essa a deliberare sullo stesso caso. Nella prima parte del lavoro verranno esplicitate, in particolare, la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza vigenti nel nostro ordinamento in tema di marchi, concorrenza sleale e contraffazione, necessarie ad un adeguata lettura del caso in specie. Nella seconda parte, verrà analizzata la sentenza in oggetto, con taluni riferimenti alle decisioni del giudice americano che sono, come detto, in antitesi, rispetto a quelle del giudice italiano; verrà inoltre riportata e analizzata la sentenza di parziale riforma della Corte d Appello. Nello specifico, la maison italiana accusava Guess di contraffazione dei propri marchi e di concorrenza sleale, ai sensi dell art. 2598, nn. 1, 2, 3, c.c.; ipotesi tutte escluse dal Tribunale di Milano con sentenza del 2 maggio Detta sentenza mi è parsa rilevante sotto il profilo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, nonché degna di nota, in quanto parrebbe rifarsi ad una visione dell illecito contraffattivo legata esclusivamente all imitazione dei segni distintivi, tralasciando di considerare condotte integranti comunque un richiamo costante ad uno stile caratteristico e riconoscibile presso i consumatori: orientamento questo per lo più superato dalla giurisprudenza più recente 2. Al contrario, la Corte statunitense, ritenendo che imitare non significhi riprodurre in maniera identica un marchio o una trama, ma uno stile peculiare e chiaramente riconoscibile, aveva ritenuto Guess colpevole di imitazione di alcuni dei marchi Gucci, con sviamento di clientela e perdita di profitti ai danni dell azienda italiana: la condotta dell azienda statunitense avrebbe secondo la Corte causato l annacquamento del brand Gucci. La posizione del giudice italiano sembra, invece, porsi in opposizione alla protezione dell innovazione e della creatività, in un settore quale quello della moda, dove tali peculiarità, che sono il frutto di ingenti investimenti, appaiono essenziali e determinanti nelle scelte d acquisto. I provvedimenti del Tribunale sono stati condannati da più parti, oltre che da Gucci stessa, e sono stati visti come una minaccia alla tutela del made 2 Secondo quando sostenuto da Altagamma, associazione a tutela delle aziende italiane produttrici di beni di lusso. 6

7 in Italy, rappresentando la maison italiana una delle eccellenze del nostro paese nel settore di prodotti moda e fashion. Tanto che la stessa Corte d Appello di Milano, successivamente investita del giudizio, ha evidenziato e condannato la presenza di una tensione imitativa delle pratiche commerciali di Gucci da parte di Guess, accusando l azienda americana di concorrenza parassitaria con sviamento della clientela, ai sensi dell art. 2598, n. 3, c.c.. Le decisioni del Tribunale sono state, dunque, in parte, ribaltate con conseguente, parziale, salvaguardia del patrimonio aziendale della maison italiana che avrebbe ora la possibilità impugnare la sentenza dinnanzi alla Cassazione. 7

8 CAPITOLO I: IL MARCHIO SOMMARIO: 1. La nozione e la funzione del marchio 2. Le tipologie di marchio 3. I soggetti legittimati alla registrazione 4. I requisiti per la registrazione 4.1. Gli impedimenti assoluti alla registrazione I segni non rappresentabili graficamente Il principio di estraneità del marchio al prodotto (segue) I marchi di forma L assenza di capacità distintiva L illiceità 4.2. Gli impedimenti relativi alla registrazione La novità del marchio - 5. La tutela del marchio Il diritto di esclusiva Uso di segno identico per prodotti o servizi identici 5.3. Il rischio di confusione 5.4. Il marchio che gode di rinomanza - 6. Nullità e decadenza L estinzione del marchio La nullità del marchio 6.3. La decadenza del marchio La decadenza per non uso 1. La nozione e la funzione del marchio Si possono definire segni distintivi quegli elementi che identificano un determinato imprenditore, il luogo dove questo svolge la propria attività economica e il segno che contraddistingue beni e servizi che sono il frutto di tale attività. Ditta, insegna e marchio sono considerati segni distintivi tipici e, in quanto tali, sono tutelati dal nostro ordinamento per far sì che l imprenditore trovi attorno a sé una sfera di protezione che gli permetta di svolgere in piena libertà la propria attività senza alcun ostacolo al dispiegarsi della libera concorrenza. Il marchio, in particolare, è il segno destinato a comunicare informazioni circa la provenienza di un determinato bene o servizio ed è strumento utilizzato dalle imprese nel rapportarsi con i clienti: infatti questo permette ai consumatori di effettuare la loro scelta tra i diversi beni e servizi presenti sul mercato attribuendo meriti e demeriti all imprenditore dal quale questi effettivamente provengono 3. L imprenditore con l apposizione di un segno sulla propria produzione costruisce una propria identità di marca che gli consentirà di rendersi, appunto, riconoscibile ai consumatori e di differenziarsi dai concorrenti. Il marchio, quindi, risulta essere strumento di comunicazione fra imprese e consumatori, di informazione e concorrenza; per tali peculiarità assume un rilievo preminente rispetto a tutti gli altri segni distintivi. In considerazione di questa preminenza il legislatore ha dettato per tale segno una speciale ed ampia disciplina, imperniata su di un procedimento amministrativo detto 3 VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012,

9 registrazione. Di qui il termine di marchio registrato che evoca appunto la speciale disciplina cui questo segno è soggetto 4. La materia dei marchi nel nostro ordinamento è disciplinata dal codice civile (artt ) e dal codice della proprietà industriale adottato con d.lgs. n. 30 del 10 febbraio Il c.p.i. dalla sua entrata in vigore ha subito numerose modifiche: anzitutto con il d.lgs. 140/2006 e la legge 99/2009, ma la revisione più ampia è stata apportata con il d.lgs. 131/2010. Secondo l art. 7 del c.p.i., possono essere registrati come marchi d impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. A questi si aggiungono, ove ricorrano determinate condizioni, i ritratti di persone, nomi e segni notori (art. 8 c.p.i.); i marchi di forma (art. 9 c.p.i.); nonché, a certe condizioni, gli stemmi e i segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici (art. 10 c.p.i.). Nella l.m. anteriore alla riforma del 1992 unica funzione giuridicamente protetta del marchio era la funzione distintiva, intesa appunto come funzione di distinzione dei prodotti o servizi marcati tra gli altri consimili presenti sul mercato 5. L art c.c. parla della registrazione di un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ; l art. 7 c.p.i. a sua volta prevede che possano essere registrati come marchio certi segni, a condizione che siano atti a distinguere i prodotti di un impresa da quelli di altre imprese ; l art.13 c.p.i. parla di carattere distintivo del segno come elemento essenziale di esso, definendolo tuttavia in negativo, cioè indicando le ipotesi di mancanza di esso 6. Affinché il segno svolga una funzione distintiva è necessario che il titolare vanti un diritto di esclusiva su quest ultimo, è, infatti, contrastante con essa un utilizzo del marchio da parte di una pluralità di imprenditori che generi confusione presso il pubblico. 4 VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012, SIRONI, Natura e funzioni del marchio, in SCUFFI, FRANZOSI (a cura di), Diritto industriale italiano, Cedam, Padova, 2014, VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012,

10 Sino al 1992 era accreditato in dottrina che la funzione distintiva si specificasse nella funzione d origine, il marchio veicolava le informazioni circa la provenienza del prodotto da una determinata azienda e indirettamente garantiva che la provenienza restasse costante nel tempo; tale funzione del segno trovava riferimento normativo nell art. 15 l.m. che disponeva in merito all obbligo di veicolare il trasferimento del marchio alla cessione dell azienda o del ramo dell azienda 7. Successivamente alla riforma del 1992, la concessione della tutela allargata al marchio di rinomanza e la circolazione libera del marchio, insieme al divieto del suo uso ingannevole, hanno portato ad un ripensamento in senso estensivo della funzione da parte della dottrina che, peraltro, ha avuto riflessi in giurisprudenza piuttosto occasionali e non sistematici, inducendola a valutare di volta in volta anche la funzione attrattiva/simbolica, quella di garanzia della qualità (più o meno ricondotte, a seconda dei casi, a quella distintiva) 8. Con la riforma vengono meno anche tutte le norme che assicuravano un collegamento tra il marchio e la fonte d origine individuata, cosicché è necessario ripensare, anche, alla funzione distintiva ampliandone la nozione 9. Il fervente dibattito in ordine alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio si snoda sul contenuto e sulle finalità del significato portato dal segno distintivo: in altre parole, sulle informazioni che il segno è chiamato a veicolare con riferimento ai prodotti e servizi che contraddistingue 10. In tal senso, prendendo atto di una prassi largamente diffusa, sono riconosciute al marchio altre funzioni, attraverso cui la funzione distintiva si specifica. A tal proposito è riconosciuta la funzione di garanzia di costanza qualitativa, alla luce della quale si è soliti distingue tra i marchi generali e quelli speciali a seconda delle informazioni che il segno veicola. In particolar modo, sono i marchi generali che comunicano al cliente informazioni circa l origine del prodotto. Si definiscono marchi generali quei segni che sono 7 SIRONI, Natura e funzioni del marchio, op. cit., 119; SIROTTI GAUDENZI, Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, UTET, Torino, 2008, 224; SIRONI, Art. 7, in VANZETTI (a cura di), Codice della proprietà industriale, Giuffè, Milano, 2013, SANDRI, L evoluzione della funzione del marchio nella giurisprudenza nazionale e comunitaria, in Dir. ind., 2010, SIRONI, Natura e funzioni del marchio, op. cit., BOTTERO, TRAVOSTINO, I marchi d impresa. Inquadramento dell istituto, in BOTTERO, TRAVOSTINO (a cura di), Il diritto dei marchi d impresa, UTET, Torino, 2009, 4. 10

11 destinati a contrassegnare tutti i differenti prodotti provenienti da una stessa impresa, spesso coincidono con la ditta 11. Ne sono esempio, Microsoft marchio generale che contraddistingue tutti i beni prodotti dall omonima azienda informatica o, nel settore automobilistico, Ford che contrassegna tutte le vetture prodotte dall impresa. I marchi speciali, invece, veicolano informazioni attinenti alle caratteristiche tecniche ed estetiche di un determinato prodotto; sono, infatti, quei segni utilizzati per contraddistinguere una singola tipologia di prodotto all interno dei prodotti/servizi di una determinata impresa 12. Riprendendo l esempio di cui sopra, per quel che riguarda Microsoft, Word, Excel, Power Point sono alcuni dei marchi speciali che contrassegnano i differenti prodotti che compongono la suite di applicazioni dell azienda; per quel che concerne Ford sono marchi speciali Focus, Mondeo, Fiesta, in quanto comunicano determinate caratteristiche delle automobili che contraddistinguono. La funzione distintiva del marchio può essere letta, inoltre, come garanzia di conformità del prodotto al messaggio intesa quale garanzia di veridicità delle informazioni che il segno veicola. A presidio di tale funzione vi è il divieto di uso ingannevole del marchio, che con le norme che sanciscono la nullità del marchio ingannevole e quelle che vietano che possa derivare inganno al pubblico dalla cessione o licenza del marchio, formano un vero e proprio statuto di non decettività dello stesso. Questo statuto garantisce al pubblico la veridicità dei messaggi comunicati dal marchio e sanziona, anche con la perdita del diritto esclusivo in capo al suo titolare, ogni ipotesi in cui quest ultimo o terzi da lui autorizzati si servano del segno in modo da suscitare nel pubblico una convinzione che non rispecchia la verità dei fatti 13. L evoluzione della disciplina del marchio mette in luce il valore in sé del segno distintivo, che non è più strettamente connesso ai prodotti e servizi 11 RICOLFI, I marchi. Nozione. Fonti. Funzione, in AA.VV., Diritto industriale, Giappichelli, Torino, 2012, SIRONI, Natura e funzioni del marchio, op. cit., 121; VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012, 153 ss; RICOLFI, I marchi. Nozione. Fonti. Funzione, op. cit., SIRONI, Art. 14, op.cit.,

12 che contraddistingue; aspetto quest ultimo evidenziato pure dall abolizione del vincolo aziendale (v. supra il riferimento all art. 15 l.m.). Il segno non è più semplice latore di informazioni ma trova ed esaurisce in sé i significati, i valori, i messaggi di cui è significante, proiettandoli sul prodotto e sul servizio con cui si viene a trovare in relazione, qualsiasi essi siano 14. Il consumatore, più o meno consapevolmente, acquista il prodotto, ma anche il segno che lo contrassegna, insieme ai valori ed ai significati di cui il marchio è portatore. A fronte di tale rilevanza dei valori legati ad un certo segno, il legislatore dispone una particolare tutela per quei marchi che godono di rinomanza, ossia che hanno grande notorietà presso il pubblico. Questi segni trovano nel nostro ordinamento una tutela allargata che si estende a tutti i casi in cui un terzo si impossessa del valore dell altrui marchio, indipendentemente dal fatto che con ciò si verifichi un rischio di confusione per il consumatore. La concessione ai marchi celebri di una tutala allargata e talune norme che vietano l approfittamento parassitario della rinomanza di tali segni, denotano che l ordinamento protegge anche la cc.dd. funzione attrattiva o pubblicitaria del marchio che è da intendersi come tutela e riserva in esclusiva al titolare del marchio del potere di vendita che il segno presenta agli occhi del pubblico 15 (cc.dd. selling power), ovvero della capacità del marchio di attrarre la clientela indipendente dai prodotti che contraddistingue e dall azienda di riferimento. La tutela di tale funzione è commisurata ad un fattore socio-economico in precedenza considerato irrilevante, il capitale pubblicitario incorporato nel segno BOTTERO, TRAVOSTINO, I marchi d impresa. Inquadramento dell istituto, op.cit., 7; GALLI, Comunicazione d impresa e segni distintivi: le linee evolutive, in Dir. ind., 2011, 119 ss.. 15 SIRONI, Natura e funzioni del marchio, op. cit., 122; VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012, 159 ss.; CGCE, 18 giugno 2009, in Giur. ann. dir. ind. 2009, n.5473, LECCE, Il marchio nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 2009, 28; RICOLFI, I marchi. Nozione. Fonti. Funzione, op.cit.,

13 2. Le tipologie di marchio In generale, possiamo distinguere diverse tipologie di marchio a seconda del bene che contraddistinguono e a seconda della composizione del segno in sé 17. Per quanto concerna la prima classificazione vi sono i marchi di fabbrica che distinguono i beni e servizi come provenienti da una determinata impresa e i marchi di commercio apposti da un intermediario su prodotti realizzati da terzi. Il riferimento normativo è l art c.c., dove si riconosce al rivenditore la possibilità di apporre il proprio marchio sui beni vietando però di sopprimere il marchio del produttore 18. Si distinguono, poi, i marchi di prodotti e i marchi di servizi ricollegandosi alla l. 24 dicembre 1959, n che ha introdotto nel nostro ordinamento quest ultima categoria 19 ; in tal caso la differenziazione si fonda sull oggetto che il segno connota, nel primo caso un bene materiale nel secondo, per l appunto, un servizio. Tale classificazione ha dei riscontri per quel che concerne il giudizio di contraffazione e l uso effettivo ai fini della decadenza. Un ulteriore distinzione possibile, priva di origine legislativa, è quella fra marchi generali e speciali, a cui si è sopra accennato. Il marchio generale contraddistingue appunto la totalità della produzione di un impresa; quello speciale si riferisce ad una singola tipologia di prodotto 20. Un secondo criterio di classificazione riguarda, come già detto, la composizione del segno in sé. In tal senso distinguiamo i marchi denominativi (composti da una o più parole), i marchi figurativi (composti da disegni o elementi grafici) e i marchi misti (composti da parole e disegni). Recentemente si annoverano tra i segni distintivi i cosiddetti nuovi marchi, tra i quali vi sono i marchi sonori, i marchi olfattivi, i marchi di colore, i marchi di forma, i marchi di movimento, i marchi di posizione e quanti altri segni possono essere apposti sul 17 BOTTERO, TRAVOSTINO, I marchi d impresa. Inquadramento dell istituto, op.cit., Il riferimento è presenta anche nel c.p.i. all art RICOLFI, I marchi. Nozione. Fonti. Funzione, op. cit., RICOLFI, I marchi. Nozione. Fonti. Funzione, op. cit., 72; BOTTERO, TRAVOSTINO, I marchi d impresa. Inquadramento dell istituto, op.cit., 8. 13

14 prodotto/servizio di un determinato imprenditore e far sì che sia distinguibile da quella dei concorrenti. A queste classificazioni si aggiunge quella tra marchio registrato e non registrato: il primo gode di una protezione rafforzata per il particolare procedimento amministrativo al quale è sottoposto, il secondo è tutelato dimostrando la sussistenza di determinate condizioni. Si distinguono poi i marchi individuali dai marchi collettivi, a seconda che il segno sia utilizzato dal singolo imprenditore o da imprenditori diversi che si obbligano a rispettare degli standard qualitativi. Infine, a seconda del grado di capacità distintiva di cui sono dotati i segni, si differenziano i marchi forti dai i marchi deboli. I primi sono dotati di un impronta originale e di fantasia; i secondi sono formati da un nome comune o espressivo con qualche variante 21. Sono considerati marchi forti i segni che non ravvisano alcuna attinenza concettuale con il prodotto che contrassegnano 22 ; i marchi deboli denotano, invece, una determinata inerenza concettuale con il prodotto che contraddistinguono 23. A titolo esemplificativo, sono dotati di un intrinseca debolezza, come si vedrà nel caso giudiziario tra le due case di moda analizzato al capitolo IV, i marchi composti da una sola lettera dell alfabeto soprattutto laddove non siano qualificati da una particolare caratterizzazione grafica I soggetti legittimati alla registrazione L art.19 c.p.i. attribuisce la legittimazione alla registrazione di un marchio di impresa a chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Nella prima delle ipotesi colui che richiede la registrazione del 21 LECCE, Il marchio nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 2009, Ad esempio, Diesel (per abbigliamento), Canon (per macchine fotografiche). 23 Sono marchi deboli Scarpe&Scarpe (per scarpe), Lemonsoda (per bevanda al limone). 24 Il riferimento è alla G utilizzata da Gucci di cui la controparte richiedeva la nullità per mancanza di capacità distintiva. 14

15 segno lo sta già utilizzando nella propria attività economica e richiede la formalizzazione del diritto di esclusiva sull uso dello stesso, si parla in tal caso di marchio di fatto con riferimento ad un segno utilizzato dall imprenditore con funzione distintiva senza che vi sia ancora intercorsa la registrazione 25. Vi è, poi, l ipotesi nella quale il richiedente si proponga di utilizzare il segno di cui chiede la registrazione solo dopo quest ultima. La norma, dunque, prevede che chiunque possa registrare un marchio, anche il non imprenditore o chi non si proponga di diventarlo, salvo l utilizzo diretto o indiretto del segno nell attività economica a pena della decadenza per non uso 26. Nonostante la norma, di cui all art. 19, preveda che chiunque possa registrare un segno come marchio, sussistono delle limitazioni derivanti da diritti anteriori di terzi su un determinato segno che impediscono ad altri soggetti di effettuare legittimamente il relativo deposito. Il riferimento è alle ipotesi, ai sensi dell art. 12 c.p.i., in cui un terzo vanti un diritto d esclusiva anteriore sul marchio che determina il venir meno della novità del segno posteriore: quest ultima è, infatti, uno dei requisiti necessari per la validità della registrazione, di cui si dirà nel prosieguo della trattazione. Come disposto dall art.19, co. 2, c.p.i., non può ottenere la registrazione del marchio chi abbia fatto la domanda in malafede. La norma ha un carattere residuale che deve attribuirsi al limite rappresentato dalla malafede del registrante: la registrazione ottenuta dal richiedente in malafede è formalmente e contenutisticamente inoppugnabile sotto ogni altro punto di vista, fuorché per lo stato soggettivo sussistente nel soggetto al momento della presentazione della domanda 27, a causa di tale stato, il soggetto richiedente non può essere considerato meritevole di tutela. In generale, si è in presenza di malafede qualora si verifichi una condotta disonesta o laddove il depositante tenga un comportamento contrario ai principi di correttezza comunemente accettati 28 ma tale stato può essere presente in tutte le ipotesi in cui il depositante sia consapevole dell esistenza di diritti 25 FREDIANI, Commentario al nuovo Codice della proprietà industriale, Halley, Metalica, 2006, VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012, 213 ss.; SENA, Il diritto dei marchi, Giuffrè, Milano, 2007, 67 ss.; SIRONI, Legittimazione alla registrazione del marchio e soggetti aventi diritto, in SCUFFI, FRANZOSI (a cura di), Diritto industriale italiano, Cedam, Padova, 2014, LAUDONIO, MALTE MULLER, La malafede nella registrazione dei marchi, in Riv. Dir. Ind., 2012, SIRONI, Legittimazione alla registrazione del marchio e soggetti aventi diritto, op.cit.,

16 anteriori sul marchio. Tuttavia, quest ultime sono regolate da altre norme; dunque al divieto di registrazione per malafede è lasciata una funzione di chiusura del sistema, è, infatti, applicabile ogni qualvolta non sia possibile fare appello ad un altra norma 29. Tali casi sono stati tipizzati da dottrina e giurisprudenza. 4. I requisiti di validità della registrazione I diritti esclusivi sono conferiti al richiedente con la registrazione del segno. Il procedimento amministrativo è disciplinato dagli artt. 147 ss. c.p.i. e dalla norme contenute nel d.m. 13 gennaio 2010, n Alla registrazione di un segno si procede depositando domanda presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso le Camere di commercio e presso determinati uffici o enti pubblici, che, a loro volta, trasmettono la domanda all UIBM. La domanda dovrà contenere l indicazione del richiedente, eventuale rivendicazione di priorità, la raffigurazione grafica del segno e l elenco dei prodotti per i quali si richiede la registrazione. Una volta compiuti tali adempimenti, l UIBM procede ad una verifica della regolarità e di conformità della domanda ai requisiti richiesti, di cui si dirà nel seguito della trattazione. Se l Ufficio non evidenzia irregolarità, pubblica la domanda ritenuta registrabile nel Bollettino ufficiale dei marchi (di cui all art.187 c.p.i.). In secondo luogo, se non vi sono né impedimenti assoluti, né opposizioni di terzi basate su eventuali impedimenti relativi, l UIBM registra il segno come marchio. Una volta concessa la registrazione del marchio, i suoi effetti, in base all art. 15, co. 2, c.p.i., risalgono alla data di deposito della domanda, cosicché anche gli usi di terzi nel periodo intermedio tra deposito e registrazione 29 VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012, ; SENA, Il diritto dei marchi, Giuffrè, Milano, 2007, 72; RICOLFI, I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti, in AA.VV., Diritto industriale, Giappichelli, Torino, 2012, Il decreto ministeriale è volto a semplificare le procedure con l intento di garantire una maggiore tutela ai titoli di proprietà industriale. Nella domanda di registrazione del marchio, in particolare, devono essere bene specificate le generalità del richiedente, oltre al tipo di marchio ed una riproduzione dello stesso. 16

17 costituiscono a tutti gli effetti contraffazione 31. Ai sensi dell art. 15.4, c.p.i., la registrazione ha validità decennale ma può essere rinnovata alla scadenza. Affinché un marchio sia validamente registrato deve presentare, come già detto, determinati requisiti come disposto negli artt. 7-10, 12, 13, 14 co.1 del c.p.i.. Nel prosieguo della trattazione si farà, invece, riferimento alla terminologia comunitaria (artt. 3 e 4 dir. CE 2008/95 e artt. 7 e 8 RMC) che parla di impedimenti alla registrazione più che di requisiti di validità del marchio 32. Facendo riferimento alla Direttiva europea, possiamo suddividere i presupposti per la registrazione di un segno come marchio in due gruppi relativi, il primo, alla natura del segno e all idoneità a svolgere la sua funzione principale, quella distintiva, e l altro all incompatibilità del segni con quello già registrati da terzi. Il primo insieme raggruppa requisiti che sono a presidio della funzione essenziale del segno e degli interessi generali della collettività, in assenza di questi sussistono impedimenti assoluti alla registrazione. In tale ottica, si ha una valida registrazione se il segno è suscettibile di essere rappresentato graficamente, è autonomo rispetto al prodotto che contraddistingue, è dotato di capacità distintiva ed è lecito. Il secondo gruppo di requisiti attiene alla tutela dei diritti di terzi, un segno per essere registrato validamente non deve essere confondibile con altri marchi precedentemente registrati, marchi di fatto o altri segni distintivi, deve, quindi, possedere il requisito della novità 33. In ragione di questa differente natura gli impedimenti assoluti possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse e, sulla loro base, può essere promossa una causa di nullità del marchio anche dal Pubblico Ministero; gli impedimenti relativi, invece, possono essere fatti valere solo dal titolare di diritti anteriori o dal suo avente causa SIRONI, Acquisto dei diritti sul marchio registrato. Registrazione e rinnovazione, in SCUFFI, FRANZOSI (a cura di), Diritto industriale italiano, Cedam, Padova, 2014, SIRONI, Requisiti di validità. Impedimenti assoluti e relativi alla registrazione, in SCUFFI, FRANZOSI (a cura di), Diritto industriale italiano, Cedam, Padova, 2014, 151 ss.; RICOLFI, I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti, op.cit., 81 ss.; BOTTERO, Gli impedimenti assoluti alla registrazione, in BOTTERO, TRAVOSTINO (a cura di), Il diritto dei marchi d impresa, UTET, Torino, 2009, 13 ss.. 33 BOTTERO, Gli impedimenti assoluti alla registrazione, op.cit., SIRONI, Requisiti di validità. Impedimenti assoluti e relativi alla registrazione, op.cit.,

18 4.1 Gli impedimenti assoluti alla registrazione I segni non rappresentabili graficamente Il già citato art. 7 del c.p.i enuncia che possono essere registrati come marchi d impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche. E necessario che il segno sia definito in modo chiaro, stabile e preciso in modo da andare incontro ad esigenze di certezza nell individuazione dell entità da registrare o registrata, sia da parte degli uffici preposti alle registrazione, sia da parte dei consumatori e degli altri operatori del settore 35. La condizione risponde, per lo più, alle esigenze di non incorrere in violazioni del diritto di terzi da parte di soggetti che sono intenzionati ad utilizzare un segno sul mercato, facilitando la tutela contro azioni di contraffazione o utilizzi non autorizzati del segno. Per conseguire questo risultato occorre, per l appunto, fissare, al momento della registrazione, l oggetto del diritto in modo chiaro, intellegibile, durevole e, per quanto possibile, oggettivo e quindi non soggetto ad interpretazioni o modificazioni che ne possono alterare, nel tempo, la sostanza 36. Tra i marchi convenzionali il nostro ordinamento riconosce i marchi denominativi, vale a dire quelli composti da parole (che comprendono anche i nomi di persona), lettere e/o numeri e slogan; discussa è, invece, la registrazione di titoli e testate di periodici. Per quel che riguarda i segni composti da una singola lettera o numero, la dottrina e la giurisprudenza 37 hanno recentemente sostenuto la tutelabilità di tali marchi, nonostante la precedente formula dell art. 1, co.1, l.m. 35 SIRONI, Segni registrabili come marchio, in SCUFFI, FRANZOSI (a cura di), Diritto industriale italiano, Cedam, Padova, 2014, 128; VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012, BOTTERO, Gli impedimenti assoluti alla registrazione, op.cit., Cass., 25 giugno 2007, n , in Giur. dir. ind., 2008,

19 anteriore al 1992 ne negasse la valida registrazione in quanto segni di uso generale. Le singole lettere o cifre in sé non sono, tuttavia, appropriabili come marchi ma possono essere registrate e protette solo nella specificità della loro caratterizzazione grafica, dalla quale possono ricevere quella capacità distintiva, di cui si dirà in seguito, che loro altrimenti mancherebbe 38. La rappresentazione grafica di tali segni, a tal scopo, deve essere corredata da un grafismo che risulti particolarmente individualizzante. Per quel che riguarda la forza e la debolezza di tali marchi, questa va tuttavia, affermata o negata non già in ragione dell appartenenza delle lettere dell alfabeto ai segni di linguaggio, ma in funzione della capacità distintiva di cui lo specifico segno sia dotato 39. In tal senso, nella sentenza di cui si dirà, il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità della lettera G circondata da pallini di Gucci, considerandola una rappresentazione banale e scarsamente significativa, quindi priva di capacità distintiva 40. I marchi figurativi o emblematici, invece, sono composti da disegni o composizioni grafiche, figurative o astratte. Si possono registrare come segni anche i marchi misti consistenti in parole e figure. Vi sono, poi, i cc.dd. marchi non convenzionali che comprendono i segni di difficile rappresentazione grafica come gli odori, i suoni, i gusti o tonalità cromatiche. Questi sono detti anche nuovi marchi e la discussione riguardo alla loro registrabilità si è sviluppata soprattutto in ambito comunitario, anche grazie a talune pronunce della Corte di Giustizia. Secondo quanto affermato dalla CGCE, può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica - in particolare mediante figure, linee o caratteri - che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva 41. In particolare, per quel che riguarda i marchi di colore, il diritto comunitario, a differenza della legislazione italiana che esclude da registrazione le 38 RICOLFI, I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti, op.cit., SIRONI, Art. 7, op.cit., 2013, 95; Trib. Torino, 26 novembre 2007, in Giur. ann. dir. ind., 2008, V. Trib. Milano, 2 maggio 2013, in Dir. giust., n. 4792, CGCE, 12 dicembre 2002, in Giur. ann. dir. ind,. 2004, n. 4763,

20 tonalità c.d. pure 42 e che ammette solo segni costituiti da una particolare combinazione di colori diversi o tonalità particolari 43, consente la registrazione come marchi di tutti i colori 44, per quanto quest ultimi non siano espressamente menzionanti tra i segni registrabili. Per quel che riguarda la rappresentazione grafica, posto che questa dovrebbe essere sempre chiara, precisa, completa, facilmente accessibile, costante ed oggettiva, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria 45, risulterebbe inidonea la rappresentazione mediante il deposito di un campione su una superficie in quanto soggetto ad alterazioni. Al contrario, costituirebbe sempre idonea rappresentazione l identificazione del colore tramite il codice Pantone internazionalmente riconosciuto. Altri ostacoli alla registrazione riguardano la valenza funzionale di determinati colori per certi prodotti o il fatto che una determinata colorazione può dare un valore sostanziale al prodotto: il problema viene risolto escludendo i colori dalla registrazione mediante un applicazione degli impedimenti contenuti nell art. 9 c.p.i. analoga a quella delle forme, di cui si dirà 46. Possono in linea generale essere registrati come marchi anche quelli gustativi o di movimento. A tal proposito la giurisprudenza ha, però, negato la registrabilità del sapore artificiale di fragola e dell apertura dall alto della portiera delle vetture Lamborghini 47. Tra i marchi non convenzionali rientrano anche i marchi tattili e di posizione. In generale, permangono le difficoltà nel dare un adeguata rappresentazione grafica a tali marchi la cui domanda di registrazione è il più delle volte rigettata. A titolo esemplificativo, tra le domande di registrazione accolte c è quella dell odore di erba appena tagliata per contraddistinguere palline da tennis, 42 Trib. Milano, 7 giugno 2007, in Giur. ann. dir. ind., 2007, VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012, 173; SIRONI, Segni registrabili come marchio, op.cit., CGCE, 24 Giugno 2004, in Giur. dir. ind., 2004, CGCE, 6 maggio 2003, in Giur. dir. ind, 2003, SIRONI, Segni registrabili come marchio, op.cit., BOTTERO, Gli impedimenti assoluti alla registrazione, op.cit., 26 ss; v. Commissione di ricorso dell UAMI, 4 agosto 2003, in proc. R-120/2001-2; v. Commissione di ricorso dell UAMI, 23 settembre 2003, in proc. R-772/