LA TUTELA CAUTELARE IN TEMA DI MARCHI E DI CONCORRENZA SLEALE

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1 COLLANA FINANZAEDIRITTO Davide Cesiano LA TUTELA CAUTELARE IN TEMA DI MARCHI E DI CONCORRENZA SLEALE AGGIORNATO ALLA FINANZIARIA 2008

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3 Davide Cesiano La tutela cautelare in tema di marchi e di concorrenza sleale Editore Le Fonti Milano 2008

4 Tutti i diritti sono riservati. E vietata la riproduzione e la distribuzione anche parziale e con qualsiasi strumento del presente prodotto editoriale senza previo consenso scritto dell Editore. Tutte le informazioni riportate sono state verificate nel migliore dei modi dall autore e dall editore. Tuttavia entrambi declinano la responsabilità per eventuali ed involontari errori. Le opinioni ed i punti di vista non necessariamente coincidono e rispecchiano quelli dell autore e/o dell editore. ISBN Seconda Edizione Copyright 2008 Editrice Le Fonti S.r.l. Via Olindo Guerrini, Milano Tel r.a. Fax info@editricelefonti.it Stampa: Digital Print Service S.r.l., Segrate (MI)

5 Indice PREMESSA 7 Capitolo 1 IL NUOVO QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DEL MARCHIO DOPO L ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TRIPS 1.1 Nozione, funzione e requisiti del marchio La registrazione del marchio ai fini della tutela La normativa di tutela del marchio prima 36 degli accordi TRIPs 1.4 I principi informatori degli Accordi TRIPs: 38 in particolare sulla riforma dei provvedimenti cautelari di diritto industriale 1.5 L attuazione degli accordi TRIPs in Italia 40 attraverso il D.lgs. n. 198/ Riforma della tutela della proprietà industriale 42 alla luce D.lgs , n. 168 e del D.lgs , n. 30: l istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali. Capitolo 2 I PROVVEDIMENTI CAUTELARI PER LA TUTELA DEL MARCHIO: DESCRIZIONE, SEQUESTRO ED INIBITORIA 2.1 La descrizione La descrizione dopo l entrata in vigore 55 del Codice della proprietà industriale: novità I presupposti soggettivi ed oggettivi 68 per la concessione del provvedimento: legittimazione, fumus boni iuris e periculum in mora 3

6 Indice 2.2 Il sequestro La specificità di struttura e funzione 74 del sequestro per marchi rispetto alle regole della cautela previste dalla novella del codice di procedura civile I presupposti del provvedimento, la competenza 76 e gli oggetti sottoposti al sequestro La disciplina del procedimento La disciplina del procedimento Inibitoria provvisoria tipica il nuovo testo dell art. 63 legge marchi ora 83 sostituito dall art. 131 del codice della proprietà industriale: funzione dell inibitoria i presupposti per la concessione 84 del provvedimento 2.4 L applicabilità della normativa in tema di tutela 87 del marchio al domain name dopo l entrata in vigore del codice della proprieta industriale Nozione e funzione del Domain Name Il Domain Name e la normativa in tema 91 di tutela del marchio: un ipotesi controversa prima dell entrata in vigore del nuovo Codice della proprietà industriale Alcune soluzioni prospettate dalla dottrina e 97 dalla giurisprudenza più recente sull argomento La nuova disciplina del Domain name secondo il legislatore del Codice della proprietà industriale Capitolo 3 L ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI A DIFESA DELLA LEALTA DELLA CONCORRENZA 3.1 Evoluzione ed applicazione della disciplina 103 della concorrenza sleale 3.2 Gli atti di concorrenza sleale. Le fattispecie tipiche I procedimenti cautelari in tema 124 di concorrenza sleale: il ricorso ex art 700 c.p.c. 4

7 La tutela cautelare in tema di marchi e di concorrenza sleale 3.4 I presupposti per la concessione 129 del provvedimento d urgenza 3.5 Il contenuto oggettivo del provvedimento 133 in particolare l inibitoria provvisoria 3.6 I rapporti tra la tutela del marchio registrato 140 e la tutela della concorrenza sleale. Cumulo di azioni 3.7 Brevi cenni sulla funzione di repressione della 143 concorrenza sleale svolta dalla Camere di Commercio alla luce della legge n. 580 del Capitolo 4 L ART 669 QUATERDECIES C.P.C. E I PROVVEDIMENTI CAUTELARI SPECIFICI IN TEMA DI MARCHI. I DIBATTITI INTERPRETATIVI CONSEGUENTI ALLA LORO SPECIFICITA 4.1 La novella processuale del 1990 e le sue idee ispiratrici L ambito di applicazione del nuovo procedimento 150 cautelare uniforme e le recenti modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla Legge , n. 80: l art 669 quaterdecies c.p.c. 4.3 Il difficile compito di comparare i provvedimenti cautelari 159 di diritto industriale quando si trovino sottoposti all interpretazione della clausola di compatibilità INDICE BIBLIOGRAFICO 166 APPENDICE NORMATIVA 1. Estratto (artt. 1 28; ) dal D.lgs , n. 30 c.d. Codice della Proprietà Industriale D.lgs , n. 35 (c.d. Decreto sulla competitività ) coordinato con la legge di conversione , n D.lgs , n. 140 che ha attuato la direttiva 2004/48/CE in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale c.d. Direttiva Enforcement

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9 PREMESSA Il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 rivolto ad attuare la delega contenuta nell art. 15 della legge , n. 273, meglio nota come legge dei 100 giorni del Governo Berlusconi, recante misure per favorire l iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza ha unificato in unico testo legislativo (c.d. Codice della proprietà industriale) ben 39 leggi separate e distinte, apportando all intero settore del diritto industriale un evidente beneficio sotto il profilo della facilitazione di consultazione. Il Codice della proprietà industriale, attraverso un imponente lavoro di riassetto normativo, ha rilegificato norme che prima a vevano rango sott ordinato alla legge, si pensi ai regolamenti governativi ed a quelli ministeriali, contestualmente ha collocato su unico livello, quello della legge appunto, tutte le varie fonti che prima disciplinavano il settore della proprietà industriale, in più, ha abrogato numerose norme, al fine di ripristinare una coerenza normativa tra il predetto settore e gli altri settori sostanziali e processuali dell ordinamento generale che l eccessiva legiferazione degli ultimi decenni aveva seriamente compromesso. Il legislatore del Codice della proprietà industriale non si è limitato ad un mero intervento di semplificazione normativa, ma ha introdotto importanti novità: in primo luogo, ha integrato la disciplina del D.lgs n. 168 con riferimento all individuazione dei giudizi di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, includendo le controversie relative alle fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la proprietà industriale ed estendendo la competenza delle predette sezioni anche alle controversie in materia di illeciti antitrust nazionali e comunitari. In secondo luogo, ha assoggettato tutte le controversie di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà 7

10 Premessa industriale al rito societario (D.lgs , n. 5). Questa ultima scelta nasceva dall esigenza di dotare l imprenditoria italiana di un efficace strumento di tutela per la competitività delle imprese e di difendere l intero settore del made in Italy dagli attacchi della contraffazione e della concorrenza sleale provenienti soprattutto dei Paesi del Sud Est Asiatico, di qui la decisione di applicare un rito che sulla carta avrebbe dovuto garantire una consistente accelerazione dei tempi di giudizio. All indomani della nascita del processo societario, si sono registrati numerosi attacchi da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina che hanno accusato il nuovo processo di palese incostituzionalità per eccesso di delega. Solo recentemente, con la sentenza n.170 del 17 maggio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l illegittimità, per contrasto con l art. 76 della Costituzione, dell art. 134, 1 c. del D. lgs n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale ex art. 15 della legge 12 dicembre 2002 n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale devoluti alle Sezioni specializzate e nelle materie che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme che regolano il processo societario ordinario in primo e secondo grado (artt e del D. lgs. n. 5/2003) ed il relativo procedimento cautelare (artt del D. lgs. cit.). Riguardo i provvedimenti cautelari in materia industriale oggetto della presente trattazione, si evidenzia che, a seguito della pronuncia della Consulta, essi sono ormai soggetti alla disciplina del rito ordinario che ha comunque registrato rilevanti ed aprezzabili novità nell ambito dei provvedimenti di urgenza, ex art. 700 c.p.c. e delle altre misure cautelari di natura anticipatoria, prevedendo la c.d. attenuazione del nesso di strumentalità necessaria della cautela rispetto al merito. La suddetta attenuazione si è tradotta, concretamente, nella scomparsa dell onere di instaurazione del merito entro un termine perentorio a pena di inefficacia della misura cautelare, 8

11 La tutela cautelare in tema di marchi e di concorrenza sleale come pure nella circostanza che l inefficacia non si produce quando il giudizio di merito già instaurato, poi, si estingua. Giova ricordare che il provvedimento di urgenza è tuttora tra gli strumenti cautelari più diffusi in ambito industriale per evitare il danno di attesa della decisione di merito, considerati i tempi notoriamente lunghi della giustizia civile italiana. Sempre più spesso il titolare di un diritto di proprietà industriale ricorre al provvedimento di urgenza, per chiedere che sia disposta l inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell uso di quanto costituisce violazione del diritto. Dunque garantire al provvedimento di urgenza una maggiore stabilità riguardo al perdurare degli effetti sine die, significa per il titolare di un diritto di proprietà industriale ottenere una pronuncia inibitoria, senza dovere successivamente instaurare un giudizio di merito lungo e costoso nei confronti di società e soggetti che sempre più spesso hanno ben poco da perdere economicamente. L esperienza giudiziaria di alcuni Tribunali del Sud Italia ha evidenziato che l attività contraffattiva si concentra principalmente sui prodotti delle grandi industrie della moda e dei suoi accessori e che la stessa è posta in essere da piccole società espressione il più delle volte della criminalità organizzata, nei cui confronti è quasi sempre impossibile procedere con l esecuzione forzata per il recupero delle spese legali e quant altro l autorità giudiziaria abbia riconosciuto. Ciò che primariamente interessa al titolare di un diritto industriale è bloccare il commercio della merce contraffata ed inibire l utilizzo illecito del proprio marchio, in questo senso, il nuovo provvedimento di urgenza è in grado più di ogni altra misura di adempiere a tale funzione, senza dovere affrontare i costi di un giudizio di merito ed attendere tempi eccessivamente lunghi. Particolarmente innovativa è, poi, la norma del Codice della proprietà industriale che ha equiparato il nome di dominio aziendale ad un segno distintivo, estendendo i criteri di nullità del Marchio 9

12 Premessa anche al conflitto con nomi di dominio aziendale e stabilendo che: non sono nuovi, ai sensi dell articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri.... La mancanza fino ad oggi di una normativa specifica sul punto aveva generato una diversità di opinioni non sempre positiva in seno alla giurisprudenza su quale tutela potere garantire al titolare di un diritto di proprietà industriale danneggiato dall indebito utilizzo di un nome di dominio uguale al proprio diritto di privativa. L estensione dell istituto della inibitoria di cui all art. 131 Codice della proprietà industriale al nome di dominio aziendale, prevedendo anche la possibilità per l autorità giudiziaria, in via cautelare, il trasferimento provvisorio, del nome di dominio, costituisce una delle novità più significative introdotte dal Codice ed uno strumento in grado di garantire una idonea tutela avverso le nuove e più pericolose forme di contraffazione telematica che, in molti casi, hanno sostituito la vecchia e tradizionale contraffazione consistente nella vendita del prodotto c.d. taroccato. Se dunque l applicazione del rito societario alle cause in materia di proprietà industriale poteva essere valutata positivamente sotto il profilo del nuovo procedimento cautelare, lo stesso discorso non poteva essere fatto per il giudizio ordinario di cognizione, eccessivamente ferraginoso e tutt altro che celere, soprattutto nel caso di pluralità di parti. Sotto questo profilo, l intervento della Corte Costituzionale può essere giudicato positivamente, soprattutto se si considera che il procedimento cautelare societario è stato sostanzialmente esportato nel codice di rito. Alla luce dell insegnamento che si ricava dalla sentenza della Corte Costituzionale, appare opportuno che il legislatore abbandoni definitivamente il miraggio della proliferazione dei riti speciali come panacea contro il male cronico da cui è affetta la 10

13 La tutela cautelare in tema di marchi e di concorrenza sleale giustizia civile italiana: l eccessiva durata dei processi, e nello stesso tempo, cerchi di approntare un modello efficiente ed unitarioall interno del processo di cognizione, in tal senso, vanno salutate positivamente le modifiche introdotte dalla Legge , n. 80 (Decreto sulla competitività) che, con il nuovo art. 183 c.p.c., ha unificato, in ossequio al principio della concentrazione di chiovendiana memoria, le due udienza di prima comparizione delle parti e di prima trattazione che in precedenza erano distinte e separate dai vecchi artt. 180 e 183 c.p.c.. Tuttavia, occorre che il legislatore si renda conto che qualsiasi riforma legislativa per quanto possa essere buona sulla carta, non potrà mai supplire alle carenze di uomini e mezzi (e dunque di risorse economiche) in cui versa ormai da decenni la giustizia del nostro Paese, ponendola tra le ultime in ambito comunitario per efficienza e durata dei processi, basti considerare il rilevante incremento del contenzioso relativo alla Legge Pinto. Un ultima notazione va fatta sulla deludente scelta del legislatore del Codice della proprietà industriale di escludere dal riordino il diritto di autore, in ossequio ad una anacronistica distinzione tra proprietà industriale ed intellettuale. Le nuove tecnologie hanno creato opere dell ingegno (si pensi al software oppure alle banche dati) strettamente connesse ai diritti di privativa industriale e lontane dal concetto di opera, quale frutto dell esperienza artistica (opere letterarie, musicali, delle arti figurative) per cui l introduzione di un unico Codice della proprietà industriale ed intellettuale sarebbe stata accolta con grande favore dalle imprese italiane e dagli addetti ai lavori. Ci si augura che il legislatore non impieghi un altro cinquantennio per mettere mano ad un Codice della proprietà intellettuale, come è avvenuto per il Codice della proprietà industriale, atteso che anche questo settore presenta esigenze di semplificazione e riassetto normativo, dopo decenni di legiferazione sovrabbondante e non sempre coerente. 11

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