Introduzione al brevetto II parte

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1 Introduzione al brevetto II parte L attività inventiva Gli altri requisiti di brevettabilità Le formule generali La contraffazione L esenzione per uso sperimentale Le invenzioni dei dipendenti delle Università I requisiti di brevettabilità Novità (novelty) Attività inventiva (inventive step) Industrialità (industrial application) Liceità ( ordre public and morality) Sufficiente descrizione (sufficiency of disclosure) 2 Attività inventiva (art.48) 1. Un invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. [ ] 3

2 Attività inventiva Non ovvietà del trovato rispetto alla tecnica nota al momento del deposito della domanda, secondo le capacità deduttive e applicative del tecnico medio del ramo. Concetto soggettivo, dipendente dalla definizione di tecnico medio e di non ovvietà. L attività inventiva è anche detta: originalità, non ovvietà, altezza inventiva, novità intrinseca. 4 Il tecnico medio E un laureato di media preparazione. Non è un superesperto del settore, bensì un tecnico esecutivo. Non possiede attività inventiva. E in grado di combinare a mosaico le anteriorità. Possiede quindi capacità deduttive, ma non induttive. 5 La non ovvietà L invenzione deve avere un risultato sorprendente, ovvero non prevedibile a priori. In realtà l invenzione nasce spesso dal combinare tra di loro diversi aspetti della tecnica nota, ma tale ricostruzione non deve essere evidente al tecnico del ramo. La semplice combinazione di due documenti della tecnica nota distrugge l attività inventiva. La giurisprudenza italiana lega spesso l attività inventiva al progresso tecnico permesso dall invenzione. 6

3 Pregiudizio tecnico Il pregiudizio tecnico si realizza quando nello stato della tecnica sono presenti uno o più documenti che allontanino l inventore dalla soluzione inventiva e lo indirizzino verso altre soluzioni. Il pregiudizio tecnico è considerato un indizio di attività inventiva. In caso di pregiudizio tecnico, l attività inventiva viene spesso riconosciuta. 7 Domande di brevetto non ancora pubblicate (art. 48) 1. [ ] Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell art. 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l apprezzamento dell attività inventiva. Tali documenti sono presi in considerazione solo per la valutazione della novità. 8 Industrialità (art. 49) 1. Un invenzione è considerata atta ad avere un applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. 9

4 Industrialità L invenzione deve essere tecnicamente realizzabile su scala industriale in maniera riproducibile. L industrialità non presuppone l utilità del trovato: l invenzione non deve essere necessariamente la migliore soluzione possibile del problema tecnico. E raro che ad una domanda di brevetto venga contestata la mancanza di applicazione industriale. Agricoltura, allevamento e commercio rientrano nel concetto di industrialità. 10 Liceità (art. 50) 1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all ordine pubblico o al buon costume. Il Ministero della Difesa effettua un controllo preventivo sulle domande di brevetto depositate. 11 Sufficiente descrizione (art. 51) 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. 2. L invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. 12

5 Sufficiente descrizione Ogni domanda di brevetto che rivendichi nuovi composti deve contenere la descrizione del procedimento usato per prepararli: diversamente la domanda sarebbe nulla per insufficiente descrizione, in quanto il tecnico medio sarebbe costretto, per riprodurre i composti rivendicati, a escogitare un cammino di sintesi. Ciò vale anche per gli intermedi, se la loro preparazione non è banale. La descrizione deve essere autosufficiente! 13 Le formule generali Raramente in un brevetto chimico si rivendica un solo prodotto, bensì una serie di composti con struttura analoga. Essi vengono raggruppati in una formula generale, nell ambito della quale i singoli composti sono identificati dagli specifici valori attribuiti ad alcune variabili. Frequentemente si incontrano brevetti che pretendono di tutelare milioni o miliardi di composti. 14 Le formule generali Una formula generale è senz altro giustificabile se 1. è omogenea (si riferisce ad una sola classe di composti); 2. ognuna delle variabili è rappresentata negli esempi; 3. comprende un numero definito di composti; 4. ognuno dei quali è effettivamente preparabile. Nota bene: a invenzioni pionieristiche è concessa una maggiore generalizzazione. 15

6 Le formule generali: esempio Composti di formula I nella quale R = alchile C 1 -C 4 (8 significati) COOR R 1 = alogeno (16), R 1 alchile C 1 -C 4 (32), alcossile C 1 -C 4 (32) (CH 2 ) n (in totale 80 significati) [I] R 2 e R 3, uguali o diversi = idrogeno, alchile C 1 -C 4, benzile (50 significati) N = 1-4 (4 significati) composti diversi (8 X 80 X 50 X 4) R 2 N R 3 16 Invenzioni di selezione L inventore, fra le molte soluzioni di un dato problema tecnico individua quella praticabile saltando la lunga, complessa e costosa sperimentazione di tutte le possibili soluzioni alternative. Esempio: un primo brevetto rivendica una formula generale; un secondo rivendica una specifica molecola; questa molecola deve avere caratteristiche sorprendentemente più vantaggiose di quelle del resto della classe (la selezione deve essere inventiva); il secondo brevetto è dipendente dal primo. 17 La contraffazione (Infringement) Con questo termine si intende la violazione di un brevetto da parte di terzi, a loro volta definiti contraffattori (infringers). La contraffazione può essere letterale per equivalenza 18

7 Contraffazione letterale Viene ravvisata ogni volta che il prodotto commerciato da terzi (o il procedimento messo in atto da terzi) ricade letteralmente nelle rivendicazioni di un brevetto. Esempio: Se un brevetto rivendica un composto X e questo stesso composto viene prodotto e messo in commercio da terzi non autorizzati, oppure il brevetto rivendica un procedimento esattamente riprodotto da terzi non autorizzati, la contraffazione è definita, appunto, letterale. 19 Contraffazione per equivalenza Si verifica quando il prodotto o il procedimento coperti da un brevetto altrui vengono artificiosamente modificati da terzi in modo da eludere la lettera delle rivendicazioni senza tuttavia discostarsi dal concetto inventivo su cui il brevetto è basato e senza apportarvi alcun miglioramento. Esempio: Se un brevetto rivendica gli esteri metilico, etilico e propilico di un certo acido e un terzo ne mette in commercio un estere butilico, senza che quest ultimo comporti alcun reale vantaggio rispetto agli esteri inferiori, egli commette una contraffazione per equivalenza. 20 Esenzione per uso sperimentale Art. 68: limitazioni del diritto di brevetto 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l oggetto dell invenzione: a) Agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretta all ottenimento, anche in Paesi esteri, di un autorizzazione all immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; b) Alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. 21

8 Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (art. 65) 1. In deroga all articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall invenzione brevettabile di cui è autore. [ ] L inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all amministrazione. 22 Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (art. 65) 2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell ambito della loro autonomia, stabiliscono l importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l uso dell invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell invenzione. [ ] 23 Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (art. 65) 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. L assegnazione della proprietà intellettuale è lasciata alla libera contrattazione fra le parti. 24

9 Regolamento brevetti Unipd Il 9/10/01 entrò in vigore il regolamento brevetti dell Università di Padova ( Dopo pochi giorni, la legge 383 (Tremonti bis) modificò la legge brevetti assegnando al ricercatore dell università il diritto al brevetto, a differenza di quanto previsto dalle altre norme che regolano le invenzioni dei dipendenti. La legge prevale sul regolamento interno. 25 Regolamento brevetti Unipd L inventore può comunque scegliere di cedere all università il diritto al brevetto e avvalersi della consulenza da essa messa a disposizione. Il brevetto sarà depositato a nome dell Università di Padova, che si farà carico dei costi di brevettazione. Il regolamento brevetti prevede che gli eventuali utili derivanti dallo sfruttamento dell invenzione spettino per il 70% all inventore, per il 10% alla struttura di appartenenza e per il 20% all Università. 26