Centro Studi Anticontraffazione LA CONTRAFFAZIONE ON-LINE. Avv. Daniele Caneva Milano, 24 marzo 2011

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1 Centro Studi Anticontraffazione LA CONTRAFFAZIONE ON-LINE Avv. Daniele Caneva Milano, 24 marzo 2011

2 Due gruppi di illeciti che riguardano la violazione on-line di diritti di proprietà industriale e intellettuale A.Attivazione di strumenti tipici del mondo Internet coinvolgendo segni o diritti di proprietà intellettuale altrui. B.Vendita di beni contraffatti on-line

3 Illeciti connessi alla attivazione di strumenti tecnici tipici del mondo Internet a) Grabbing: adozione di un nome a dominio in violazione di un segno distintivo altrui o di un nome di persona. b) Key words (meta-tag): adozione di un segno distintivo altrui tra le parole che permettono ad un motore di ricerca di identificare il sito di un soggetto diverso dal titolare del segno distintivo impiegato. c) Linking, framing, mirroring: collegamento dal sito di un soggetto alla pagina o al contenuto di un sito di un concorrente.

4 Casistica: a) Cybersquatting o Grabbing i.usurpazione per approfittarsi della notorietà altrui ii.distribuzione esclusiva per un territorio iii.rivenditore senza particolare rapporto contrattuale con il committente Avvertimento: I titolari dei marchi hanno tralasciato per troppo tempo la tutela del nome a dominio soprattutto nei paesi diversi da quello di origine.

5 1) Norme del c.p.i. e del c.c. Grabbing: norme applicabili -Art. 12 c.1 c.p.i. novità: «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che [...] siano identici o simili a un segno già noto come [...] nome a dominio usato nell'attività economica». - Art. 22 c.p.i. unitarietà dei segni distintivi: «È vietato adottare come [ ] nome a dominio [ ] un segno uguale o simile all'altrui marchio se [ ] possa determinarsi un rischio di confusione» - Art. 118 c. 6 c.p.i.: «la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione» - Art. 133 c.p.i.: «L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio» - Art c.c. concorrenza sleale confusoria: «compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri»

6 Grabbing: norme applicabili 2) Riassegnazione amministrativa del nome a dominio Tre requisiti: - Il nome a dominio contestato é identico o simile ad un marchio (registrato o di fatto) o ad un nome su cui il ricorrente vanta diritti - Il nome a dominio contestato é stato registrato da persona non avente diritti o interessi legittimi su di esso - Il nome a dominio contestato é stato registrato e viene utilizzato in malafede

7 Casistica: b) key words (meta-tag)

8 Norme applicabili e giurisprudenza 1) Norme del c.p.i e del c.c. - art. 20 c.p.i.: illecito di contraffazione: «I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi [ ] di utilizzare il segno nella pubblicità». - art c.c.: illecito di concorrenza sleale confusoria 2) Giurisprudenza concorrenza sleale: a) «L'inserimento di "meta-tag" in un sito web comporta la violazione dell'art. 2598, n.1, c.c., se gli utenti, inserendo come chiave di ricerca il segno distintivo di una determinata azienda, raggiungono il sito di azienda diversa. Così operando, infatti, vengono posti in essere atti di concorrenza sleale confusoria, mediante illecito utilizzo dei segni distintivi» (Trib. Bologna, 30 luglio 2002, in

9 Norme applicabili e giurisprudenza b) «L'utilizzazione di una espressione lessicale, facente parte di un marchio tutelato, come "metatag" in un motore di ricerca presente sul web, configura atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.». (Trib. Milano, 08 febbraio 2002, in Archivio Civile, 2002) c) «L utilizzazione quale meta-tag del marchio altrui, che consente di comparire nell ambito delle ricerche eseguite attraverso motori di ricerca operanti sulla rete web laddove l utente ritenga di inserire tale marchio nella sua stringa di ricerca, integra l illecito concorrenziale di cui all art n. 3, ma anche il presupposto dell indebito vantaggio che l autore dell illecito può trarre dalla rinomanza nel settore del marchio utilizzato, in relazione ai diritti riconosciuti al titolare del marchio ai sensi dell art. 20.1, lett. C) C.P.I.». (Trib. Bologna, 14 novembre 2005, in GADI 4902/1)

10 Norme applicabili e giurisprudenza 2) Giurisprudenza contraffazione: «L utilizzazione quale meta-tag del marchio altrui [ ] integra anche il presupposto dell indebito vantaggio che l autore dell illecito può trarre dalla rinomanza nel settore del marchio utilizzato, in relazione ai diritti riconosciuti al titolare del marchio ai sensi dell art. 20.1, lett. c) c.p.i.» (Trib. Milano, 14 novembre 2005, in GADI 4902).

11 Casistica: -Surface-link c) Linking

12 Casistica: -Deep-link c) Linking Avvertimento: Il passaggio di Internet da sistema di circolazione delle informazioni a sistema di e-business ha posto la questione con gravità: il fattore dei ricavi pubblicitari.

13 Normativa di riferimento e giurisprudenza Norme applicabili: - Art. 65 l.a.: Libera utilizzazione: «Gli articoli di attualità [ ] possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato». - Art. 156 e ss. l.a.: Inibitoria ed altre sanzioni anche cautelari alle violazioni del diritto d autore. - Art. 2598: divieto di imitazione servile e di attività confusoria.

14 Normativa di riferimento e giurisprudenza Giurisprudenza: Trib. Milano: La riproduzione sistematica in una rassegna stampa di articoli giornalistici e di notizie tratti da pubblicazioni altrui, ancorché effettuata mediante strumenti informatici e telematici, deve essere inibita in via cautelare, posto che: a) costituisce un illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale e della violazione del diritto d'autore; b) il suo protrarsi comporta una recrudescenza degli effetti dannosi verosimilmente già verificatisi. (Trib. Milano, 08 aprile 1997, in Foro It., 1997, I, 3030).

15 Normativa di riferimento e giurisprudenza Trib. Rotterdam: «Per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria, è probabile che l'esistenza di kranten.com abbia allo stesso tempo anche un effetto promozionale, attirando più visitatori ai siti web dei giornali. Pertanto al momento non si può ritenere che i giornali subiscano effettivamente dei danni Il diritto d autore limita il diritto di riprodurre delle opere dell ingegno. Tuttavia, l inserimento di un deep link dal sito web kranten.com agli approfondimenti e agli articoli pubblicati dai giornali non può essere considerato come una riproduzione di queste opere». (Trib. Rotterdam, sent. del 22 agosto 2000, Dagbladen vs. Eureka Internetdiensten).

16 Trib. Parigi: «La creazione di collegamenti ipertestuali semplici viene considerata implicitamente autorizzata da tutti gli operatori di siti web, lo stesso non si applica ai collegamenti cosiddetti profondi ( Deep links ) e che rinviano direttamente alle pagine secondarie del sito bersaglio, senza passare per la sua home page. Qualsiasi creazione di link tra i siti della rete Internet, quale che sia il metodo utilizzato, che abbia come conseguenza di sviare o snaturare il contenuto o l'immagine del sito bersaglio [ ] di fare apparire come proprio tale sito bersaglio, senza menzionare la fonte, in particolare non lasciando comparire l'indirizzo URL del sito collegato [ ] di non segnalare al visitatore, in modo chiaro e inequivoco, che egli è diretto ad un sito o a una pagina web esterni [ ] sarà considerata un'azione sleale, parassitaria e una appropriazione del lavoro e degli sforzi finanziari altrui (Trib. Parigi, ordinanza del 26 dicembre 2000, Cadre On Line / Keljob).. Normativa di riferimento e giurisprudenza

17 Normativa di riferimento e giurisprudenza AGCM: «Quanto al fenomeno del deep linking, si rileva che, come evidenziato da Google, fornire collegamenti diretti a specifici contenuti online costituisce un essenziale modalità di funzionamento dei motori di ricerca e dei servizi di aggregazione di news, in quanto garantisce agli utenti l accesso diretto alle notizie di loro interesse individuate attraverso i suddetti servizi». (Autorità garante della concorrenza e del mercato, delibera del 22 dicembre 2010) ;

18 Casistica: Framing

19 Casistica: Mirroring

20 Casistica: B. Illeciti di contraffazione on-line

21 Problema giuridico: la territorialità - Questione: la mera accessibilità ad un sito straniero (anche ".com") che vende prodotti contraffatti permette di radicare un giudizio di contraffazione da parte del titolare del marchio italiano in Italia? a) Art. 3, legge 218/1995: «La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti» dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e successive modificazioni «in vigore per l Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione». b) Art. 5 n. 3, Regolamento CE n. 44/2001: in materia di illeciti civili dolosi o colposi sussiste la giurisdizione del Giudice «del luogo in cui l evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

22 Problema giuridico: la territorialità Trib. Milano: «La mera accessibilità di un sito internet non costituisce uso di un marchio, essendo a tal fine necessario un effetto commerciale sul territorio del paese in cui quel marchio è registrato, perché si possa parlare di uso effettivo. Nel caso di specie (1800 flowers) i marchi avversari non producono alcun effetto commerciale in quanto non entrano mai concretamente su tale territorio proprio perché ci si trova di fronte ad una proposta commerciale esclusivamente indirizzata a clienti americani» (Trib. Milano, sent. n. 3549/09). Trib. Monaco: La convenuta ha la propria sede legale negli Stati Uniti ed eroga i propri servizi esclusivamente da un Service-Center negli Stati Uniti. La pagina Internet della convenuta è in lingua inglese, le offerte sono esposte in valuta statunitense e non è riportato un convertitore di valuta. Nelle condizioni commerciali della convenuta, come luogo della prestazione dei servizi vengono indicati gli Stati Uniti. L offerta su Internet della convenuta è quindi inequivocabilmente destinata unicamente alla clientela americana» (Trib. Monaco, sent. n /03).

23 Problema giuridico: la territorialità UK High Court: «Per le leggi sui marchi, inserirsi dove un titolare di sito web non intende rivolgersi al mondo ma soltanto ad un clientela locale e dove qualcuno che veda il sito lo intenda in questo modo, sarebbe assurdo. Quindi il semplice fatto che i siti web possano essere visitati ovunque nel mondo non significa, ai fini del marchio, che la legge debba considerarli come utilizzati ovunque nel mondo. Tutto dipende dalle circostanze e in particolare dall intenzione del titolare del sito e da ciò che il visitatore capirà accendendo al sito» High Court, sent. n /1999.

24 Problema giuridico: la territorialità In sintesi, determina la competenza italiana la presenza: 1)di un effetto commerciale in Italia 2)di una sede legale, operativa o di una organizzazione commerciale italiana 3)di testi in lingua italiana 4)della possibilità di acquistare con la valuta corrente in Italia 5)di una sezione dedicata con specificità all Italia 6)di un convertitore di valuta 7)di taglie italiane