I metodi di appropriabilità e il sistema dei brevetti

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1 DISPENSA 3 - ECONOMIA DELL INNOVAZIONE I metodi di appropriabilità e il sistema dei brevetti 1. Il problema dell'appropriabilità e gli incentivi all'innovazione Le imprese svolgono attività di ricerca in quanto intendono trarre profitti dai suoi risultati (pur sapendo che il rischio di non riuscirci è elevato). Il fatto che la conoscenza prodotta si diffonda e quindi sia sfruttabile anche dai concorrenti evidentemente disincentiva la ricerca, come abbiamo già discusso in precedenza. A questa problematica ci si riferisce con il termine di appropriabilità: il risultato di una ricerca, ovvero la nuova conoscenza prodotta, è appropriabile se il suo produttore è in grado di appropriarsi dei benefici ricavabili da questa conoscenza, ossia dei profitti che derivano dal suo impiego in un prodotto commerciabile o in una tecnologia applicabile internamente. La diffusione della conoscenza o l'imitazione del prodotto che incorpora la nuova conoscenza impediscono all'innovatore l'appropriazione dei profitti. Gli imitatori (free rider) si trovano in questo caso in una posizione di vantaggio, in quanto non devono sostenere spese per ottenere i risultati che gli innovatori hanno ottenuto con il loro impegno. I principali metodi utilizzati dalle imprese per difendere la proprietà della conoscenza prodotta sono: brevettazione segretezza Inoltre varie condizioni di contesto favoriscono l'innovatore e gli consentono di ricavare profitti dall'innovazione: ritardi naturali all'imitazione quali: 1) lentezza di diffusione dell'informazione; 2) difficoltà da parte delle imprese imitatrici nell'acquisire il know-how, a causa degli elementi taciti del know-how; 3) il free riding "is far from free": anche per duplicare e imitare bisogna sostenere delle spese e sviluppare capacità di assorbimento; essere il primo a scendere lungo la curva di apprendimento o a catturare economie di rete (quest ultimo aspetto sarà chiarito nel successivo capitolo sull economia dell informazione); l'operare in un mercato di concorrenza imperfetta, dovuta alla differenziazione dei prodotti. In questo caso il first comer ottiene vantaggi d'immagine, che consentono alti prezzi e buone quote di mercato; può essere fondamentale per l'impresa innovatrice il fatto di disporre di risorse complementari (complementary assets), quali efficienti impianti produttivi, buoni canali distributivi, precedenti vantaggi di immagine, capacità finanziarie elevate spendibili in massicce campagne pubblicitarie che le consentono di penetrare in tempi rapidi nel mercato; l'operare in un oligopolio ristretto con alte barriere all'entrata. In questo caso i 1

2 prezzi e i profitti possono essere mantenuti alti anche dopo l'imitazione. L indagine di Yale (1987) ha consentito di valutare l'efficacia dei metodi alternativi di protezione dei vantaggi dell'innovazione 1. Sono stati intervistati 650 dirigenti nel campo della R&S di 130 settori industriali, chiedendo di valutare su una scala da 1 a 7 l'efficacia dei vari metodi. I risultati ottenuti sono sintetizzati nella tabella 1, che mostra i valori medi delle risposte, ossia il grado di importanza dei diversi approcci. Metodi di appropriazione dei benefici dell'innovazione Nuovi prodotti Nuovi processi Brevetti per impedire l'imitazione 4,33 3,52 Brevetti per assicurare reddito da royalty 3,75 3,31 Segretezza 3,57 4,31 Essere il primo ad innovare 5,41 5,11 Discesa in anticipo lungo la curva di apprendimento 5,09 5,02 Servizi o canali di vendita superiori 5,59 4,55 I vantaggi strategici dovuti all'essere innovatore, ma non dovuti al brevetto, sono ritenuti molto più importanti della protezione brevettuale. Solo in 25 industrie (su 130) il risultato medio per la protezione brevettuale come metodo per impedire l'imitazione è stato valutato di importanza tra 5 e 7. In particolare il brevetto è giudicato fondamentale nell'industria farmaceutica e in quella dei prodotti chimici per l'agricoltura e per l'industria. E chiaro che questi risultati si riferiscono a imprese che detengono risorse complementari, cioè in generali a grandi imprese. Un'altra importante ricerca i cui risultati sono coerenti con quanto appena illustrato è stata condotta da Mansfield (1986), il quale ha chiesto a dirigenti di R&S di un centinaio di imprese statunitensi che proporzione delle innovazioni sviluppate tra il 1981 e il 1983 non sarebbe stata realizzata senza protezione brevettuale. I risultati per 8 settori industriali sono stati i seguenti: Farmaceutica 60% Prodotti chimici 38% Raffinazione petrolifera 25% Macchinario 17% Prodotti di metallo 12% Macchine elettriche 11% Metallurgia 1% Strumenti 1% In altri 4 settori (macchine per ufficio, mezzi di trasporto, prodotti in gomma e tessili) il risultato è stato zero. 1 Il Carnegie Mellon study (Cohen, Nelson and Walsh, 1996) ha recentemente aggiornato e confermato i risultati della Yale Survey. 2

3 Se si pesano le risposte con le spese di R&S finanziate dalle imprese appartenenti ai diversi settori nel 1982, risulta che la perdita aggregata di invenzioni in assenza di protezione brevettuale sarebbe stata pari a circa il 14%. Andrebbero perse soprattutto le invenzioni dei settori nei quali la coperture brevettuale è del tipo tutto-o-niente (come particolari molecole o meccanismi) oppure l'output della R&S è soprattutto informazione se un prodotto funziona, per le quali è facile il free-riding. Questa ricerca, di nuovo, non copre le invenzioni di produttori indipendenti e piccole imprese. 2. La tutela della proprietà intellettuale 2.1. Le funzioni del sistema brevettuale per le imprese L attività intellettuale in campo tecnologico viene tutelata dallo Stato con la concessione del brevetto, che garantisce al titolare la proprietà intellettuale dell'invenzione. I brevetti sono validi solo per un periodo di tempo limitato generalmente a 20 anni 2 a partire dalla data in cui viene fatta richiesta (limite temporale) e solo entro il territorio dello Stato che lo ha concesso (limite territoriale). Il brevetto è quindi un titolo in forza del quale lo Stato concede entro il proprio territorio un monopolio temporaneo di sfruttamento del trovato, oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzare l'invenzione brevettata o di farla realizzare ad altri. Il titolare del brevetto, infatti, può impedire che un terzo utilizzi o sfrutti l invenzione e può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie, nonché ottenere un indennizzo per eventuali violazioni (infringements). La fondamentale finalità del sistema brevettuale è quella di fornire alle imprese (e ovviamente anche ai singoli inventori individuali) sufficienti incentivi a correre i rischi e sostenere le spese che l'attività di ricerca e più in generale l'attività innovativa comporta. E' quindi una risposta al problema dell'appropriabilità dei profitti che possono essere generati dalle invenzioni. In effetti un impresa può fare profitti grazie al brevetto in due modi: 1) vengono realizzati profitti monopolistici dalla vendita del prodotto, in quanto l'imitazione da parte dei concorrenti è impedita dalla legge; 2) vengono realizzati profitti concedendo il brevetto in licenza a terzi contro il pagamento di royalty oppure vendendolo. In questo modo l impresa vende direttamente tecnologie non incorporate in prodotti, partecipando al cosiddetto mercato delle tecnologie (market for technologies). Nella moderna economia basata sulla conoscenza, il mercato delle tecnologie (non incorporate in beni, ma nella forma di beni intangibili) ha acquistato un ruolo crescente, di 2 Un'eccezione alla durata di 20 anni si ha nel caso dei brevetti in campo farmaceutico, dove la protezione può essere prolungata, al massimo per 5 anni, su esplicita richiesta del titolare, in funzione della data nella quale è stata ottenuta l'autorizzazione da parte della Autorità Sanitaria all'immissione sul mercato del farmaco relativo. 3

4 pari passo con la separazione in fasi distinte della catena del valore. Il brevetto, convertendo le invenzioni in proprietà intellettuale codificata, rende più facile la commercializzazione delle tecnologie inventate (ne aumenta la liquidità). Il che sostanzialmente equivale ad affermare che i brevetti riducono i costi di transazione nel mercato delle tecnologie. In tale contesto, inoltre, i brevetti sono sempre più frequentemente usati dalle imprese: 3) per scambi di proprietà intellettuale con altri imprese. In questo caso il beneficio procurato dal brevetto consiste nell accesso alla conoscenza di proprietà di altre imprese. 4) per difendersi dagli attacchi di concorrenti aggressivi, che in un regime di forte sostegno da parte dei tribunali dei detentori dei diritti di proprietà intellettuale, strategicamente accusano i concorrenti con deboli portafogli brevettuali di violazione dei propri brevetti (caso dell industria dei semiconduttori, vedi oltre). Da ultimo, ma non per importanza, i portafogli di brevetti sono molto utili: 5) come mezzo di valorizzazione. Infatti i brevetti, in quanto contabilizzati nel cespite patrimoniale dell impresa, ne incrementano il valore economico. Migliorare il valore e l'immagine dell'azienda è utile sia nei confronti dei venture capitalist e delle banche - per ottenere finanziamenti sia nei confronti di altre imprese, in vista di eventuali accordi (per esempio, se si tratta per la cessione dell impresa). Ciò vale soprattutto per piccole imprese start-up. Si parla anche di funzione di segnalazione (signalling function), nel senso che i brevetti più che valere di per sé segnalano (ai venture capitalist, ai clienti ecc.) il fatto che l impresa dispone di capacità tecnologiche, e per questa via indiretta valorizzano l impresa. Infatti, nei settori high-tech, spesso più che il portafoglio brevetti esistente in un certo momento, ciò che conta è la capacità di innovare in futuro, ossia in sostanza la qualità dei team di ricercatori/progettisti. Tale qualità è segnalata dal portafoglio brevetti. Si noti che in linea di principio il brevetto andrebbe rilasciato all inventore, ma nella legislazione corrente (almeno nel nostro Paese) agli scienziati e ai tecnici che lavorano come dipendenti di imprese e che sono appositamente retribuiti per innovare non vengono riconosciuti i diritti patrimoniali derivanti dalla brevettazione dell innovazione; tali diritti patrimoniali sono riconosciuti in capo all impresa per la quale lavorano 3. E infatti l impresa datrice di lavoro che ha finanziato l attività di ricerca, i laboratori e la strumentazione necessari per svolgerla, correndo quindi i rischi insiti in tale allocazione delle risorse. Gli inventori hanno tuttavia diritto al riconoscimento morale della propria opera, e ciò viene garantito in quanto nei brevetti sono riportati i nomi delle persone (una o più) che sono stati gli autori dell invenzione. Diversa è la situazione oltreoceano, dove i diritti patrimoniali del brevetto sono sempre attribuiti all inventore che, per una cifra simbolica (solitamente un dollaro), cede tali diritti all azienda. Infine, bisogna sottolineare che la decisione del momento in cui brevettare è critica per un impresa. I ricercatori autori dell invenzione hanno fretta di brevettare, perché sono direttamente interessanti alla reputazione che deriva dal riconoscimento del loro contributo. Inoltre dopo il deposito della domanda di brevetto possono anche pubblicare articoli. Ma per l impresa può essere utile aspettare prima di offrire informazioni che possono essere utili ai concorrenti. Aspettare innanzi tutto per non correre il rischio di brevettare un invenzione non completamente messa a punto ( acerba ), compromettendo quindi la possibilità di brevettare l invenzione pienamente sviluppata, che potrebbe avere un maggior valore economico. 3 Quanto appena espresso non si applica ai ricercatori delle università e degli enti di pubblica ricerca. Si rimanda agli articoli 64 e 65 del codice della proprietà industriale per un approfondimento sul tema. 4

5 Un altra ragione per aspettare può essere quella di avere realizzati gli investimenti che consentono di avviare la produzione, per non far passare a vuoto una parte dei 20 anni in cui il brevetto ha valore. Tuttavia aspettare comporta il rischio di vedersi anticipati sul mercato o all ufficio brevetti da un impresa concorrente. Altre forme di tutela della proprietà intellettuale sono i disegni e modelli (che proteggono l aspetto estetico della creazione intellettuale), i marchi e i diritti d autore (copy-right), usati soprattutto per le opere letterarie, ma anche per il software (si veda oltre) I requisiti di brevettabilità In generale la tutela giuridica a cui è finalizzato il rilascio del brevetto è subordinata alla presenza nell invenzione dei cosiddetti requisiti di brevettabilità. Ciò in quanto non ogni invenzione può dare diritto allo sfruttamento esclusivo, ma solo quelle che apportino al progresso tecnologico un contributo ritenuto dall ordinamento così significativo da giustificare il privilegio monopolistico. Questa regola aurea a livello internazionale implica che per essere brevettabili le invenzioni devono soddisfare almeno i seguenti requisiti 4 : Novità: essa consiste nell assoluta mancanza di divulgazione dell invenzione (a meno che non sia stata data in conoscenza a persone legate al vincolo di riservatezza, e questo sia stato rispettato), che quindi si deve presentare come qualcosa che si aggiunge al patrimonio conoscitivo comune lo stato della tecnica. Lo stato della tecnica, in altre parole, è tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. L invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica preesistente (prior art) oppure, nel caso di sostanze o composizioni di sostanze, se lo è, deve essere indirizzata ad una nuova utilizzazione. Originalità (o altezza inventiva o novità intrinseca): l invenzione deve implicare attività inventiva e tale condizione è soddisfatta se per una persona esperta del ramo essa non risulti evidente dallo stato della tecnica. In altri termini, l idea inventiva deve concretarsi in qualcosa che prima non esisteva, né era facilmente configurabile e che non sia deducibile in base alla semplice competenza scientifica media; Industrialità: l invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale. E' irrilevante sia la realizzazione effettiva dell utilizzazione, sia la convenienza o utilità tecnica ed economica del trovato brevettabile, ma conta solo l'effettiva traducibilità del trovato in una concreta applicazione. Le idee teoriche non sono quindi brevettabili e nemmeno le idee generiche su un possibile prodotto. Vengono pertanto esclusi dalla possibilità di valida brevettazione come invenzioni perché non soddisfacenti al requisito dell'industrialità: --una scoperta, una teoria scientifica, un metodo matematico; --un opera letteraria, teatrale, musicale o artistica o qualsiasi altra creazione estetica; --un metodo per l esecuzione di un atto mentale, un gioco o un metodo di fare affari (in quanto tali); 4 Un ulteriore requisito è la conformità del trovato all ordine pubblico e al buon costume. 5

6 --un programma informatico (in quanto tale); --la presentazione di informazioni (in quanto tale); --la scoperta di un fenomeno naturale. Infine, la domanda di brevetto deve contenere: -- una precisa descrizione dell invenzione, tale da consentire allo scadere del brevetto la riproduzione del trovato da parte di terzi imitatori. E questo il requisito della sufficienza della descrizione. La descrizione comprende la definizione dello scopo dell invenzione, dei possibili utilizzi, l informazione su come si realizza l invenzione (processi chimici, formulazioni farmaceutiche, dosaggi, metodi d uso), esempi e disegni. --le rivendicazioni (claims), che definiscono esattamente il perimetro dei diritti di proprietà. Meno le rivendicazioni sono specifiche e dettagliate, più ampio è il perimetro. La descrizione ed i disegni vengono considerati ai soli fini dell interpretazione delle rivendicazioni Libertà di attuazione Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. Prima di commercializzare o di produrre un qualsiasi oggetto, anche il titolare di un brevetto corrispondente deve verificare l esistenza di monopoli brevettuali di terzi sull oggetto stesso. E necessario, in altre parole, verificare la libertà di attuazione (freedom to operate), rispetto a diritti brevettuali pre-esistenti. La possibilità di attuare la propria invenzione dipende quindi non tanto dall aver ottenuto un brevetto su di essa (cosa che dipende invece dalla presenza dei requisiti di brevettabilità) quanto dal fatto di non interferire con i diritti di terzi Esaurimento del diritto di esclusiva Le facoltà esclusive attribuite dal Codice della Proprietà Industriale (da ora CPI) al titolare di un diritto di PI si esauriscono una volta che i prodotti protetti siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato all interno dello Spazio Economico Europeo (art.6). Ovvero, un titolare di brevetto che vende un oggetto brevettato esaurisce in tale momento il suo diritto, e chi compra l oggetto può anche rivenderlo, senza dovere nulla a chi l ha inventato. Ciò genera il fenomeno delle cosiddette importazioni parallele: se un bene brevettato è venduto dal titolare del brevetto in diversi paesi europei a prezzi diversi, è possibile ad un terzo acquistare il bene nel paese in cui il prezzo è basso e rivenderlo nel paese dove il prezzo è più alto, ottenendo così un profitto dagli scambi. Al di fuori dello Spazio economico europeo, invece, il diritto non è ancora esaurito, in quanto il titolare del brevetto si può opporre alla re-immissione nel mercato europeo dell oggetto brevettato se esso proviene da paesi esterni Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. 6

7 2.2.3 Mantenimento del brevetto Per mantenere in vita un brevetto è necessario pagare una tassa annuale, che cresce ogni anno con andamento esponenziale. Quindi un numero non piccolo di brevetti viene lasciato decadere, una volta che sia evidente il loro scarso valore economico. Dal CODICE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE (CPI) ART. 66 (Diritto di brevetto) 1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. ART. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto) 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali. 2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi La tutela della proprietà industriale in Italia Bisogna notare che la Proprietà Intellettuale deve essere distinta dalla cosiddetta Proprietà Industriale la quale ne rappresenta il sottoinsieme che contiene la disciplina giuridica di marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali 5. In pratica, solo la disciplina del diritto d autore resta esclusa dalla Proprietà Industriale, riguardando invece propriamente solo la Proprietà Intellettuale. In Italia la materia è regolata dal Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo N.30 del 2005), che raccoglie in un testo unico la materia che era stata regolata attraverso leggi successive, a partire dal Regio Decreto del Oggi dunque la disciplina giuridica della PI non è più frazionata in una moltitudine di norme aventi ad oggetto i singoli istituti 6, 5 Articolo 1 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale. 6 Prima del citato Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, infatti, esistevano una legge brevetti (Regio Decreto n del 1939), una legge marchi (Regio Decreto n. 929 del 1942,) ed una legge modelli (Regio decreto n del 1940). 7

8 ma è coerentemente disciplinata all interno di un unico testo normativo. La sola eccezione è costituita dalla normativa sul diritto d autore, la quale continua ad essere disciplinata dalla legge n. 633 del 1941 e dalle sue successive ed innumerevoli modifiche. Il nuovo Testo Unico stabilisce 3 tipologie di titoli: --i titoli brevettabili, ossia: 1. invenzioni industriali: soluzione nuova ed originale di un problema tecnico adatta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Il brevetto si estingue dopo 20 anni, senza possibilità di proroghe o rinnovi, dalla data di presentazione della domanda modelli di utilità (durata: 10 anni): nuovo trovato che conferisce a macchine, parti di macchine, strumenti o oggetti d uso, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. 3. nuove varietà vegetali (durata: 15 anni): varietà nuova, omogenea, stabile e diversa dalle altre esistenti, atta ad avere una applicazione agricola o industriale. --i titoli registrabili, ossia: 1. marchi (durata: 10 anni): il marchio è un segno che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che un impresa offre sul mercato, da quelli proposti o offerti da imprese concorrenti. E costituito da un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente come: parole, disegni, cifre, lettere, suoni ecc. Il marchio dopo i 10 anni è soggetto a rinnovo. 2. modelli o disegni ornamentali (durata: 15 anni): trovato nuovo che conferisce uno speciale ornamento a modelli industriali grazie ad una particolare combinazione di linee, colori o altri elementi. 3. topografie di prodotti a semiconduttori (durata: 10 anni): serie di disegni che rappresentano lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. --informazioni protette, ossia 1) informazioni aziendali riservate 2) indicazioni geografiche 3) denominazioni di origine 4) segni d impresa diversi dal marchio. Si noti che una stessa invenzione può essere protetta da più titoli di proprietà industriale. Nel caso, ad esempio, di un nuovo tipo di pneumatico è possibile ottenere: - brevetto d uso come pneumatico ad elevate performance per veicoli a motore; - brevetto del procedimento per la realizzazione del pneumatico; - brevetto chimico, per proteggere la composizione chimica della mescola; - registrazione del disegno o modello; - registrazione del marchio. Infine, per difendere una eventuale violazione del diritto di proprietà industriale possono essere seguite due vie: 1) via extragiudiziale, che comporta una diffida dal continuare la violazione; 2) via giudiziale. Comprende procedimenti cautelari (quali inibitoria o sequestro) e 7 Nel caso di brevetti farmaceutici il brevetto può essere corredato dal cosiddetto certificato complementare che estende la durata del brevetto per tenere in considerazione il tempo necessario al rilascio dell autorizzazione sanitaria prima dell effettiva immissione in commercio. 8

9 cause civili di merito, che decidono la reale validità del brevetto e se il titolo è stato effettivamente violato. Sezioni specializzate dei maggiori tribunali hanno titolo di decidere sulla proprietà industriale. Esse nominano un consulente tecnico d ufficio e la decisione finale è presa dal giudice. È sempre possibile passare dall una all altra via senza problemi Le procedure per la brevettazione Per ottenere il rilascio del brevetto bisogna seguire particolari procedure amministrative. Un inventore (un individuo, un impresa, un ente pubblico, un università, un organizzazione non profit) che decide di proteggere un invenzione deve presentare la domanda ad un ufficio dei brevetti che controlla se il brevetto soddisfa i criteri legali o meno. Se li soddisfa l ufficio rilascia il brevetto, altrimenti lo nega. A seconda della propria strategia, l inventore può scegliere tra le seguenti vie per la brevettazione. 1) Via nazionale. L inventore si rivolge all ufficio nazionale dei brevetti per fare la domanda (application). La prima domanda fatta ad un ufficio nazionale viene chiamata priority application, e ad essa è associata la priority date. A partire dal 1883, quando le procedure dei diversi uffici brevetti nazionali sono state standardizzare sotto la Convenzione di Parigi (che al 2013 aveva circa 173 stati firmatari) 8, chi fa domanda di brevetto (applicant) se desidera proteggere l invenzione in più di un paese ha tempo 12 mesi dalla priority date per fare domanda in altri paesi. In altri termini, ottiene il diritto di priorità per 12 mesi. Ciò implica che la domanda sulla stessa invenzione depositata in un altro paese gode della stessa data di deposito della priority application per quanto attiene la definizione di stato dell arte. Dopo 18 mesi dalla priority date il brevetto viene pubblicato. I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto, ma gli effetti del brevetto (ossia il divieto dello sfruttamento dell invenzione da parte di terzi senza il consenso del titolare del brevetto) decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico. Poniamo che un impresa italiana desideri proteggere un trovato dagli imitatori non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti, in quanto reputa importante quel mercato. Dopo aver fatto domanda all Ufficio Italiano dei Brevetti e Marchi (UIBM) 9, dovrà inoltrare una seconda application all ufficio dei brevetti statunitense (USPTO, United States Patents and Trademarks Office) entro 12 mesi. Si noti che in Italia vige il Periodo di riserva militare (secondo l art. 198 del CPI) che impone un nulla osta da parte del Ministero della Difesa per depositare una domanda di brevetto all estero. Il nulla osta viene rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione di un breve riassunto dell'oggetto dell'invenzione presso l'uibm, trascorsi i quali è possibile depositare la domanda di brevetto all'estero. Questa regola ha lo scopo di evitare che invenzioni utili per la difesa militare siano trasferite direttamente all estero. Evidentemente questa possibilità esiste solo in rarissimi casi e sembra quindi che il periodo di riserva militare non sempre venga rispettato. 8 La convenzione di Parigi è amministrata dall' Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), con sede a Ginevra. 9 La domanda di brevetto all UIBM può essere fatta attraverso una qualsiasi Camera di Commercio. 9

10 L estensione nei paesi europei può farsi attraverso il European Patent Office (EPO), il quale verifica la presenza dei requisiti di brevettabilità (vedi oltre). Va anche osservato che l UIBM fino al 1 luglio 2008 compiva solo un esame formale (attraverso la verifica dei caratteri della liceità dell invenzione e della corretta compilazione della modulistica) e non di merito sull esistenza dei fondamentali requisiti della brevettabilità, contravvenendo alla regola di cui abbiamo detto sopra. Ciò comportava per chi depositava un brevetto in Italia il rischio di trovarsi in mano un titolo debole, che poteva facilmente essere invalidato da un concorrente. A partire da tale data, grazie ad un accordo stipulato con l EPO, tutte le domande italiane subiscono l effettuazione della ricerca di anteriorità e il rilascio di un opinione preliminare in merito alla possibilità della concessione del brevetto. La ricerca di anteriorità e la relativa opinione preliminare non sono tuttavia vincolanti per la concessione del brevetto. In pratica l UIBM, entro 5 mesi dal deposito, invia le domande di brevetto all EPO il quale, nei 4 mesi successivi, fa pervenire all UIBM un rapporto (search report) contenente il risultato della ricerca di anteriorità e le osservazioni preliminari. Sarà l UIBM a trasmettere il rapporto al titolare della domanda di brevetto. Il titolare, se necessario, potrà emendare la domanda, limitarla, correggerla (sempre senza aggiungere niente di nuovo al testo originariamente depositato) e inviare osservazioni all UIBM in ordine agli eventuali rilievi mossi dall esaminatore EPO. L UIBM, tenuto conto della ricerca effettuata e dei cambiamenti o delle osservazioni depositate dal richiedente, deciderà se rilasciare o meno il brevetto 10. A partire dal 2011 l UIBM compie anche l esame di merito, cioè verifica se sono soddisfatti i requisiti di brevettabilità per la concessione del brevetto. 2) Via internazionale. Alternativamente i richiedenti possono utilizzare la procedura prevista dal Patent Cooperation Treaty (PCT, firmato a Washington nel 1970), che è entrato in vigore nel 1978 ed è amministrato dalla World Intellectual Property Organization (WIPO) con sede a Ginevra. La procedura PCT facilita l'ottenimento della protezione brevettuale negli Stati contraenti (142 paesi) grazie al deposito di un'unica domanda internazionale avente i medesimi effetti di un regolare deposito in ciascuno Stato designato 11. Depositando la domanda di brevetto internazionale il richiedente designa automaticamente tutti i paesi aderenti al trattato PCT. Inoltre la procedura PCT rende possibile ritardare le procedure nazionali o regionali in modo significativo, ossia fino alla fine del trentesimo mese dopo la data di priorità (trentunesimo se poi si avvia la procedura EPO). Gli applicant hanno quindi più tempo per valutare le reali possibilità di ottenere il brevetto e di sfruttare l invenzione (magari trovando un possibile licenziatario). In sostanza, la domanda al PCT può essere considerata un opzione su brevetti futuri rilasciati nei vari paesi del mondo. Con una procedura, inizialmente unitaria, l'ufficio internazionale procede con l effettuazione da parte di autorevoli Enti competenti di una ricerca di anteriorità sullo stato della tecnica (per l'italia la ricerca viene effettuata dall EPO). Successivamente, se richiesto, viene emesso un giudizio preliminare internazionale che fornisce al richiedente una 10 Dal 1 luglio 2008 è di conseguenza diventato obbligatorio pagare, oltre alle tasse già in vigore, anche la tassa di 200 Euro per la ricerca (tassa che può essere non versata se si deposita la traduzione in inglese delle rivendicazioni) e una tassa di 45 Euro per ogni rivendicazione in più oltre la decima. 11 In Italia si può depositare la domanda PCT attraverso l'uibm che provvederà, trascorsi i sopra citati 90 giorni, a trasmettere la domanda alla WIPO. 10

11 valutazione in merito alla possibilità che la domanda di brevetto ha di essere accolta. Il richiedente è quindi in grado di valutare se vi sono i presupposti per ottenere la concessione di un valido brevetto, e quindi se vale la pena di continuare la procedura o se piuttosto conviene abbandonarla. La fase internazionale si conclude con la pubblicazione della domanda di brevetto internazionale PCT (dopo 18 mesi dalla domanda) e contestualmente del rapporto di ricerca di anteriorità (non del giudizio preliminare di brevettabilità). A questo punto si deve passare alle fasi nazionali o regionali, chiedendo ad ogni nazione o ad una organizzazione regionale quale l EPO di esaminare il brevetto e di concederlo. Quando si arriva all EPO attraverso il PCT si parla di procedura Euro-PCT. 3) Via regionale. Gli applicant possono presentare la domanda di brevetto direttamente ad un ufficio regionale, quali l EPO (vedi sotto paragrafo 2.5) in Europa 12 (procedura Eurodirect). Abbiamo però visto che, a rigor di Codice, ciò non è consentito in Italia a causa della riserva militare. In questo caso la priority date è la data in cui è fatta la domanda all EPO. L EPO esamina i requisiti e, se soddisfatti, concede il brevetto, che sarà valido nei paesi membri dell Organizzazione nei quali è fatta una convalida nazionale. Ma su questa procedura e più in generale sul sistema europeo dei brevetti rimandiamo al prossimo paragrafo 2.5. Il brevetto europeo Per semplificare le procedure necessarie per la concessione del brevetto in una pluralità di Stati, nel 1973 è stata stipulata a Monaco (Baviera) la Convenzione del Brevetto Europeo (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge , n.260) con cui sono stati creati l Organizzazione Europea dei Brevetti e l Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO, con sede appunto a Monaco) per il rilascio del cosiddetto brevetto europeo. Il sistema della Convenzione del Brevetto Europeo permette di conseguire il brevetto nazionale per invenzione in uno o più stati membri dell Organizzazione Europea dei Brevetti 13, mediante una procedura unificata di deposito della domanda, esame (formale e di merito dei requisiti di brevettabilità) e concessione del brevetto presso l EPO. La domanda all EPO può essere fatta solo in inglese, in francese o in tedesco e deve contenere la designazione degli stati membri in cui il titolare dell'invenzione intende ottenere la protezione brevettuale. Infatti il brevetto europeo non rappresenta un titolo autonomo, efficace in tutti gli stati aderenti alla Convenzione, ma dà origine ad un fascio di brevetti nazionali nei paesi che vengono designati dal richiedente. Dopo la concessione del brevetto da parte dell EPO, quindi, il titolare dovrà espletare la procedura di convalida nazionale nei paesi designati. Tale procedura consiste nel deposito presso gli uffici brevetti nazionali della traduzione del testo ufficiale rilasciato dall EPO nella 12 Un altro ufficio regionale è l ARIPO in Asia sono attualmente i paesi membri della Convenzione sul brevetto europeo: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Pur non essendo membri della Convenzione, i seguenti paesi sono membri dell'accordo di Estensione e possono quindi essere designati in una domanda di brevetto europeo: Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia. 11

12 lingua ufficiale del paese di interesse 14. La procedura che porta ad un brevetto EPO si svolge secondo i seguenti tempi e fasi: Come già visto, si può partire dal deposito della domanda di brevetto presso l ufficio nazionale dei brevetti o dalla procedura PCT. Nel primo caso, entro 12 mesi si può procedere all estensione regionale (EPO). Nel secondo caso il periodo tra la priority date e l estensione all EPO dura fino a 31 mesi. Dopo aver ricevuto la domanda, gli esaminatori dell EPO compiono, entro 6 mesi, un esame degli aspetti formali e una ricerca di anteriorità, al termine della quale viene emesso il search report e la relativa search opinion (nella quale viene dato un giudizio preliminare di brevettabilità). Gli esaminatori sono responsabili della costruzione dell elenco dei riferimenti alla prior art (backward citations) e tale elenco fa parte del search report. Dopo la consegna del search report a chi ha fatto la domanda di brevetto - e 18 mesi dopo la data di primo deposito (priority date) della domanda di brevetto - l EPO pubblica il testo della domanda di brevetto. Ciò comporta i) diffusione della conoscenza ii) il fatto che la domanda costituisca prior right di cui devono tenere conto i concorrenti per non incorrere nell accusa di violazione del brevetto. Dopo la pubblicazione, il richiedente ha 6 mesi per decidere se vuole procedere nell esame sostanziale (che investe i requisiti della novità, dell originalità e dell industrialità del trovato). Tale richiesta si considera effettuata con il pagamento della tassa di esame e di designazione dei Paesi. In seguito all esame sostanziale, gli esaminatori EPO decidono se concedere o no il brevetto. La decisione esercita i suoi effetti a partire dalla data di pubblicazione. La procedura di rilascio (concessione) è molto lunga: è stato calcolato che per i brevetti concessi nel 2002 dall EPO il tempo intercorso tra la application date e la granting date è stato di più di 4 anni per circa la metà dei brevetti. Va notato che già dopo la pubblicazione della domanda europea, durante il tempo che trascorre dalla richiesta fino alla concessione del brevetto stesso, il titolare della domanda può conseguire la protezione provvisoria negli Stati membri designati, attivando la relativa procedura, rispetto ad una possibile usurpazione dell'idea oggetto del brevetto. Tuttavia, la violazione vera e propria del brevetto può essere rivendicata soltanto una volta che il brevetto venga concesso. Protezione provvisoria: Il titolare della domanda di brevetto può agire nei confronti di terzi e ha diritto ad un'equa remunerazione (risarcimento danni) da parte di colui che, tra la pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del brevettante. Ciò rappresenta usurpazione dell idea oggetto del brevetto (non una vera violazione del brevetto che ancora non c è). I danni possono essere richiesti solo dopo la concessione del brevetto Contro la concessione può essere presentata un'opposizione da parte di terzi 15 che viene 14 Con la recente introduzione del London Agreement (al quale l Italia non ha aderito), in alcuni Stati è sufficiente depositare la traduzione delle rivendicazioni (quindi esclusa la descrizione) nella lingua nazionale per validare il brevetto europeo concesso. 15 L opposizione deve essere fatta entro 9 mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto nel Bollettino Europeo dei Brevetti (European Patent Bullettin). 12

13 discussa di fronte alle divisioni di opposizione dello stesso Ufficio Europeo. Alla fine della procedura, l'ufficio può confermare integralmente il brevetto concesso o modificarne la portata (cioè le rivendicazioni) o revocare il brevetto. Contro tutte le decisioni dell EPO può essere fatto appello da parte di chi ha fatto la domanda di brevetto ad una Commissione di Appello interna all'ufficio Europeo stesso. Le tasse principali che si devono pagare per le domande di brevetto europeo, comprensive delle tasse di mantenimento in vita (calcolate sui 4 anni medi di cui sopra) sono di circa euro escluse le spese di rappresentanza dinanzi all EPO, di traduzione e di validazione nei singoli Stati, quantificabili in euro circa. Molto inferiori sono i costi relativi alle domande di brevetto italiano, che ammontano a circa euro (incluse le tasse di mantenimento in vita per 20 anni ed escluse le spese di rappresentanza). Nei testi dei brevetti EPO (reperibili nel dataset dell EPO esp@cenet) sono in genere riportate le date fondamentali che caratterizzano il processo di brevettazione: --la priority date, ossia la data di priorità, che è la data in cui è stata fatta la prima domanda di brevetto (first filing); --la application date, ossia la data a cui è stata fatta la domanda di brevetto presso l EPO; --la granting date, ossia la data di rilascio del brevetto stesso, nei casi in cui il brevetto venga effettivamente conseguito La tutela giuridica del software Definizione giuridica WIPO (1984) del software: "Un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell informazione". Sia secondo la Convenzione dei Brevetti Europea (art. 52) che secondo la legge italiana i programmi per elaboratori in quanto tali non sono considerati invenzioni. Di conseguenza non sono brevettabili, e ad essi viene applicata la stessa tutela di cui sono oggetto le opere letterarie, sotto il regime della legge sul diritto d autore (copyright). Il diritto d autore in Italia è disciplinato prevalentemente dalla legge 1941 n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") e successive modificazioni, e dal Codice Civile. La protezione riconosce diritti morali e patrimoniali, dei quali i primi sono inalienabili e sempre attribuiti all autore (o autori). I diritti di natura patrimoniale possono invece essere oggetto di cessione. Si noti infine che il diritto è concesso all autore automaticamente, senza esame di requisiti, per un periodo che arriva a 70 anni dopo la morte dell autore stesso. La giurisprudenza, soprattutto a livello Europeo, ha affermato che i software in quanto tali non sono dotati di un carattere tecnico. Tuttavia, secondo la Sentenza T1173/97 del Technical Board of Appeal dell EPO, se un software presenta effetti tecnici ulteriori che vanno al di là della normale interazione software-hardware, il programma non deve essere escluso dalla brevettabilità. 13

14 Inoltre va ricordata la Proposta di Direttiva Europea relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici del 2002, che tentava di armonizzare a livello comunitario i criteri di valutazione e di brevettabilità delle invenzioni di software; a tale scopo si sosteneva che il software avrebbe dovuto essere considerato appartenente ad un settore della tecnologia. Nel luglio 2005 il Parlamento Europeo ha bocciato con maggioranza schiacciante questa proposta, in quanto si è ritenuto che una piena brevettabilità del software avrebbe nuociuto alle piccole imprese e al sistema nel suo complesso 16. Il dibattito sulla questione resta molto acceso. Negli Stati Uniti a partire dagli anni 1980 in seguito alle decisioni della Corte di Appello del Circuito Federale a favore della brevettabilità, il software ha iniziato ad essere brevettato. Nel 1994 l'ufficio brevetti (USPTO) ha anche stabilito alcune linee guida per l'esame e la concessione di brevetti software. Da allora sono state rilasciate molte migliaia di brevetti software. 16 Ufficialmente non si è raggiunto alcun accordo su criteri comuni da adottare per valutare l appartenenza alla sfera della brevettabilità delle invenzioni di software. 14

15 3. Le inefficienze del sistema brevettuale, secondo la teoria economica 3.1. Il fondamentale trade-off Abbiamo detto all inizio del precedente paragrafo che i brevetti sono validi solo per un periodo di tempo limitato generalmente a 20 anni. Approfondiamo qui le ragioni che stanno alla base di questa caratteristica del sistema brevettuale. La teoria economica afferma che la durata limitata del brevetto ha lo scopo di stabilire un compromesso tra l'obiettivo di fornire incentivi all'attività inventiva (e quindi di stimolare l'efficienza dinamica) e quello di diffondere alla società nel suo complesso i benefici derivanti dalle innovazioni (e quindi perseguire l'efficienza statica, con un ritorno ad un regime concorrenziale nel mercato del nuovo prodotto alla scadenza del brevetto). Più è lunga la durata del brevetto, maggiore sarà il rendimento per l'inventore, ma maggiori saranno i costi sociali del monopolio temporaneo (ossia produzione ridotta e prezzi elevati). Un simile trade-off si pone anche in relazione al grado di copertura dei brevetti, ossia all ampiezza e al numero delle rivendicazioni (patent s width) 17. La copertura del brevetto si estende anche alle varianti minori, oppure per le varianti bisogna ottenere altri brevetti? L'inventore è interessato ad una copertura ampia, che estenda il potere di monopolio e impedisca che esso venga indebolito attraverso l'aggiramento da parte degli imitatori, mentre i potenziali entranti imitatori sono favorevoli a un grado di protezione della proprietà intellettuale più debole, in modo da riuscire ad entrare nel mercato senza pagare royalties. I processi imitativi, ovviamente, favoriscono la concorrenza, ossia l efficienza statica. Naturalmente, oltre alle leggi conta il modo in cui esse sono applicate, e quindi l'atteggiamento dei giudici nelle cause per violazione del diritto di proprietà intellettuale. Infatti in queste cause normalmente l impresa accusata di violazione risponde all accusa mettendo in discussione la validità del brevetto. Sostiene quindi che il brevetto violato in realtà non è valido, in quanto è stato concesso nonostante il mancato rispetto di qualche requisito, perché, per esempio, l Ufficio Brevetti ignorava l esistenza di prior art. Il processo diventa quindi centrato sulla validità o meno dei brevetti. Nella storia si sono avute fasi in cui i tribunali tendevano a sostenere nella maggior parte dei casi la validità del brevetto e a condannare i violatori, mentre in altre fasi sono stati meno propensi a riconoscere la validità dei brevetti. Si parla quindi di diversa forza del sistema di proprietà intellettuale. E chiaro che un'applicazione severa della legge a difesa dei detentori dei brevetti rinforza gli incentivi ad innovare (o quantomeno l incentivo a fare domanda di brevetto). La figura 1 mostra il trade-off tra efficienza statica ed efficienza dinamica connesso al grado di protezione della proprietà intellettuale, che dipende dalla durata e dal grado di copertura dei brevetti. 17 Si veda J.Stiglitz, Principi di microeconomia, 1993, Bollati Boringhieri, prima edizione italiana cap

16 Fig. 1 - Il trade-off tra efficienza dinamica ed efficienza statica Efficienza dinamica, incentivi a innovare Forte protezione Protezione debole Efficienza statica, entrata di concorrenti, aumento dell'offerta 3.2. Altre possibili inefficienze statiche: le corse al brevetto Il sistema brevettuale comporta che il vincitore prenda tutto, nel senso che il brevetto viene rilasciato solo al primo che fa domanda 18. Non è raro che vari inventori o imprese nello stesso momento stiano lavorando per sviluppare idee simili e che quindi una certa invenzione sia creata quasi simultaneamente da diversi attori. Poiché è fondamentale arrivare primi, ciò può indurre le imprese ad accelerare al massimo la ricerca (con relativi aumenti dei costi) per vincere la gara. Questa concorrenza spinta, che comporta duplicazioni della ricerca e spese eccessive, con sprechi sociali, è chiamata corsa al brevetto. In settori come la farmaceutica arrivare secondi può avere effetti economici molto seri. Inoltre arrivare secondo non è meglio che arrivare terzo o decimo. Chi ha perso nella corsa al brevetto, secondo o terzo che sia, può vedersi buttati via anni di investimenti e di duro lavoro Possibili inefficienze dinamiche: il blocco delle innovazioni successive Mentre una copertura estesa aumenta gli incentivi a innovare, una copertura eccessiva può ridurre la produzione di innovazioni, inibendo e scoraggiando i concorrenti che potrebbero a loro volta innovare, cercando di realizzare nuove varietà o miglioramenti del trovato originario. 18 Si noti che in Europa il brevetto è concesso al first-to-file, cioè al primo che fa la domanda di brevetto all ufficio brevetti, mentre negli Stati Uniti al first-to-invent, cioè al primo che ha inventato, un aspetto questo difficile da dimostrare. Si pensa quindi di riformare il sistema americano sulla base del modello europeo. 16

17 Fig. 2 Il trade-off intertemporale Alto incentivo oggi Brevetti ampi Brevetti non ampi Possibilità di innovare in futuro Si pone quindi un secondo trade-off: l offerta di un ampia protezione brevettuale dà il massimo incentivo all invenzione originaria, ma scoraggia i miglioramenti successivi 19. Un classico esempio di questo trade-off è dato dalla lampadina elettrica di Edison. Edison ottenne il brevetto di base sulla lampadina incandescente nel Nel decennio successivo ci furono molte dispute sulla validità e l ampiezza del brevetto. Molte imprese offrivano prodotti concorrenti. Parecchi tipi tra questi contenevano importanti miglioramenti nel disegno del filamento e del bulbo stesso, e il costo delle lampadina continuò a scendere. Poi, nel 1891, la società Edison General Electric vinse una causa di violazione contro il concorrente United States Electric Lighting e successivamente ottenne numerose ingiunzioni contro svariati concorrenti. In seguito a ciò il flusso di miglioramenti rallentò, fino a quando lo scadere del brevetto permise ai concorrenti di rientrare sul mercato e riprendere gli sforzi per migliorare la lampadina di Edison. Certamente la lampadina fu un innovazione molto significativa e Edison e i suoi assistenti spesero molto tempo e denaro nel testare i differenti materiali fino ad ottenere successo col filamento di carbone. Tutto ciò certamente fu meritevole di un brevetto che consentisse di ottenere ampi profitti dall invenzione. Ma riconoscere la legittimità del brevetto di Edison e dei suoi sforzi per farlo valere non impedisce di riconoscere anche che il monopolio temporaneo creato ha inibito i successivi miglioramenti dell invenzione originaria e lo sviluppo dell industria. In conclusione, anche nel migliore dei mondi possibili, il sistema brevettuale rappresenta un compromesso tra obiettivi tra loro in contrasto. 19 Su questo argomento si veda A.B. Jaffe e J. Lerner, Innovation and its discontents, Princeton University Press,