SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A N. R.G. 14890/2016 Sentenza n. 1804/2018 pubbl. il 20/02/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni dott. Alessandra Dal Moro dott. Silvia Giani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14890/2016 promossa da: Presidente Giudice Relatore Giudice LABO INTERNATIONAL SRL (C.F.04656360288), con il patrocinio dell avv. DUCHI CLAUDIO e dell avv. FERRARIS GABRIELLA (FRRGRL64A55L750F) LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANO; elettivamente domiciliat in LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANO attore BIOLIFTLABO SRL SEMPLIFICATA contro CONCLUSIONI Convenuto contumace Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente. pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione LABO International srl (di seguito Labo o Labo Int. ), affermandosi licenziataria esclusiva dal 2012 1 dei diritti di proprietà intellettuale della società Gecomwert e Labo Cosprophar Ag 2, nonché produttrice e distributrice dei prodotti a marchio COSPROPHAR LABO ha citato in giudizio Bioliftlabo, chiedendo di: 1. dichiarare ai sensi dell art. 122 del D. lgs. 30/2005 la nullità del marchio Biolift Labo perché l uso di detto marchio costituisce violazione del diritto di Labo Int S.r.l. all uso del marchio anteriore Cosprophar Labo a causa dell identità tra la frazione, dotata di valore distintivo, Labo parte del marchio complesso Cosprophar Labo; 2. inibire a Bioliflabo ai sensi dell art. 124 del d.lgs. 30/2005 la fabbricazione, il commercio e l uso dei cosmetici riportanti il marchio Biolift Labo e in particolare la frazione evidenziata Labo; 3. ordinare a Bioliflabo ai sensi dell art. 124 del d.lgs 30/2005 il ritiro definitivo del commercio dei cosmetici riportanti il marchio Biolift Labo e, in particolare, la frazione evidenziata Labo estendendo tale ordine ad ogni altro proprietario di detti cosmetici ed a tutti coloro che ne abbiano la disponibilità e quindi la distruzione di tutte le confezioni ritirate a spese di Bioliflabo; 4. condannare Bioliftlabo ai sensi dell art. 124 del d.lgs 30/2005 al pagamento di un importo di euro 1.000,00= per ogni violazione o inosservanza alle decisioni del presente giudice nonché per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del provvedimento; 5. condannare ai sensi dell art. 124 del d.lgs 30/2005 Bioliftlabo al risarcimento del danno causato a Labo Int dall illecito uso del marchio Biolift Labo e, in particolare, della frazione evidenziata Labo per contraddistinguere cosmetici determinando indebita associazione tra i segni e quindi confusione per il pubblico dei consumatori, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o, comunque, nella misura che sarà determinata in via equitativa dal giudice; 6. ordinare ai sensi dell art. 124 del d.lgs. 30/2005 la pubblicazione integrale dell emananda sentenza sulla rivista Vero Salute sulla quale Biolitlabo ha fatto pubblicità a spese di Labo; 7. accertare e dichiarare che Bioliflabo compie attività di concorrenza sleale a danno di Labo ai sensi dell art. 2598 n.1)c.c. usando il marchio Biolift Labo e, in particolare, la frazione evidenziata Labo, idonea a produrre confusione con l identica frazione del marchio Cosprophar Labo, che Labo Int utilizza legittimamente per contraddistinguere i suoi prodotti da data anteriore all uso che viene fatto da Bioliftlabo, nonché richiamando nella presentazione e pubblicità dei propri prodotti caratteristiche e tematiche con le quali Labo Int si è fatta conoscere presso il pubblico dei consumatori; 8. condannare ai sensi dell art. 2598 n.1c.c. Bioliftlabo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali determinati a Labo Int dall illecita attività di concorrenza sleale ai sensi dell art. 2598 c.c., nella misura da determinarsi in corso di causa o nella misura che sarà determinata in via equitativa dal giudice; 9. inibire ai sensi dell art. 2598 c.c. la fabbricazione, il commercio e l uso dei cosmetici riportanti il marchio Bioliftlabo e, in particolare, la frazione evidenziata Labo; 1 La ricorrente acquistando l azienda della società Labo Europa srl (poi fallita) è succeduta nella gestione degli investimenti, dei diritti di proprietà e del know how di quest ultima. 2 Le quali dedicano forti investimenti nello sviluppo dei prodotti leader di mercato e in ricerca per individuare e brevettare attivi cosmetici innovativi e cosmetici speciali, in particolare i prodotti per la pelle e per i capelli. pagina 2 di 5
10. ordinare ai sensi dell art. 2598 comma 1., n. 1 il ritiro definitivo dal commercio dei cosmetici e dei messaggi pubblicitari riportanti il marchio Biolift Labo e in particolare la frazione evidenziata Labo, nonché caratteristiche di composizione e modalità di utilizzo caratteristiche delle campagne pubblicitarie di Labo Int. S.r.l., nei confronti dei proprietari e di tutti coloro che ne abbiano la disponibilità e quindi la distruzione di tutti i prodotti e pubblicità ritirati, a spese di Biolfit Labo. L attrice ha introdotto il presente giudizio all esito della fase cautelare. La parte convenuta è rimasta contumace. La domanda dell attrice è risultata parzialmente fondata, come già ritenuto in sede cautelare all esito del reclamo, fase rispetto alla quale non è stata superata dall attrice l incertezza probatoria relativa alla sussistenza del diritto della Labo Int. (per effetto dell acquisto dell azienda dalla Labo Europa) ad agire in giudizio per far valere la privativa relativa al marchio di cui afferma essere tuttora licenziataria esclusiva. Invero risulta che: - Geconwert ha concesso il marchio Cosprophar Labo, marchio registrato dalla Società nel 1989, a Labo Europa S.r.l. (doc. 12); - il marchio contraddistingue una famiglia di preparati contro la caduta e la ricrescita fisiologica dei capelli denominata Crescina e una famiglia di prodotti cosmetici per il trattamento delle rughe (primi ad impiegare come ingrediente nei propri prodotti un complesso brevettato a base di cellule staminali vegetali); prodotti venduti da sempre tramite l esclusivo canale delle farmacie; - i prodotti a marchio Labo sono, dunque, sul mercato dal 1996, prima distribuiti da Labo Europa e, poi da Labo Int., che, a seguito della messa in liquidazione di Labo Europa nel 2012, ne ha acquistato l azienda comprensiva della licenza sul marchio in questione, con l assenso della titolare (doc. 13); - secondo l attrice, in base a tale contratto, Labo Europa ha il diritto di utilizzare in via esclusiva il marchio Casprophar Labo, nonché ogni altro nome, marchio o denominazione che si ricolleghi al marchio Cosprophar Labo per la fabbricazione distribuzione e promozione dei prodotti cosmetici Cosprophar Labo; tuttavia in concreto ha prodotto, anche in sede di merito, un contratto di licenza tra titolare del marchio e Labo Europa di cui risulta oscurata la parte che definisce la durata e la possibilità di agire in contraffazione e la durata del contratto (cfr cl.6 e 7); detta scelta processuale impedisce la dimostrazione dei poteri di azione in relazione alla tutela del marchio in capo all attrice che deve ritenersi priva, pertanto, di legittimazione attiva sostanziale in proposito. Detta conclusione impedisce al Collegio di entrare nel merito della questione della nullità del marchio Biolift LABO di Bioliftlabo s.r.l. (stante l uso del marchio anteriore Cosprophar Labo ed della frazione LABO dotata, in tesi, di valore distintivo del marchio complesso), così come della questione della contraffazione del marchio azionato. Ciò detto resta tuttavia da esaminare la ulteriore questione della sussistenza di un illecito concorrenziale per imitazione servile in capo alla convenuta. Sul punto si osserva: - tutte le predette linee di prodotti, così come le campagne pubblicitarie promosse dall attrice, hanno sempre valorizzato il marchio LABO, elemento unificatore e distintivo della provenienza delle diverse linee e gamme dall azienda responsabile della distribuzione; invero Labo Int commercializza da anni i prodotti Cosprophar Labo utilizzando un packaging che evidenzia fortemente il lemma LABO con una particolare connotazione grafica; proprio siffatta circostanza pagina 3 di 5
legittima l attrice ad agire sotto il profilo concorrenziale articolo 2598 n 1c.c., considerato che ogni turbamento del mercato italiano mediante mezzi confusori pregiudica la sua corretta collocazione nel confronto imprenditoriale del settore cosmetico; - invero è proprio di questa parte del marchio che la convenuta ha fatto un uso illegittimo, utilizzando la sua denominazione sociale con modalità fortemente confusoria, separando ed evidenziando nelle confezioni dei suoi prodotti cosmetici il lemma LABO riprodotto con i medesimi connotati grafici della controparte, sia sul sito internet denominato www.biolift.it, nella sezione shop, ove era possibile visualizzare i prodotti contraddistinti dal marchio Labo, sia sul packaging degli stessi (docc. nn. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ); - inoltre sulla rivista mensile Vero Salute n. 7 di luglio 2015 Bioliftlabo aveva o pubblicato un messaggio pubblicitario relativo al prodotto Epura Supercritical CO2 mediante l immagine del contenitore primario del cosmetico e cioè un serbatoio a stantuffo (simile ad una siringa) che termina con una punta arrotondata coperta da un cappuccio trasparente, sopra la quale era riportato lo script più evidente del messaggio biolift LABO (doc 40 atto cit.), del tutto simile a quello utilizzato da Labo Int. per la applicazione della Filerina sostanza base dei prodotti destinati al trattamento delle rughe del volto e peril riempimento delle labbra (doc. 17). Ebbene alla luce del fatto che: - le due società operano in regime di concorrenza, sullo stesso mercato (quello della ricerca, formulazione, produzione e distribuzione di prodotti cosmetici) rivolgendo una particolare attenzione alla cura del corpo e, più precisamente, al problema della caduta e ricrescita del capello, nonché al trattamento delle rughe; - Bioliftlabo srl ha separato la sua denominazione commerciale in biolift e LABO per contraddistinguere i suoi prodotti, differenziando i due elementi del segno con caratteri grafici diversi, e soprattutto, lasciando il primo in minuscolo, ha evidenziato il secondo in maiuscolo, con modalità tali da rendere detta parte del segno del tutto confondibile con quello utilizzato dall attrice. Si deve concludere che così operando la convenuta ha compiuto un atto di concorrenza sleale ai sensi dell art. 2598 co. 1 n. 1 c.c., poiché detto utilizzo da parte di Bioliftlabo è certamente idoneo ad indurre in confusione i consumatori che bene potrebbero ritenere, acquistando i prodotti, in effetti, di Bioliftlabo, di acquistare prodotti di una nuova linea proveniente da Labo Int; effetto confusorio che risulta, peraltro, aggravato dal fatto che Bioliftlabo ha ripreso una serie di elementi caratteristici dei prodotti distribuiti da Labo Int., proponendo, nella comunicazione, strategie specifiche dell attività pubblicitaria dell attrice (per esempio dando particolare rilievo sul sito alle sostanze brevettate che sono poste a base della formulazione dei propri cosmetici; riportando sempre nei testi pubblicitari indicazione dei brevetti ottenuti per le sostanze contenute nei propri prodotti; ponendo particolare enfasi sulla presenza di prodotti di cellule staminali vegetali degli effetti riparatori che tale presenza in grado di produrre, così agganciandosi alla lunga nota campagna pubblicitaria con la quale lavo ha presentato al pubblico l attivo cosmetico che per prima ha impiegato nei propri prodotti (doc. 25 26 27 28); spingendosi quanto a uno dei prodotti oggetto del messaggio pubblicitario sulla rivista Vero Salute, a pubblicizzare lo strumento stantuffo con cannula tronca del tutto analogo all applicatore di precisione brevettato da Labo Int. La modalità di uso dell espressine LABO nel contesto di comunicazione descritto, costituendo imitazione pedissequa dell elemento distintivo in concreto utilizzato dall attrice, tale da determinare il pubblico dei consumatori la possibilità di confusione in ordine alla provenienza dei prodotti da Labo pagina 4 di 5
Int., comporta la conferma dei provvedimenti di inibitoria alla fabbricazione commercio e uso dei cosmetici riportanti l espressione LABO emessi in sede cautelare. Per effetto della condotta illecita accertata Labo Int avrebbe subito un danno che l attrice ha chiesto di liquidare in via equitativa. Tuttavia, premesso che il ricorso all equità costituisce un criterio di liquidazione del danno che non esime l attore della prova del suo avveramento, si osserva che nella specie Labo Int. non ha assolto al relativo onere probatorio (chiedendo, del resto, di fissarsi udienza di p.c. alla prima udienza di comparizione) ed ha sottolineato che il principale ristoro di suo interesse riguarda il venir meno della situazione determinata dall illecito comportamento di Bioliftlabo attuato sia con la circolazione dei prodotti che con la divulgazione di messaggi pubblicitari sul sito e a mezzo stampa Va pertanto senz altro ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza sulla medesima rivista sulla quale è apparso il messaggio pubblicitario di cui sopra come richiesto. L onere delle spese deve seguire il criterio della soccombenza; sicchè la convenuta va condannata a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, spese che in considerazione delle tariffe e dell impegno difensivo in concreto profuso si liquidano in euro 4.000,00 per compensi oltre euro 1058,00 per spese documentate ( CU +marca da bollo) 15% su compensi per spese forfettarie CPA e IVA come per legge. PQM Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa-a, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così provvede: a) accerta e dichiara che Bioliflabo s.r.l. semplificata compie attività di concorrenza sleale a danno di Labo Int s.r.l. ai sensi dell art. 2598 n. 1 c.c. usando il lemma LABO idoneo a produrre confusione con l identica frazione del marchio Cosprophar Labo, che Labo Int utilizza per contraddistinguere i suoi prodotti; per l effetto b) conferma il provvedimento cautelare emesso ante causam e dispone in via definitiva l inibitoria ai sensi dell art. 2599 c.c. della fabbricazione, commercio e uso dei cosmetici riportanti il predetto lemma LABO ; c) ordina la pubblicazione del dispositivo della sentenza sulla rivista Vero Salute con caratteri doppi del normale, a cura dell attrice e a spese della convenuta; d) condanna Bioliftlabo s.r.l. semplificata al pagamento di un importo di euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza di quanto statuito con la presente sentenza nonché per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del provvedimento; e) condanna Bioliftlabo s.r.l. semplificata a rifondere in favore di Labo Int. S.r.l le spese di lite liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre euro 1058,00 (CU +marca da bollo) per spese documentate, 15% su compensi per spese forfettarie CPA e IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio dell 8.2.2018 Il Giudice Relatore dott. Alessandra Dal Moro Il Presidente dott. Claudio Marangoni pagina 5 di 5