La circolazione della tecnologia

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1 La circolazione della tecnologia Brevetti, Modelli e Know-How Torino, 26 marzo 2008 Avv. Fabrizio Jacobacci

2 Il Brevetto Lo scopo del sistema brevettuale è favorire l innovazione, dunque: Remunerare l inventore Divulgare l invenzione Esclusiva temporalmente limitata Caduta in pubblico dominio

3 Il Brevetto Oggetto (art. 44) non sono considerate invenzioni: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, gioco, attività commerciale e software; le presentazioni di informazioni; i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse

4 Il Brevetto Requisiti Novità (art 46 e 47 D.lg. 30/2005, CPI ) Livello inventivo (art. 48) Industrialità (art. 49) Liceità (art. 50)

5 Il Know How Oggetto e Tutela (art. 98 e 99) Informazioni aziendali e le esperienze tecnicoindustriali e commerciali che: Siano soggette al controllo del legittimo detentore Siano segrete Abbiano valore economico in quanto segrete Siano soggette a misure volte a mantenerle segrete La loro divulgazione è vietata salva la disciplina della concorrenza sleale

6 I Modelli Oggetto (art. 31) L aspetto intero di un prodotto o una sua parte quale risulta dalle caratteristiche: Delle linee; Dei colori; Dei contorni; Della forma, Della struttura superficiale Dei materiali

7 Novità (art 32) Assoluta I Modelli Requisiti Rispetto ai modelli già divulgati alla data del deposito (art. 34) Carattere individuale Impressione generale diversa rispetto ai modelli già divulgati alla data del deposito Suscitata nell utilizzatore informato

8 Altri diritti Novità vegetali (art ) Nuova varietà vegetale di un taxon botanico più basso conosciuto Novità, distinzione, omogeneità, stabilità Topografie dei semiconduttori

9 Cessioni Licenze R&D Altri: Contratti della tecnologia In generale Patent Pool Pegno

10 Contratti Questioni comuni / 1 Dettaglio dei brevetti/modelli oggetto dell'accordo, dei paesi o dei paesi designati ed identificazione del k-h e delle modalità di comunicazione La due diligence Durata residua (incluso eventuale cps) Esame rapporti di ricerca; oppure ricerche di anteriorità ad hoc; Pagamento delle tasse annuali Trascrizioni/annotazioni

11 Contratti Questioni comuni / 2 Valutazione economica del brevetto: Regime di monopolio: Attualizzazione del reddito previsto per il periodo residuale con (eventuale) riduzione per il rischio di perdita del monopolio Regime di concorrenza: Attualizzazione dei redditi differenziali (maggiori ricavi ovvero minore costi) In assenza di utilizzo: Spese di ricerca e brevettazione Utili previsti attualizzati

12 Contratti Questioni comuni / 3 Legge applicabile e competenza : libertà di scelta, ma Validità: principio di territorialità Conseguenze della nullità: lex contractus In Italia: solo sezioni specializzate (tesi prevalente: competenza inderogabile ex art. 28 c.p.c.) Arbitrato (problema intervento PM) escluse le pronunce erga omnes

13 Contratti Questioni comuni / 4 Contitolarità (art. 6, e art ss. C.C.): Salvo patto contrario, il singolo contitolare può cedere la propria quota ex art C.C. (con diritto di prelazione degli altri contitolari) consenso di tutti i comproprietari per cessione totale e pegno (1108 C.C.) Ciascun contitolare può chiedere lo scioglimento della comunione sul brevetto Regolamento di comunione

14 I SINGOLI CONTRATTI Contratto a forma libera CESSIONE (art. 62) / 1 Trasferimento totale della proprietà (Diritti morali non sono mai trasferibili o rinunciabili) Dietro pagamento di un corrispettivo

15 I SINGOLI CONTRATTI CESSIONE (art. 62) / 2 Si applicano le norme sulla vendita (di solito la cessione è una vendita) L acquirente di un brevetto per invenzione dipendente (art. 68/2): azione ex art c.c. Tuttavia, la dichiarazione di nullità del brevetto non pregiudica la validità della vendita conclusa e già eseguita, salvo il diritto ad un equo rimborso (art. 77)

16 I SINGOLI CONTRATTI CESSIONE / 3 Trascrizione: effetti solo dichiarativi e criterio di soluzione conflitti tra più acquirenti (art. 138 e ss.) Cessione diritto di agire contro terzi per violazioni anteriori alla cessione

17 Esclusiva I SINGOLI CONTRATTI LICENZA (art. 63) / 1 Esclusiva con riserva Non esclusiva Con/senza numero massimo licenziatari Entrambe con o senza facoltà di sub-licenza Per tutto o parte del brevetto (solo parte delle rivendicazioni)

18 Corrispettivo: I SINGOLI CONTRATTI LICENZA (art. 63) / 2 Somma fissa (raro) Royalty (percentuale dei ricavi totali ottenuti dal licenziatario mediante lo sfruttamento del brevetto) Minimo garantito + royalty Risoluzione automatica ovvero perdita della esclusiva

19 I SINGOLI CONTRATTI LICENZA / 3 Nuove invenzioni brevettate: Estensione automatica della licenza (in forma anche diversa) Opzione (quali condizioni?) Prelazione Licenza incrociata?

20 I SINGOLI CONTRATTI LICENZA / 4 Controllo dati di fatturato / pezzi venduti Diritto di accesso e di auditing Obbligo di tenere contabilità separata Revisori scelti dal licenziante salvo conflitto di interessi / incompatibilità oggettivi Anche dopo la cessazione del contratto Smaltimento scorte post-contratto ( Termine per smaltimento Opzione di acquisto delle scorte

21 I SINGOLI CONTRATTI R&D /1 Tipologie molto variegate Accordi tra imprese concorrenti Accordi tra imprese e enti di ricerca Accordi tra imprese non concorrenti Con /senza costituzione di JV che esegue la ricerca

22 I SINGOLI CONTRATTI R&D /2 Quid dei diritti sulle invenzioni/k-h? In capo allo sponsor (se c è) In capo alla JV con licenze agli sponsors In capo all inventore con licenza all altro In comunione (da evitare)

23 I SINGOLI CONTRATTI Patent Pool/1 Il patent pool è un accordo tra due o più imprese che convengono di concedere delle licenze incrociate in relazione ad una particolare tecnologia. MPEG-2 MPEG-4 parte 2 DVD6C (Hitachi, JVC, Matsushita, Mitsubishi, Sanyo, Sharp, Toshiba, Warner Home Video e Samsung)

24 I SINGOLI CONTRATTI Patent Pool/2 La creazione di un patent pool mira a far risparmiare ai titolari dei brevetti tempo e denaro, e, nel caso di brevetti di blocco, può rivelarsi l unico metodo ragionevole per rendere l invenzione disponibile per il pubblico. Trattandosi di accordi orizzontali è necessario verificare la liceità dell operazione sotto il profilo antitrust

25 Antitrust Regolamento (CE) 772/2004 Potere di mercato (capacità di modificare il prezzo senza perdere clientela) % di mercato congiunta (concorrenti) - 20% % di mercato individuale (non concorrenti) -30% dei mercati rilevanti della tecnologia e del prodotto contrattuale

26 Antitrust Sono comunque sempre vietate (con distinzioni tra accordi tra concorrenti e non): Restrizioni alla determinazione del prezzo di vendita Limitazioni alla produzione (eccezioni) Restrizioni territoriali assolute Restrizioni all uso della tecnologia del licenziatario Obbligo del licenziatario di licenza o cessione per i perfezionamenti separabili

27 I SINGOLI CONTRATTI PEGNO (art. 140) Garanzia reale: soddisfacimento del credito attraverso la vendita del bene (può essere problematica la valutazione economica del brevetto) diritto privilegiato rispetto ad altri creditori (se vi sono più creditori, rileva la data di trascrizione) Richiesta la sottoscrizione di un contratto specifico Iscrizione nei pubblici registri presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (art. 140) è condizione di validità

28 GRAZIE PER L ATTENZIONE Avv. Fabrizio Jacobacci

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