Strumenti di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale Cagliari, 23 novembre 2015

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Cristiano Fiori
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2 Sommario L utilizzo industriale e contrattuale del brevetto. Le principali opzioni di sfruttamento del brevetto: cessioni e licenze.

3 Prima parte L utilizzo industriale e contrattuale del brevetto.

4 Utilizzo industriale e contrattuale della proprietà intellettuale Invention disclosures Evaluation Protection Maintenance Generation and maintenance stage Abandon Carrot licensing Licensing Exploitation in the core business (manufacturing) Existing companies Spin-off and start-ups Stick licensing Direct (industrial) use Indirect (contractual) use

5 L utilizzo dei brevetti e il loro valore il 36% dei brevetti europei non è mai utilizzato ne a fini industriali ne a fini negoziali solo il 13% dei brevetti è utilizzato a fini negoziali (ci sono molti sleeping patents ) il valore economico dei brevetti è asimmetrico: una piccola porzione dei brevetti ha ritorni economici molto elevati

6 L utilizzo dei brevetti e il loro valore * from PatVal EU Report

7 Fondamenti normativi dello sfruttamento contrattuale del brevetto Art. 66 (Codice della Proprietà Industriale) Diritto di brevetto 1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in uestione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in uestione.

8 Concetti elementari dello sfruttamento per via contrattuale Distinzione tra mercato del prodotto e mercato della tecnologia Brevetto come input intermedio di processi produttivi Possibili forme di sfruttamento per via contrattuale: accordo cooperativo di ricerca e sviluppo cessione licenza material transfer agreement (MTA)

9 Le tipologie principali di accordo. LICENZE Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei uali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (licenziante) concede, dietro un corrispettivo, ad un soggetto utilizzatore (il licenziatario), l uso delle proprie tecnologie protette. CESSIONI Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei uali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale cede a titolo definitivo ad altro soggetto la titolarità del diritto e, con esso, tutte le possibilità di utilizzo, per un compenso (determinato o variabile). ACCORDI DI RICERCA E SVILUPPO Contratti atipici di collaborazione (anche JV) per lo svolgimento di attività di ricerca su un campo, contenenti la disciplina del c.d. foreground. MTA Accordi atipici per lo scambio di materiale e/o informazioni per finalità di ricerca e rispetto ai uali non sussiste una cooperazione tra i ricercatori e non si intende attribuire diritti di proprietà intellettuale.

10 Gestire proprietà intellettuale significa gestire rischio Rischi che incidono sul successo dell operazione di trasferimento tecnologico: rischio tecnologico (il prodotto funzionerà?) rischio commerciale (il prodotto si venderà?) rischio legale (il prodotto sarà copiato?)

11 L andamento dei rischi RICERCA CATENA DI PRODUZIONE DELL INNOVAZIONE MERCATO IDEA SVILUPPO SOLUZIONE PROTOTIPO PRODOTTO VENDITA RISCHIO LEGALE RISCHIO TECNOLOGICO RISCHIO COMMERCIALE

12 Strumenti contrattuali e gestione del rischio Trasferimento totale del rischio: cessione Gestione del rischio tecnologico: accordo di cooperazione tecnologica (R&D oppure R&D&I agreement; CRADA) Gestione del rischio di mercato: licenza (sharing agreement) con remunerazione variabile Gestione dei rischi legali: accordo per la gestione delle controversie

13 Strumenti negoziali di governo della relazione tra le parti (prima e dopo l accordo) Gestione della confidenzialità NDA prima del deposito della domanda di brevetto Accordo di riservatezza (CA; NDA) NDA dopo il deposito della domanda di brevetto per tutelare conoscenza implicita e know-how segreto connessi all oggetto del brevetto per mantenere l opzione di tutela del segreto durante la fase di segretezza della domanda Gestione di alcuni eventi successivi alla conclusione dell accordo

14 Ulteriori strumenti negoziali di governo della relazione tra le parti (prima e dopo l accordo) Eventi successivi rispetto alla conclusione della licenza che incidono sul rischio: contenzioso dannosità del prodotto eventi di dissesto del licenziatario

15 Seconda parte Le principali opzioni di sfruttamento: cessioni e licenze.

16 La cessione Trasferimento della tecnologia a titolo definitivo. Sono ipotizzabili uattro modelli di cessione: i. cessione dell invenzione concepita ma non (ancora) brevettata ii. cessione dell invenzione non ancora realizzata (futura) iii. cessione della domanda di brevetto iv. cessione del brevetto concesso Può essere previsto un corrispettivo di tipo royalty.

17 17 Le principali tipologie di licenza Licenza esclusiva Licenza non-esclusiva Sole license Licenza e sub-licenza Grant-back (contratto o clausola) e licenza incrociata

18 Variabili determinanti della licenza come operazione economica. Limiti del diritto, opportunità del titolare Tempo Rivendicazioni Qual è la durata massima della protezione? Quale la vita utile? Quale la previsione del mercato? (Prodotto o processo) Come è protetta la tecnologia? Sono noti tutti i campi d uso? In uali Paesi è protetta l innovazione? 18 Spazio

19 I corrispettivi Rimborso delle spese di protezione Accollo delle spese di manutenzione annuale Corrispettivi da opzione Downpayment iniziali Milestone fees Running royalties Minimum royalties Flat royalty rates/tiered royalty rates Sublicensing fees Euities (per licenze a start up e spin off) Contribuzioni in natura (in kind consideration)

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