Corso di Proprietà Industriale Marchi 2010/2011 Politecnico di Milano

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1 PROGRAMMA CORSO MANDATARI IN TEMA DI MARCHI E DISEGNI PARTE I prova scritta Mod Data Ora Argomento Docente : : : : : :15- I SEGNI DISTINTIVI: INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA - la disciplina civilistica - il codice di proprietà industriale - accordi TRIPs in tema di marchio - convenzione di Parigi - oggetto di registrabilità : tipologie di marchio - requisiti di registrabilità : novità e carattere distintivo - condizioni di proteggibilità : uso effettivo - ambito di territorialità TIPOLOGIE DI SEGNO E PERCEZIONE - segno e percezione: tipologie di marchio - marketing e funzione del marchio - nuovi segni NULLITÀ, DECADENZA DELLE REGISTRAZIONI E LA REGISTRAZIONE DEL NON AVENTE DIRITTO - cause di nullità - cause di decadenza - azioni dirette a farle valere - fattispecie - la registrazione in mala fede - effetti sulla validità del marchio (parziale/totale) PARTICOLARI CATEGORIE DI MARCHIO - i marchi patronimici - i marchi geografici - i marchi collettivi - i marchi tridimensionali AMBITO DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA - ipotesi di interferenza - il concetto di rischio di confusione - il concetto di rinomanza vs celebrità - limiti al diritto esclusivo (esaurimento e uso in funzione descrittiva) RICERCA DI ANTERIORITÀ - classifica internazionale dei beni e servizi: scelta delle classi principali e difensive per eseguire una ricerca su un marchio - ricerche d'identità Prof. Avv. Cesare Galli Prof. Avv. Luigi Mansani Avv. Mariangela Bogni Avv. Niccolò Ferretti Dott.ssa Ersilia Calò 1

2 : : : : : : : : : :15- - ricerche di similitudine - ricerche combinate: marchi, nomi a dominio, nomi sociali ed elementi verbali inclusi nei modelli comunitari - ricerche figurative - la soluzione al "non-deposito" - esempi IL MARCHIO DI FATTO - marchio di fatto - segni atipici - condotte parassitarie e imitazione servile - imitazioni non confusorie LA PROTEZIONE PER DIRITTO D AUTORE E CUMULO DELLE PROTEZIONI - tipologie di protezione - elementi di diritto d autore - il cumulo delle protezioni ESERCITAZIONE I - strategie di deposito di un marchio LA PRASSI DI REGISTRAZIONE - preparazione della domanda - deposito - rapporti con le unità di deposito (UPICA) - rapporti con l UIBM - gestire gli atti modificativi delle registrazioni - cenni al nuovo regolamento ESERCITAZIONE II - esame di abilitazione del 1999 e discussione - esame di abilitazione del 2001 e discussione INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO I - procedure di sorveglianza - opposizioni - azioni di nullità ESERCITAZIONE III - difesa legale di un marchio INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO II - azioni civili di contraffazione - misure cautelari - rimedi ammissibili e determinazione del danno INTRODUZIONE AL MARCHIO COMUNITARIO -procedure amministrative presso l UAMI: deposito, esame, opposizione e ricorso. ESERCITAZIONE IV - esame di abilitazione del 2003 e discussione - esame di abilitazione del 2005 e discussione Prof. Avv. Massimo Cartella Avv. Anna Parazzini Geom. Paolo Pederzini Dott.ssa Gabriella Reniero Dott. Enrico Riccardino Dott.ssa Marilena Garis 2

3 (lunedì) (lunedì) 9:45-14:15- IL MARCHIO COMUNITARIO - la gestione dei conflitti del marchio comunitario IL MARCHIO COMUNITARIO - casi di studio e giurisprudenza della Corte di Giustizia Avv. Giuseppe Bertoli Avv. Giuseppe Bertoli : : : : : : : : : :15- MARCHI E DOMAIN NAMES - domain names: natura e funzioni - conflitti tra marchi registrati e domain names - le tutele PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE - procedure di riassegnazione nazionali; - procedure di riassegnazione internazionali; - case law nazionali ed internazionali; - esercitazione pratica. IL MARCHIO INTERNAZIONALE - accordo di Madrid - i protocolli di adesione IL MARCHIO INTERNAZIONALE - esempi di deposito - profili gestionali - central attack PROFILI INTERNAZIONALI I - la registrazione di Marchio in USA - il concetto di Trade Dress - il marchio notorio secondo la Convenzione di Parigi - la prova della notorietà all estero PROFILI INTERNAZIONALI II difesa attiva e passiva del marchio in Cina: peculiarità REGOLE DI CONCORRENZA E PRIVATIVE DI MARCHIO - trattato CE e libertà di concorrenza - l esaurimento dei diritti esclusivi e importazioni parallele ESERCITAZIONE V - non traditional trade marks: marchi di movimento, colore, olfattivi, di posizione. - deposito di un marchio comunitario - deposito di un marchio internazionale ESERCITAZIONE VI - Esame di abilitazione sez. marchi del Esame di abilitazione sez. marchi del 2009 ESERCITAZIONE VII - Domande e discussione delle prove di esame degli anni precedenti. Avv. Luca Sandri Dott. Alessio Canova Dott.ssa Gabriella Modiano Dott. Marco Marzano de Marinis Dott.sa Gabriella Modiano Dott. Stefano Marzocchi Avv. Massimo Travostino Dott.sa Maria Cristina Baldini Avv. Lamberto Liuzzo 3

4 PROGRAMMA CORSO MANDATARI IN TEMA DI MARCHI E DISEGNI PARTE II prova orale Modulo Data Ora Argomento Docente : : : : : :15- NOVITÀ E PROSPETTIVE SULLA LEGISLAZIONE A DIFESA DEI MARCHI - l opposizione amministrativa IL PROCESSO CAUTELARE E DI MERITO IN MATERIA DI MARCHI E DI DISEGNI E MODELLI - le misure cautelari - la gestione del procedimento di merito - prove: analisi demoscopiche e CTU per Design - le sanzioni definitive e misure alternative LA VALUTAZIONE DEL DANNO NELLE CAUSE DI CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO - i criteri di determinazione del danno - l'apprezzamento e prova dei lost profits - il profitto del contraffattore: quantificazione - la determinazione della royalty ragionevole STRATEGIE DI BUSINESS LEGATE A MARCHI E SEGNI DISTINTIVI - business approach a marchi e segni distintivi - esempi e casi di studio IL DISEGNO E MODELLO NAZIONALE E COMUNITARIO - la protezione per registrazione - il diritto del modello non registrato - il cumulo col diritto d autore TESTIMONIANZA AZIENDALE - Ferrero Prof. Avv. Giorgio Floridia Dott. Cesare De Sapia Guglielmetti Dott. Marco Marzano de Marinis Dott. Vincenzo Scordamaglia Dott. Stefano Marzocchi : : (giovedì) 9:45 - INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO III - azioni penali di contraffazione - misure d urgenza INIZIATIVE A DIFESA DEL MARCHIO IV - procedure di sospensione doganale - la procedura di protezione doganale IL MARCHIO COME BENE INTANGIBILE A BILANCIO - imputazione nel bilancio - garanzia e pignorabilità del diritto Avv. Riccardo Castiglioni Dott.ssa Tiziana Robustelli (giovedì) 14:15- VALUTAZIONE ECONOMICA DI UN MARCHIO - i criteri applicabili - valorizzazione e investimento Prof. Vittorio Chiesa 4

5 : :15- I CONTRATTI DI GESTIONE DI UN MARCHIO - licensing - merchandisng - franchising - coesistenza SIMULAZIONE DI PROVA ORALE - domande e risposte Avv. Nicola Bottero I docenti del corso Dott.sa Maria Cristina Baldini Avv. Giuseppe Bertoli Avv. Mariangela Bogni Avv. Nicola Bottero Dott. ssa Ersilia Calò Dott. Alessio Canova Prof. Avv. Massimo Cartella Avv. Riccardo Castiglioni Prof. Vittorio Chiesa Dott. Cesare De Sapia Avv. Niccolò Ferretti Prof. Avv. Giorgio Floridia Dott.ssa Marilena Garis Prof. Avv. Cesare Galli Guglielmetti Prof. Avv. Lamberto Liuzzo Prof. Avv. Luigi Mansani Dott. Marco Marzano de Marinis Dott. Stefano Marzocchi Dott.sa Gabriella Modiano Avv. Anna Parazzini Geom. Paolo Pederzini Dott. Gabriella Reniero Dott. Enrico Riccardino Studio Torta Corte d appello dell UAMI, Alicante IP Law Galli Studio Legale Della Gatta Bottero Racheli & C. S.p.A. & C. S.p.A. Università degli Studi Milano Bicocca Studio Legale Cartella Studio Legale CBMLD Studio Legale Sezione specializzata Tribunale di Milano StudioLegale Università Cattolica del Sacro cuore di Milano Studio legale Floridia Jacobacci & Partners Università di Parma IP Law Galli & C. S.p.A. Studio legale Bonelli Erede Pappalardo Università LUMSA, Roma - Studio Legale Liuzzo Università di Parma - Studio Lovells Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Division World Intellectual Property Organization (WIPO) Responsabile Proprietà Intellettuale per il Far East e Medio Oriente - Soremartec Italia S.r.l. - Ferrero Group Studio Modiano Barzanò e Zanardo Bugnion Dr. Reniero & Associati Jacobacci & Partners 5

6 Dott.ssa Tiziana Robustelli SVAD - Servizio Vigilanza Antifrode Doganale Prof. Avv. Stefano Sandri Università degli Studi Roma 3 Avv. Luca Sandri Studio Legale Sandri & Lameri Dott. Vincenzo Scordamaglia Direttore Generale h.c. del Consiglio dell Unione Europea Avv. Massimo Travostino Studio Legale Pecoraro Travostino 6