IL REQUISITO DELLA NOVITA E L INTERFERENZA DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

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1 IL REQUISITO DELLA NOVITA E L INTERFERENZA DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE OGGETTO DEL BREVETTO Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni che implicano un attività inventiva e che sono atte ad avere un applicazione industriale. Stando il carattere generale di detta definizione, un invenzione è quindi proteggibile mediante un brevetto, purchè sia applicabile in un qualunque settore della tecnica, nel suo significato più ampio e nella misura in cui detto settore non sia espressamente escluso. Sono proteggibili anche i prodotti chimici, farmaceutici, alimentari, i procedimenti agricoli, della biochimica, della genetica ed il software. Se oggetto del brevetto è un prodotto (una macchina, un dispositivo, un impianto) è prevista la tutela assoluta del prodotto; in tal modo, ad esempio, una nuova sostanza chimica è tutelata come tale in generale e non unicamente per quella determinata applicazione indicata nella descrizione. Sono brevettabili anche i prodotti chimici intermedi, cioè quelle sostanze che sono destinate ad essere ulteriormente elaborate per ottenere prodotti finali che, a loro volta, contengono caratteristiche che si rifanno ai prodotti intermedi. E proteggibile brevettualmente anche il software a condizione che esso serva per condizionare una macchina, o parte di essa, o un processo, ovvero un impianto o un sistema operativo. Il software però non è brevettabile in quanto tale, cioè come è scritto, ovvero come insieme delle singole istruzioni. Esso è brevettabile come insieme di fasi (algoritmi) implementate per raggiungere un determinato scopo tecnico. Se oggetto del brevetto è un procedimento, la tutela si estende al prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. 1

2 Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente: i) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo; ii) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali. Come si è visto, la concessione di un attestato di brevetto richiede che si tratti di invenzioni nuove, che implicano un attività inventiva, e che sono atte ad avere un applicazione industriale. La norma non fornisce una definizione di invenzione, ma da essa si ricava che è lo stato della tecnica al momento del deposito della domanda di brevetto che viene assunto per valutare un invenzione che risulta essere una creazione della tecnica possedente un carattere tecnico. L Art. 12 l.i. non considera come invenzioni, le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, ciò in quanto non costituiscono di per sé né un prodotto, né un procedimento, che trova diretta applicazione industriale. Infatti, dette risultano essere o approfondimenti teorici riconducibili a spiegazione di fenomeni naturali oppure nel caso di metodi matematici modelli di logica utili per ottenere fattori quantitativi, senza che ciò si concretizzi in prodotti o in procedimenti suscettibili di applicazione industriale. Pur essendo le teorie scientifiche ed i metodi matematici operazioni complesse, esse sono tipicamente intellettuali e non presentano quella materialità necessaria per soddisfare il concetto di invenzione brevettabile ovvero di creazione intellettuale avente contenuto tecnico o tecnologico 2

3 proteggibile. Una teoria, o un metodo, risultano però proteggibili brevettualmente nel caso in cui entrino nella struttura di un prodotto, o di un procedimento, dotato della necessaria materialità. Così, ad esempio, se si è riusciti a correlare uno stato fisico del mosto del vino con il prodotto finale, la corrispondenza fra lo stato puntuale del mosto e le caratteristiche finali del vino da esso risultante, pur essendo di per sé niente altro che una cognizione sperimentale, può dare vita ad un invenzione brevettabile. Più complesso è definire la distinzione tra scoperta e invenzione per trovare il confine della brevettabilità e, più in generale, della proteggibilità. Questa distinzione, nel tempo passato, cioè quando non erano ancora presenti le nuove tecnologie, era facilmente identificabile in quanto la norma brevettuale aveva come riferimento le invenzioni meccaniche. Per questa tipologia di invenzioni la scoperta, pur collocandosi a monte dell invenzione e pur potendo essere la sostanza dell invenzione stessa, non si può identificare con quest ultima. Essendosi esteso il campo delle invenzioni brevettabili a settori tecnologici completamente diversi, la distinzione fra scoperta ed invenzione è diventata sempre più incerta, ed oggi tale distinzione costituisce alle volte fonte di grave difficoltà. Nel settore della chimica, la distinzione fra scoperta ed invenzione risulta difficile quando si abbia presente il caso in cui l ottenimento di un nuovo composto da una parte presenta proprietà utili al bisogno dell uomo e dall altra costituisce una scoperta; è indifferente che ciò porti ad un invenzione di farmaco. Il settore della biotecnologia presenta anch esso difficoltà interpretativa ad esempio nel caso delle invenzioni antivirali costituite dai kit immunodiagnostici. Per mettere a punto un kit immunodiagnostico, differentemente dall invenzione del relativo vaccino, si richiede solamente di decodificare il genoma del virus e l individuazione del cosiddetto sito antigenico che determina la reazione rivelatrice. La decodifica del genoma del virus è un operazione che permette di acquisire la conoscenza di 3

4 elementi che sono presenti in natura. Acquisita tale conoscenza, la procedura per il riconoscimento del virus mediante la reazione anticorpale è del tutto banale e consequenziale. In una situazione di questo tipo solo nel caso in cui si reputi che non è banale lo sforzo intellettuale richiesto per decodificare il genoma del virus, si può avere un valida brevettazione del kit immunodiagnostico. Sono esclusi dalla protezione brevettuale, sempre secondo l art. 12 l.i., anche i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale. Tale esclusione deriva dalla volontà di non proteggere creazioni intellettuali che, pur essendo suscettibili di un attività economica, non sono creazioni a contenuto tecnologico. L art. 12 l.i. esclude dalla brevettabilità anche i metodi per il trattamento chirurgico, o terapeutico, del corpo umano, o animale, nonché i metodi di diagnosi applicati al corpo umano, o animale. La norma non esclude però i farmaci e più in generale le sostanze, o le miscele di sostanze, per l attuazione di uno di tali metodi. L INVENZIONE L attività inventiva si concretizza nel porre in essere una nuova combinazione di forze naturali, cioè nel realizzare rapporti prima non presenti nell esperienza, nel contempo ottenendo un preciso risultato utilizzabile nella tecnica. In altre parole, l invenzione consiste in una nuova cognizione dei rapporti di causalità che reggono i fenomeni fisici o chimici grazie ai quali si riesce da una parte a determinare una causa, od un effetto, prima ignoti, e dall altra si riesce anche a padroneggiare il processo di causazione, in modo tale da riprodurre la causa ottenendo sempre il medesimo effetto. L invenzione può essere determinata dal caso, ovvero da una fortuita combinazione di circostanze e non essere quindi conseguenza di una precisa volontà di pervenirci. 4

5 Va rilevato che non è necessario che l inventore abbia una percezione definita e precisa del rapporto di causazione, non è quindi necessario che egli sappia fornire in modo scientifico le spiegazioni sui possibili sviluppi. Può anche prevedere mezzi ridondanti in quanto ritenuti necessari, ciò che conta è che detti mezzi non devono annullare gli effetti dei mezzi effettivamente necessari. L inventore deve essere pertanto consapevole dei mezzi impiegati per raggiungere quel determinato risultato; inoltre, è necessario che, applicando quei mezzi, si rinnovi sempre il fenomeno e quindi il risultato. Un invenzione è tale anche se deriva dalla scoperta di un principio scientifico qualora la precedente conoscenza non garantiva di giungere sempre, e con costanza, ai risultati tecnici voluti. La creazione dell idea presenta almeno le seguenti fasi: - il concepimento del bisogno umano da soddisfare; - la strutturazione del problema tecnico, cioè la definizione dei mezzi necessari per raggiungere lo scopo; - la soluzione del problema tecnico attraverso la realizzazione del mezzo ritenuto più idoneo. L invenzione è tale solo quando viene risolto l intero problema tecnico sì da poter riprodurre il meccanismo risolutivo, come posto in essere giungendo sempre allo stesso risultato. In un meccanismo di tale tipo è quindi evidente il carattere creativo posto in essere nell attività intellettuale che ha portato all invenzione. Tale carattere creativo può derivare dalla novità del problema risolto, ovvero dalla novità della soluzione proposta ad un problema già noto ma precedentemente insoluto o risolto in modo diverso, ciò ovviamente nella misura in cui la soluzione comporti il ritrovamento di un nuovo rapporto causale e sia derivata dei mezzi identificati dall inventore. Non si può parlare di invenzione quando: 5

6 a) il prodotto è ottenuto riproducendo il suo processo produttivo naturale; b) venga variata la disposizione, o la proporzione, dei mezzi utilizzando cognizioni preesistenti al fine di conseguire un risultato quantitativamente maggiore o minore; in tale caso viene svolta un attività di costruzione e non certamente di invenzione; c) si provvede a modificare una forma ovvero a sostituire un materiale applicando le normali conoscenze connesse ai rapporti di equivalenza tra forme e materie diverse (ad esempio usando la plastica al posto del cuoio, la plastica al posto di un metallo); ciò a condizione che il risultato ottenuto non sia nuovo, ovvero che tale risultato consista solamente nel perfezionamento di un qualche cosa utilizzando l effetto delle note qualità della diversa materia utilizzata. Si concretizza un invenzione nel momento in cui, coordinando elementi già noti, si ottiene un risultato industriale nuovo, non ovvio, ed economicamente utile. Non è quindi sufficiente la semplice modificazione od il semplice perfezionamento, occorre un nuovo apporto creativo ed occorre che i mezzi associati risultino funzionalmente coordinati sì da creare un nuovo prodotto o processo. Affinchè si abbia un invenzione non è rilevante l individualità dei singoli elementi, ma la loro funzione, sì che, qualora a parità di funzione i singoli elementi possono essere liberamente sostituiti, la loro variazione o sostituzione non dà luogo a invenzione tutelabile. In un caso del genere, qualora un terzo utilizzi una valida invenzione altrui apportandovi una variante di tale tipo, egli pone in essere comunque una contraffazione. LA NOVITA Un invenzione è nuova, secondo gli artt. 14 e 15 l.i., se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 6

7 La norma prevede pertanto che la novità sia assoluta ed universale, e con tali contenuti è praticamente presente in tutti i sistemi brevettuali moderni. I fatti distruttivi della novità si distinguono in anteriorità e predivulgazione. Le anteriorità distruttive della novità sono tutte le conoscenze, brevettate e non brevettate, diffuse in qualunque modo in Italia o all estero, anteriormente alla data della domanda di brevetto. Una relazione scientifica, esposta in un simposio, se essa descrive in modo che gli intervenuti siano in grado di capire l invenzione ivi descritta, è distruttiva della novità. Non è distruttiva della novità solo nel caso in cui tutti gli intervenuti siano coscienti che ciò che viene loro detto è soggetto al regime di segreto. Similmente, una pubblicazione scientifica resa accessibile prima del deposito di una domanda di brevetto, qualora il suo contenuto anticipi l invenzione, essa rende nullo il brevetto. La severità posta dalla previsione della novità assoluta viene però mitigata, ad esempio, escludendo le anteriorità costituite da informazioni pubblicate ma poi di fatto dimenticate (ad esempio le tesi non pubblicate), e che non hanno avuto alcun seguito effettivo. Ciò perché il fatto distruttivo della novità non è la pura esistenza di una anteriorità, ma la sua accessibilità al pubblico, sicché le anteriorità trasmesse in via riservata, o che risultano confinate tra due soggetti (ad esempio una relazione interna, un offerta di fornitura, una richiesta di preventivo, ecc.), non sono da considerare rilevanti. Diviene rilevante, però, una vendita che vede spogliarsi di ogni diritto il titolare del bene compravenduto, ciò a meno che detta vendita non sia soggetta a restrizioni in termini di riservatezza o di segretezza. Se un composto chimico è presente in natura in modo non accessibile e viene ottenuto per sintesi, o un materiale biologico presente in natura in modo non accessibile viene isolato dal suo ambiente naturale, o prodotto 7

8 per via biotecnologica, detta presenza in natura non è distruttiva della novità. Per essere anteriorità distruttiva della novità, una domanda di brevetto depositata in Italia o all estero, deve essere già pubblicata al momento del deposito della domanda di brevetto. Esiste però un eccezione. Non essendo ammissibile che per la stessa invenzione siano concessi due brevetti diversi, a due diversi inventori, l art. 14, comma 3, l.i. prevede che siano distruttive della novità anche le domande segrete di un brevetto concesso nello stesso Stato, o le domande segrete di brevetto europeo o internazionale designanti lo stesso Stato. Ciò a condizione che il contenuto di dette domande coincida con il contenuto dell invenzione. Se però non vi è coincidenza nei fattori sostanziali e necessari, detto documento anteriore segreto non può incidere per novità. Qualora però una domanda di brevetto depositata in un altro Stato non sia ancora pubblicata, rimane non opponibile in termini di novità in quanto il contenuto non è ancora accessibile al pubblico del detto Stato. In altre parole, le domande di brevetto depositate all estero ed ancora segrete, non distruggono la novità di una successiva domanda di brevetto in un altro Stato. Le anteriorità costituite da un uso anteriore altrui producono distruzione della novità nel caso in cui si tratti di un uso che ammette l accessibilità del pubblico dell invenzione stessa. Così se in un impianto chimico viene adottato un processo e detto impianto è soggetto a visite di terzi, solo qualora, a detti terzi viene descritto il detto processo senza vincolarli preventivamente al segreto, dette visite sono distruttive della novità. Se, invece, l uso anteriore si svolge in segreto, esso non impedisce la successiva brevettazione sia propria che altrui; se la brevettazione viene effettuata da un terzo, al primo utilizzatore viene riconosciuto il diritto di preuso. Per valutare se un anteriorità è rilevante in termini di novità, si deve 8

9 ricordare che l esame della novità prevede il confronto dell invenzione con le singole anteriorità e se si riscontra coincidenza totale (negli aspetti sostanziali e necessari) tra l invenzione ed il contenuto totale o parziale di una delle anteriorità si ha assenza di novità. Qualora l invenzione risulti anticipata parzialmente da un anteriorità e parzialmente da un altra, essa va considerata nuova. Infatti, ai fini del giudizio di novità le anteriorità non devono essere composte secondo uno scacchiere, ma devono essere valutate isolatamente. Pone in essere un atto di predivulgazione quell inventore che comunica, volontariamente o involontariamente, l invenzione a terzi in data anteriore alla data di deposito della domanda di brevetto. Realizzando l accessibilità al pubblico dell invenzione, la predivulgazione comporta la distruzione della novità. Infatti, la predivulgazione introduce l invenzione nel patrimonio collettivo della tecnica, sì che la libera adottabilità di tale invenzione risulta essere a disposizione di chiunque; pertanto essa è impeditiva al rilascio di un valido brevetto. Perché la predivulgazione sia distruttiva è però necessario che comprenda l invenzione nella sua interezza e che venga fatta a persona (una o più) in grado di percepire il messaggio ricevuto con cognizione di causa, o di trasmetterlo in modo esaustivo. Si pone quindi come obbligo imprescindibile per l inventore la più assoluta segretezza dell invenzione anteriormente alla domanda di brevetto. E di tutta evidenza che questa necessità è conflittuale con le esigenze di sperimentazione e di messa a punto, attività che normalmente presuppongono l intervento di terzi, siano essi collaboratori dipendenti, o esterni. La novità permane anche quando l invenzione viene comunicata a terzi (uno o più) sotto il vincolo di segreto. Tale vincolo è sicuramente a valere (ex art c.c.) nei confronti sia dei collaboratori dipendenti che dei collaboratori autonomi che coscientemente partecipano ad attività di messa a punto o di 9

10 sperimentazione. Nel caso in cui qualcuno di coloro che sono tenuti al segreto viola tale obbligo, e rende l invenzione accessibile al pubblico, si ha perdita di novità; in questo caso l inventore può solo agire contro il collaboratore infedele chiedendo i danni. L art. 15, comma 1 l.i. ammette la brevettabilità nel caso in cui venga depositata entro i sei mesi successivi alla predivulgazione, e questa risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. Non si ha perdita di novità neppure quando la divulgazione avviene in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute (art. 12, comma 2; l.i.) le quali però sono in numero molto limitato. L ORIGINALITA (attività inventiva) Il concetto di invenzione prevede sia un giudizio di novità che un giudizio di valore consistente in un livello inventivo al di sotto del quale ci sono delle normali innovazioni, forse utili, forse anche più utili ed interessanti delle invenzioni vere e proprie, ma non brevettabili perché sono banali, non originali, cioè non superano la soglia minima del livello inventivo. Qualora l idea sia il risultato di un flash of creative genius non ci sono problemi, ma non per questo si deve escludere l invenzione nel caso in cui la soluzione prospettata non sia geniale. Per la stessa ragione, non è accettabile la tesi secondo cui il trovato, per risultare invenzione, deve possedere un quid sorprendente. Va ricordato che il progresso si attua principalmente grazie al continuo contributo di chi opera nei vari campi della tecnica dove ininterrottamente si concretizzano modificazioni ed innovazioni, frutto dell artigianalità degli addetti. Si rende pertanto necessario definire il livello inventivo al fine di mantenere alla normale ed artigianale creatività intellettuale una precisa fascia di libera fruizione, scevra da esclusive, per quel naturale, continuo progredire della tecnica che va a contrapporsi ai balzi in avanti costituiti 10

11 dalle invenzioni. L originalità viene apprezzata previa identificazione di quella figura astratta di riferimento che è il tecnico medio, cioè di quella persona che, per il previsto grado di istruzione e per le normali conoscenze del settore che possiede, concretizza naturalmente quell addivenire continuo di modificazioni ed innovazioni che appartengono alla libera fascia di fruizione. Questo tecnico medio è una persona dedita al compito assegnatogli, che conosce lo stato della tecnica esistente alla data prioritaria della domanda di brevetto, che sa in modo naturale adattare insegnamenti antichi grazie all evoluzione della tecnica nel frattempo intervenuti. Così è naturale, per un tecnico medio, sostituire le trasmissioni a cinghie con motori elettrici od oleodinamici; è naturale sostituire il legno utilizzato nei cuscinetti con bronzine o con plastiche idonee; è naturale sostituire complicati rinvii meccanici con servomeccanismi; ecc. Questo tecnico medio sa anche abbinare a mosaico gli insegnamenti di due o tre documenti anteriori, coerenti con le finalità dell invenzione, per ottenere l invenzione stessa; ciò a condizione che questo abbinamento non imponga passaggi logici non presenti nei documenti anteriori o non desumibili direttamente dai documenti anteriori. Se per un tecnico medio, valutata a confronto la tecnica anteriore accessibile con il contenuto dell invenzione, l invenzione stessa non risulta quale banale soluzione, allora essa può essere oggetto di valida brevettazione. IL CAMPO PROTETTO E L OGGETTO DEL CONFRONTO Quando si analizza un documento anteriore, per confrontarlo in termini di novità e/o di originalità con l invenzione, si deve considerare tutto il contenuto del documento anche se poi di rilevante può risultare solo una parte di esso. Infatti, le forme note e presenti nella tecnica anteriore possono essere 11

12 liberamente utilizzate da chiunque se queste forme note sono adottate per assolvere le stesse identiche funzioni che esse svolgono nella tecnica nota precedente alla data prioritaria di un titolo di brevetto. Differente è invece il caso in cui si deve valutare la validità di un brevetto, o di una domanda di brevetto: in questo caso si devono considerare solo le rivendicazioni. Va notato che le rivendicazioni di una domanda di brevetto, prima della concessione, possono essere modificate anche sostanzialmente a condizione che quanto introdotto nelle, o in sostituzione delle, rivendicazioni sia chiaramente ricompreso nella descrizione e/o nei disegni a corredo. Invece, le rivendicazioni a corredo di un brevetto concesso possono solo venir ridotte come portata, non certamente ampliate. Per capire perché è il contenuto delle rivendicazioni che deve essere confrontato con la tecnica anteriore, si deve tenere presente che il campo protetto da un brevetto è definito dalle rivendicazioni le quali vanno interpretate sulla base del contenuto della descrizione e dei disegni. La norma prevede che non è possibile caricare estensivamente una rivendicazione di contenuti che esulano da ciò che consapevolmente e volutamente l inventore ha inserito nel testo brevettuale. Infatti, l estensione dell esclusiva scaturisce soltanto dalle rivendicazioni lette alla luce della descrizione e degli altri elementi brevettuali (disegni e titolo) i quali non possono aggiungere in via integrativa significati che le prime non posseggono, detti elementi brevettuali possono solo aiutare ad interpretare le rivendicazioni ed a chiarirne adeguatamente il contenuto. Pertanto, i limiti della protezione conferita dal brevetto devono essere rigorosamente determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni, senza possibilità di integrazioni o aggiunte. E evidente lo spirito di tale norma: far sì che al brevetto si dia una portata corrispondente alla reale volontà dell inventore. Conformemente al dettato della legge, la giurisprudenza attribuisce alle 12

13 rivendicazioni il ruolo determinante al fine di stabilire il contenuto del diritto brevettuale e riconosce alla descrizione e ai disegni un ruolo di strumento interpretativo e limitativo del contenuto effettivo delle rivendicazioni stesse, indipendentemente dalla loro formulazione letterale. Quanto sopra indica che la riconduzione della tutela di un brevetto al solo testo delle rivendicazioni, interpretate sulla base degli insegnamenti desumibili dalla descrizione e dai disegni che rappresentano la precisa volontà dell inventore, deriva dalla necessità di tutelare l interesse del terzo in relazione alla certezza delle situazioni giuridiche ed alla libertà di svolgere attività economiche. Altrimenti detto terzo sarebbe leso nella sua libertà di iniziativa economica (protetta anche costituzionalmente art. 41 della Costituzione). Invero, se fosse possibile modificare le rivendicazioni in corso di causa, ovvero se fosse possibile interpretarle in modo arbitrario, nessun imprenditore potrebbe fare affidamento sul tenore letterale delle rivendicazioni prima di intraprendere una propria attività, né procedere alla valutazione dell eventuale interferenza, o meno, del proprio prodotto con l ambito di protezione di un altrui titolo di brevetto. Il contenuto di un brevetto in termini di novità e di originalità va quindi valutato nei confronti del contenuto delle rivendicazioni poste a corredo di una domanda di brevetto prima e delle risultanti rivendicazioni poste a corredo del brevetto poi, ciò in quanto sono proprio le rivendicazioni che determinano il campo protetto da un brevetto concesso. 13