TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUL WEB IN INDIA

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1 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUL WEB IN INDIA Contraffazione e questioni di proprieta intellettuale nel cyberspazio L'avvento del World Wide Web e la continua evoluzione delle tecnologie dell'informazione e delle applicazioni permette ai mercati di essere collegati in maniera globale. Il risultato finale è un mondo senza confini. I computer stanno liberando la creazione e la produzione dai vincoli geografici. Inoltre, con l evolvere delle tecnologie informatiche si presentano ai tribunali questioni nuove relative all ambito dei diritti di proprietà intellettuale nel cyberspazio. La sfida non proviene solo dal campo di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche dalla facile disponibilità dei prodotti, risultante in una facilita di distribuzione, che ha aggiunto una nuova dimensione alle transazioni commerciali. L'euforia iniziale di nuove possibilita che Internet offre ha iniziato a scemare non appena i titolari di diritti di proprieta intellettuale si sono resi conto che Internet ha dato ai contraffattori copertura internazionale, con false copie di prodotti di marca offerte tramite un unico negozio virtuale. Inoltre, i contraffattori sono in grado di sfruttare con facilità di impianti di produzione a buon mercato che paesi come la Cina e l'india offrono per mettere sul mercato merci contraffatte. Questa pubblicazione analizza come i tribunali in India hanno applicato e adattato le disposizioni legali esistenti all ambiente digitale. Inoltre, viene mostrato come l era elettronica abbia portato a modifiche legislative in linea con il Nuovo Mondo. Nomi a dominio e marchi La fine degli anni '90 e l'alba del nuovo millennio ha registrato un gran numero di controversie relative ai nomi a dominio davanti ai tribunali indiani. In uno di queste cause, Acqua Minerals Ltd contro Pramod Bose & Anr, intentata dinanzi all Alta Corte di Delhi e relativa al nome a dominio Bisleri, il giudice ha statuito: "con il

2 progresso della comunicazione via internet, il nome a dominio ha raggiunto lo stesso valore legale di un marchio. Dal momento che i servizi forniti su internet sono cruciali per qualsiasi attività commerciale, il nome a dominio deve essere preservato in modo da proteggere il fornitore di questo tipo di servizi contro chiunque altro cerchi di sfruttarlo o usurparlo". Il tribunale ha inoltre dichiarato che "Un nome a dominio è più di un indirizzo internet e ha diritto alla stessa tutela di un marchio". In un altra causa riguardante il nome a dominio naukri.com (job.com in inglese), la Corte ha osservato: "Con l'avanzamento e il progresso della tecnologia, i servizi resi su un sito internet sono arrivati ad essere riconosciuti ed accettati e viene data loro una tutela tale da proteggere il relativo fornitore di servizi dall usurpazione da parte di altri". I principi di cui sopra sono stati ovviamente di aiuto quando l India ha lanciato la sua rinnovata politica di registrazione del dominio paese '.in'. I proprietari di marchi sono stati in grado di far valere tali principi per ottenere delle ordinanze di confisca contro coloro che registravano abusivamente famosi marchi indiani e internazionali come viagra.in, playboy.in, icicibank.in, general-electric.in ecc Gli utenti di Internet sono sofisticati Nella causa Yahoo Inc contro Akash Arora dove il nome a dominio 'Yahoo' dei querelanti e Yahoo india del convenuto erano oggetto di controversia, al giudice è stato chiesto di considerare che gli utenti di Internet sono sofisticati e che si tratta solo di utenti istruiti che sono in grado di accertare l'effettivo sito internet che intendono visitare. La Corte ha ritenuto che "anche se un individuo è un utente sofisticato di internet, può nello stesso tempo essere un consumatore non sofisticato di informazioni, e tale persona può confondere la sua strada verso il sito internet del convenuto con quella del ricorrente". La competenza territoriale per controversie relative ai nomi a dominio Il problema è arrivato davanti a un tribunale nella causa Casio co. India Ltd. contro Ashita Tele Systems concernente il nome a dominio Casio india '. La tesi della convenuta in questo caso era che si trattasse di una compagnia con sede a Bombay e con nessun business a Delhi dove la causa è stato intentata. Il giudice ha ritenuto che "l'obiezione per quanto riguarda la competenza territoriale deve essere considerata nel contesto globale dei progressi e degli sviluppi nel campo della tecnologia dell'informazione e non nell usuale modo convenzionale. L'accesso al sito del contestato nome a dominio potrebbe essere effettuato da qualsiasi

3 altro luogo, la competenza in tale materia non può essere confinata ai limiti territoriali della residenza del convenuto". I titolari di diritti di proprieta intellettuale hanno usato questo argomento per scegliere il forum di loro preferenza. L'argomento è stato esteso ai casi in cui sito internet della convenuta elenchi i suoi prodotti con il relativo prezzo, sulla base di cui gli attori hanno sostenuto che, elencando i loro prodotti in rete, i convenuti stanno offrendoli in vendita a tutti i consumatori che sono in grado diaccedere al loro sito web, a prescindere dalla sede effettiva del convenuto. Tuttavia la legge e cambiata con una recente sentenza nella causa Banyan Tree Holding Pvt Ltd contro Murali Krishna Reddy. La Corte ha esaminato come la normativa e evoluta in altri paesi (USA, UK, Canada, Australia, ecc) e anche esaminato due cause già decise in precedenza sullo stesso oggetto (cioe la causa Casio India e la causa India TV) che avevano raggiunto conclusioni diverse: a) nella causa Casio India la Corte aveva ritenuto che la sola presenza web è sufficiente per invocare la competenza di un giudice particolare. In questa causa la sede del convenuto era a Mumbai e la causa intentata a Delhi. Tuttavia, la convenuta aveva un sito web che era accessibile da Delhi; b) nella causa dell'india TV la Corte aveva categoricamente chiarito che affinche un giudice possa affermare la propria competenza, è necessario che il sito web del convenuto sia interattivo permettendo al browser non solo l accesso, ma anche la sottoscrizione dei servizi forniti dai proprietari o dai gestori nella giurisdizione della Corte. La Corte dopo aver esaminato i su esposti precedenti ha stabilito le seguenti linee guida: 1) in una azione per violazione di marchio o per passing off in cui il convenuto è citato sulla base del fatto che il suo sito web è accessibile nel foro adito, occorre dimostrare che il convenuto ha intrapreso un attività commerciale mirata tramite il suo sito Web in maniera specifica alla clientela della giurisdizione della Corte. La Corte ha chiarito che un semplice annuncio pubblicitario del convenuto che rappresenta il suo marchio su un sito web passivo che non consente ai consumatori di entrare in una transazione commerciale con la parte non può essere la base per invocare la competenza del giudice. Deve piuttosto essere dimostrato che la natura dell'attività intrapresa dal convenuto con l'uso del sito web è stata con l'intenzione di concludere una transazione commerciale con l'utente del sito web; 2) in relazione a 'ordini trappola' e 'transazioni trappola', la Corte ha ammesso prove acquisite tramite tali transazioni. Tuttavia, ha chiarito che i seguenti fattori hanno rilevanza: a) la correttezza della transazione;

4 b) la natura dei prodotti o dei servizi offerti per l'acquisto e se richiedessero ai clienti di verificare fisicamente la loro qualità; c) un unica transazione trappola non puo costituire sufficiente elemento di prova. Materiali a supporto devono essere prodotti all esame del tribunale. Uso di parole descrittive come nome a dominio Nel mondo Internet, nomi a dominio che usano parole comuni o descrittive sono inestimabili, in quanto sono molto più facili da trovare quando una persona sta cercando informazioni attraverso i motori di ricerca. Tuttavia, essi di solito non si qualificano per una buona protezione come marchi. In due cause concernenti parole descrittive di uso comune, ossia mutualfundsindia.com contro mutualfundindia.com e kabadibazar.com (mercato dei beni usati) contro kabaribazar.com, la Corte è giunta alla conclusione che queste parole sono descrittive del tipo di servizio offerto. Inoltre, la documentazione prodotta dinanzi alla Corte non e riuscita a dimostrare che le suddette parole abbiano acquisito un significato secondario, che è il presupposto per la concessione di protezione a un nome descrittivo. La Corte però ha avuto una visione diversa nella causa naukri.com (job.com) contro naukari.com. Il giudice ha ritenuto che quel nome a dominio era peculiare dato che l'attore aveva adottato una parola hindi con la trascrizione in inglese. Inoltre, vi erano prove agli atti della Corte che dimostravano che il nome a dominio aveva acquisito un significato secondario in virtù di estese attività di affari. Le merci contraffatte online L e-commerce è nella sua infanzia in India. Le proiezioni per un boom dell e-commerce variano da pessimista a estremamente ottimista. I titolari di diritti di proprieta intellettuale non si lamentano se gli indiani non comprano online, essi capiscono pienamente che i primi a beneficiarne sarebbero i contraffattori. Tuttavia, i contraffattori hanno tratto vantaggio della industria dei farmaci generici a basso prezzo in India per offrire e spedire dall India medicinali contraffatti. Diverse farmacie online dirette a consumatori residenti nei paesi occidentali sono state trovate avere collegamenti con l India. Di recente l Ufficio Immigrazione e Dogane degli Stati Uniti, la Food & Drug Administration e il Servizio delle entrate USA hanno stroncato un racket on line di medicinali condotto sotto

5 le denominazioni di 'World Express Rx' e 'My Rx per less.com', dove la catena di approvvigionamento risaliva indietro fino in India. Iin una operazione simile soprannominata 'cyber chase' (caccia su internet) dei raids sono stati condotti simultaneamente in India e negli Stati Uniti contro un network di farmacie online che era guidato da padre (in India) e figlio (con sede a Filadelfia). Il modus operandi era semplice, i farmaci generici venivano spediti dall India a Filadelfia. Essi venivano forniti di un nuovo imballaggio e venduti a vari e-trafficanti. Centinaia di siti canaglia venivano riforniti da questo network. Concorrenza sleale sul web I consumatori in India possono non stare ricorrendo ad acquisti online. Tuttavia, il traffico è in crescita, e sempre più persone stanno navigando su internet per ricercare informazioni. Di conseguenza, il numero dei casi in cui le parti utilizzano marchi notori per fornire servizi analoghi o per copiare contenuti web sono in aumento. Esempio di casi nel recente passato sono: a) Azione per concorrenza sleale e violazione di copyright proposta da Celador contro un sito web che offriva online un identico game show 'Chi vuol essere milionario' in hindi e cercava di attirare inserzionisti sul suo sito web. L'Alta Corte di Delhi ha emesso un ordinanza definitiva che diffidava la parte dall utilizzare il suo sito web. b) Intel Corporation ha proposto un azione per vilipendio nei confronti di una parte che commerciava come 'Computer Pentium', sulla base di che la convenuta aveva inviato per offrire in vendita computers, utilizzando il marchio Pentium. Questo è stato ritenuto violare l'ordinanza emessa dall Alta Corte di Bombay. c) Himalaya Drug Co. ha proposto un ricorso per concorrenza sleale nei confronti di un individuo che aveva copiato il database dei farmaci a base di erbe sviluppato da Himalaya comprese le immagini e il formato. Il giudice, oltre a emettere ordinanza di cessazione ha anche riconosciuto danni in misura punitiva. d) Azione per violazione di marchio e per concorrenza sleale proposta da Pfizer contro una società che commerciava con il nome Pifer Pharmaceutical Pvt. Ltd. e che aveva un sito web con nome a dominio PiferPharma.com. Il giudice ha emesso un ordinanza di inibizione a utilizzare il nome commerciale e il sito.

6 L Ufficio Marchi passa al digitale L'ambiente digitale ha avuto ripercussioni anche sull Ufficio Marchi indiano. L Ufficio Marchi pubblica il Giornale Ufficiale dei marchi in formato elettronico. I Giornali sono pubblicati ormai su CD-Rom, il che facilita ricerche rapide utilizzando la tecnologia informatica. Si riduce anche l arretrato presso l Ufficio Marchi dato che un numero maggiore di marchi possono essere pubblicati su un CD-Rom. Il database del Registro dei marchi è stato reso disponibile per le ricerche on-line, senza necessità di preventiva registrazione o di pagamento di tasse per la ricerca. In precedenza, per poter effettuare una ricerca on-line era necessario registrarsi e pagare una tassa di circa 8 Euro. Il link per accedere al sito web del Registro dei marchi è Miglioramenti sono stati compiuti anche per il 'Sistema di informazione sullo stato di una domanda di registrazione ' disponibile sul sito web. In particolare, il Registro dei marchi sta procedendo alla scansione e al caricamento sul sito dei Certificati di registrazione, che potranno essere scaricati dai titolari dei marchi. Modifiche legislative Il cambiamento più significativo è venuto con il Parlamento che ha emanato l Information Technology Act, 2000 (legge sulle tecnologie dell informazione, anno 2000). Questo è stato uno strumento per arrivare a dare riconoscimento legale alle operazioni effettuate attraverso mezzi di comunicazione elettronica. Alle informazioni in formato elettronico è stata data validità legale, le firma digitali sono state definite e rese legali. Cyber crimini come la pirateria, i danni al codice sorgente del computer, la pubblicazione di informazioni oscene in formato elettronico, la violazione della riservatezza sono stati definiti e resi punibili. Le modifiche corrispondenti sono state apportate all Indian Evidence Act (legge indiana sulle prove). Con sempre più aziende che tengono registri elettronici e con Internet che diventa la principale fonte di informazioni, i cambiamenti sono stati ampiamente benvenuti dai titolari di diritti di proprieta intellettuale. Questi possono ad esempio basarsi su elementi di prova elettronici per stabilire il loro avviamento e la loro reputazione. Ancora, piccole variazioni al codice di procedura civile, come il servizio di citazione e le notifiche via , hanno reso i processi più rapidi.

7 Information Technology Act 2000 (legge sulle tecnologie dell informazione, anno 2000) Reato Dissimulazione, distruzione o alterazione del codice sorgente computer (art. 65) Violazione di sistemi informatici (art. 66) Pubblicazione di materiale osceno in forma elettronica (art 67) Violazione della riservatezza o privacy (art. 72) Sanzione Reclusione: fino a tre anni e/o multa fino a Euro 2700 circa 1) Per la prima condanna: reclusione fino a cinque anni e multa fino a Euro 1400 circa 2) Per la seconda condanna e successive: reclusione fino a 10 anni e multa fino a Euro 2700 circa Reclusione: fino a due anni e/o multa fino a Euro 1400 circa Per riassumere Queste sono alcune delle questioni che i proprietari di brands stanno affrontando, e che si presentano con lo sviluppo delle tecnologie. L era elettronica ha forse un impatto più profondo sull industria musicale e cinematografica, dove le tecnologie informatiche hanno reso il lavoro dei titolari di diritti piuttosto impegnativo, in particolare a causa della condivisione di file attraverso le reti P2P. Il dibattito se l'armonizzazione del diritto, lo sviluppo tecnologico o la sensibilizzazione ed educazione dei consumatori possano essere la soluzione non accenna a diminuire. In realtà è attraverso una combinazione di tutti questi fattori che i titolari di diritti di proprieta intellettuale hanno qualche possibilità di trovare soluzioni commercialmente valide. New Delhi, 6 maggio 2011 Prodotto e tradotto dall IPR Desk di New Delhi su contributo gratuito fornito nel mese di aprile 2011 da Ranjan Narula, Ranjan Narula Associates dietro incarico da parte dell IPR Desk di New Delhi. In caso di pubblicazione, l'autore deve essere citato.