i brevetti fanno crescere il valore della tua impresa I percorsi per la costruzione di valore

Transcript

1 I percorsi per la costruzione di valore i brevetti fanno crescere il valore della tua impresa La tutela di brevetti, modelli, design nelle imprese, passo per passo, come percorso per la costruzione di valore. a cura di Società Italiana Brevetti 120 anni di consulenza in proprietà industriale

2 I percorsi per costruire valore i brevetti fanno crescere il valore della tua impresa a cura di Società Italiana Brevetti 120 anni di consulenza in proprietà industriale

3 INDICE Società Italiana Brevetti 5 I nostri servizi per la tutela dell innovazione 6 Per ogni impresa, l innovazione sviluppata al proprio interno è un valore fondamentale, in quanto fonte di vantaggio competitivo sulla concorrenza. Depositare e difendere il brevetto garantisce il capitale rappresentato dal vantaggio competitivo sulla concorrenza. Gestire gli asset rappresentati dai brevetti secondo un percorso di costruzione e difesa del valore significa far crescere il patrimonio della vostra impresa. Dal 1882 Società Italiana Brevetti è vicina alle imprese italiane nel percorso di costruzione e difesa del valore costituito dai brevetti, dai marchi e dai diritti di proprietà industriale e intellettuale in generale. I percorsi per costruire valore La tutela del brevetto, modello o design 7 Passo 1 - Riconoscere l innovazione tutelabile 7 Passo 2 - Mantenere la segretezza 9 Passo 3 - Scegliere la giusta forma di tutela secondo un criterio di qualità 10 Passo 4 - Definire l estensione territoriale 14 Passo 5 - Difendere il diritto esclusivo 17 Passo 6 - Gestire il valore del titolo di esclusiva come asset intangibile 20 Copyright Società Italiana Brevetti È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso di Società Italiana Brevetti. Le notizie fornite in questa pubblicazione non costituiscono un parere legale. Per un parere su problemi specifici, vogliate contattarci direttamente. Per informazioni sulle pubblicazioni di Società Italiana Brevetti, si prega di contattare Laura Ercoli, News and Information Editor all indirizzo laura.ercoli@sib.it

4 Società Italiana Brevetti Uno studio di consulenza in proprietà industriale può semplicemente assistere un impresa nel deposito di un brevetto, nella registrazione di un marchio, nell azione a contrasto di un contraffattore. Oppure può fare tutto questo con l obiettivo di un aumento di valore dell impresa stessa. Il lavoro di squadra del nostro staff di specialisti, con una avanzata combinazione di competenze tecniche e legali, ci permette di offrire una consulenza integrata in materia di marchi, brevetti, modelli, design, diritto d autore e in generale su ogni aspetto della proprietà industriale e intellettuale. Un esperienza di oltre 120 anni al servizio delle aziende italiane ci permette inoltre di offrire una consulenza che non perde mai di vista l obiettivo finale di una crescita di valore. 5

5 I NOSTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL INNOVAZIONE brevetto, modello e design Consulenza e assistenza globale nell acquisizione, difesa e gestione di diritti di brevetto, modello e design in tutti i settori della tecnica. acquisizione Check-up periodici per valutare la possibilità di tutela delle tecnologie sviluppate in azienda. Consulenza sulla gestione della segretezza. Consulenza sulla scelta della corretta forma di tutela e sull estensione territoriale dell esclusiva. Preparazione e deposito di domande di brevetto, modello e design italiane, europee, internazionali e nazionali estere. difesa Consulenza e assistenza nella difesa del diritto esclusivo sull innovazione. Consulenza in casi di contraffazione o concorrenza sleale. Assistenza legale con avvocati specializzati in proprietà intellettuale e industriale. Assistenza presso le autorità doganali per l applicazione delle norme che bloccano l immissione in commercio di prodotti contraffatti. gestione Elaborazione di strategie di costruzione di valore tramite tutela dell innovazione. Valutazione e trasferimento di tecnologie. Preparazione e negoziazione di accordi di cessione o licenza. 6

6 I percorsi per costruire valore LA TUTELA DEL BREVETTO, MODELLO O DESIGN Il primo passo è costituito dal riconoscimento dell innovazione tutelabile, seguito dalla gestione della segretezza e dalla scelta della forma di tutela ottimale. Perseguito l obiettivo dell acquisizione di un titolo di esclusiva di qualità, la tutela si consolida con la difesa attiva del diritto esclusivo e con la sua gestione come asset intangibile. Passo 1 - Riconoscere l innovazione tutelabile Per beneficiare di un valore bisogna innanzitutto sapere di possederlo. Chi produce innovazioni tutelabili tramite brevetto o modello non sempre se ne rende conto, o a volte lo fa troppo tardi. Conoscere il valore potenziale prodotto dalla propria attività è invece essenziale soprattutto per l impresa medio-piccola, che deve far fruttare al massimo tutte le risorse a disposizione. Non essere in grado di riconoscere tale valore pone l impresa in una posizione di netto svantaggio. Secondo la legge, la tutela dell esclusiva tramite brevetto o modello di utilità può essere richiesta per invenzioni che siano nuove, abbiano applicabilità industriale e implichino attività inventiva. La tutela tramite design registrato è invece riservata ai prodotti industriali o artigianali e loro componenti visibili che per il loro aspetto e/o caratteristiche esteriori (bidimensionali o tridimensionali), oltre ad essere nuovi, abbiano carattere individuale. In realtà distinguere cosa sia proteggibile, e con quale strumento, richiede competenza sia nel settore tecnico rilevante che in campo giuridico, e dunque non è affatto semplice. Anche i procedimenti e le invenzioni minori sono tutelabili È da sottolineare che anche i procedimenti o processi di fabbricazione sono brevettabili. Inoltre le invenzioni minori possono essere tutelate tramite il modello di utilità, il quale protegge le nuove conformazioni di prodotti o dispositivi già noti che ne migliorino le prestazioni o che diano particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere. 7

7 I percorsi per costruire valore La tutela del brevetto, modello o design Due errori frequenti È opinione diffusa che solo un prodotto totalmente nuovo possa essere considerato invenzione ai fini della tutela. Al contrario, molti brevetti di grande valore riguardano modifiche migliorative di prodotti o processi già noti. Spesso si pensa che solo dalle grandi imprese, dotate di risorse dedicate esclusivamente alla ricerca, nascano innovazioni di valore: invece molte invenzioni fondamentali del ventesimo secolo, quali i microprocessori, i condizionatori d aria e le lenti a contatto morbide, sono nate in imprese piccole e persino da inventori freelance, come nel caso degli anodi dimensionalmente stabili di titanio che hanno rivoluzionato l industria elettrochimica mondiale nell arco di pochi anni. Passo 2 - Mantenere la segretezza I prodotti o i processi innovativi possono essere tutelati se sono nuovi, cioè se non sono stati già divulgati o messi in commercio. La divulgazione di informazioni sull innovazione prima del deposito del brevetto o del modello di utilità può essere estremamente dannosa, e può arrivare in certi casi a rendere nulla la protezione derivante dal deposito. È quindi bene in ogni caso predisporre adeguate cautele, anche tramite apposite clausole da inserire in lettere e contratti, perché non circolino informazioni incontrollate. È utile in generale anche sensibilizzare tutto il personale e i collaboratori dell azienda sull importanza della riservatezza. COSA FARE PER: Riconoscere l innovazione tutelabile Verificare con un esperto in brevetti se l innovazione sviluppata, o parte di essa, sia materiale tutelabile tramite esclusiva. I NOSTRI SERVIZI Check-up periodico per valutare le possibilità di tutela delle tecnologie sviluppate in azienda. Società Italiana Brevetti è in grado di offrire servizi di alta qualità grazie ad uno staff di professionisti che comprende esperti in tutti i campi della tecnica. COSA FARE PER: Mantenere la segretezza Salvaguardare la segretezza, cioè usare estrema attenzione nel gestire le informazioni sulle innovazioni in via di sviluppo. I NOSTRI SERVIZI Consulenza sulla gestione della segretezza delle innovazioni sviluppate in azienda. Elaborazione di una strategia aziendale di segretezza, predisposizione dei necessari documenti standard (lettere, contratti, ecc.). Una lunga esperienza nella tutela delle innovazioni permette a Società Italiana Brevetti di offrire la migliore consulenza sulla tutela della riservatezza. 8 9

8 I percorsi per costruire valore La tutela del brevetto, modello o design Passo 3 - Scegliere la giusta forma di tutela secondo un criterio di qualità 1. La scelta della giusta forma di tutela Un prodotto innovativo può essere tutelato in diversi modi, a seconda della natura dell innovazione. La scelta della giusta forma di tutela è un momento fondamentale nella costruzione del valore dell innovazione: proteggere un innovazione con lo strumento sbagliato può infatti causare la limitazione o la perdita del diritto esclusivo, con conseguente danno economico considerevole. Le forme di tutela più utilizzate per le innovazioni sono essenzialmente il brevetto per invenzione, il modello di utilità ed il design. In settori particolari sono tutelabili, con forme di protezione specifica, il software, le varietà vegetali e le topografie per semiconduttori (maschere per circuiti integrati). Il brevetto per invenzione Il brevetto può essere richiesto per il ritrovato (prodotto, procedimento o uso) che essenzialmente risolve un problema tecnico precedentemente irrisolto, oppure lo risolve in modo nuovo. In altre parole, è considerato invenzione brevettabile il ritrovato nuovo e non ovvio per un esperto della tecnica del settore. L invenzione brevettabile deve avere i caratteri di novità, attività inventiva, applicazione industriale. Tanto più questi requisiti sono riconoscibili e ufficialmente vagliati, tanto più si rafforza l esclusiva tutelabile dal brevetto (per questo motivo hanno un valore di più immediato riconoscimento i brevetti concessi a seguito di un esame sostanziale di tali requisiti, come ad esempio il brevetto ottenuto tramite la Convenzione sul Brevetto Europeo, vedi pag. 15). La novità: importanza della ricerca Il brevetto richiede la novità assoluta: se l innovazione risulta già nota (in qualsiasi parte del mondo), o se è stata messa in commercio o resa pubblica prima del deposito della domanda (anche ad opera dell inventore stesso), il brevetto è intrinsecamente nullo. Quello della novità è uno dei principi cardine della validità del brevetto. Per questo motivo assumono importanza fondamentale da un lato la segretezza (vedi pag. 9) e dall altro i controlli preventivi esperibili sulla novità, al fine di verificare, per quan- to possibile o opportuno nelle circostanze, prima del deposito di un nuovo brevetto, che non esistano già altri brevetti depositati per la stessa innovazione o che comunque l oggetto del brevetto non faccia già parte della tecnica nota. Attività inventiva e applicazione industriale Per attività inventiva si intende un progresso tecnico non ovvio rispetto allo stato dell arte già noto, mentre per applicazione industriale si intende l utilizzabilità dell invenzione nell industria, nei servizi o in agricoltura. Il modello di utilità Il modello di utilità può essere richiesto per le nuove conformazioni di prodotti che conferiscano particolare comodità di applicazione o di impiego ad oggetti o dispositivi già noti, oppure che ne migliorino le prestazioni. Per poter essere tutelato come modello di utilità, il prodotto deve possedere i requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale previsti per i brevetti, ma riferiti alla nuova conformazione di un prodotto già noto per quell uso o finalità, non ad una invenzione come comunemente intesa. Il design Il design registrato tutela le caratteristiche visibili e non tecniche dei prodotti industriali o artigianali. Per poter essere registrato come design, il prodotto deve essere nuovo, cioè non già noto al pubblico. Nel caso del design però il concetto di ciò che è nuovo è diverso rispetto a quanto previsto per il brevetto e il modello di utilità. Secondo le norme vigenti in Italia e nei paesi dell Unione Europea, un prodotto che non possa essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti del settore non sarà considerato già noto (un prodotto analogo venduto solo in territorio extraeuropeo e non pubblicizzato attraverso riviste o esposizioni di carattere internazionale non costituirebbe un problema per la registrazione). Nel caso in cui invece sia lo stesso produttore ad aver già messo in commercio o comunque reso pubblico il prodotto, esso è ancora nuovo, ma ciò vale solo per i primi 12 mesi dalla data della prima divulgazione. Diritti di design non registrato Nei paesi dell Unione Europea il design gode di un certo grado di tutela anche in assenza di registrazione: l autore ha il diritto esclusivo di impedirne la copiatura intenzionale, ma non quella non intenzionale (cioè nel caso in cui sia plausibile che 10 11

9 I percorsi per costruire valore La tutela del brevetto, modello o design l autore dell imitazione non conoscesse il prodotto di design protetto). Mentre il design registrato permette di tutelare il diritto esclusivo per 25 anni, la protezione del design non registrato dura solo tre anni dalla data in cui il prodotto di design è stato divulgato al pubblico per la prima volta all interno dell Unione Europea, termine non rinnovabile. 2. Il deposito della domanda di protezione Il deposito di un brevetto, di un modello di utilità o di un design consiste essenzialmente nella presentazione di una descrizione dell oggetto su cui si rivendica un esclusiva. I criteri con cui la domanda viene predisposta hanno un effetto determinante sulla qualità, e dunque e sulla validità, del titolo esclusivo risultante. In teoria chiunque può redigere una descrizione e depositare il brevetto, modello di utilità o design. Se però l obiettivo è quello di ottenere un titolo esclusivo che garantisca l investimento sostenuto per sviluppare l innovazione, la domanda dovrà essere redatta in modo da 1) conferire un ambito di protezione il più ampio possibile (in modo che un terzo non possa aggirare l esclusiva semplicemente cambiando qualche dettaglio), e 2) essere difendibile, ossia difficilmente attaccabile da terzi (in modo che il titolo esclusivo non possa essere invalidato in sede giudiziaria). In pratica, per raggiungere questi obiettivi, la domanda deve essere necessariamente redatta da un esperto, che sia in grado di identificare gli elementi essenziali dell innovazione, sia negli aspetti di forza che negli eventuali punti deboli, e di predisporre una descrizione e delle rivendicazioni di carattere tecnico-giuridico finalizzate alla valorizzazione e ad una migliore difendibilità dell esclusiva. COSA FARE PER: Scegliere la giusta forma di tutela secondo un criterio di qualità Consultare un consulente qualificato che - curi la scelta della forma di tutela più adatta e - predisponga la domanda di protezione secondo i criteri e modalità più rispondenti alle necessità del titolare-inventore. I NOSTRI SERVIZI Consulenza sulla scelta della corretta forma di tutela per l innovazione. Preparazione e deposito di domande di brevetto, modello e design. Società Italiana Brevetti è in grado di offrire servizi di alta qualità grazie ad uno staff di professionisti qualificati - iscritti all Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale; - esperti in tutti i settori della tecnica; - caratterizzati da un elevato livello di esperienza e competenza nelle procedure di deposito e di prosecuzione delle domande di brevetto, modello, design, topografia per semiconduttori, software, novità vegetale

10 I percorsi per costruire valore La tutela del brevetto, modello o design Passo 4 - Definire l estensione territoriale La scelta dei paesi in cui presentare una domanda di brevetto, marchio, design, ecc. è un aspetto molto importante, da affrontare in una prospettiva strategica. In genere, il primo criterio consigliabile è quello di selezionare quei paesi in cui ci potrà essere interesse per la produzione e/o vendita. In certi casi potrà essere riconosciuto utile presentare la domanda anche in paesi dove si ritiene assai probabile che possano aver luogo delle contraffazioni, con il rischio che queste arrivino poi sul mercato di proprio interesse. Tuttavia non sempre, al momento del lancio di un prodotto innovativo, si hanno le idee chiare sulle sue potenzialità rispetto ai mercati esteri: in tal caso si può optare per il deposito di una prima domanda in Italia, rimandando la decisione rispetto all estero. Ma è importante sapere che esistono dei limiti temporali oltre i quali si rischia di perdere la possibilità di estendere l esclusiva anche all estero, con conseguente perdita di valore dell esclusiva. Gli strumenti Il brevetto italiano Il diritto di esclusiva conferito da una domanda di brevetto depositata presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha valore solo nel territorio italiano. Lo stesso vale per i depositi nazionali negli altri paesi. Per estendere tale esclusiva ad altri stati esteri, è necessario depositare singole domande di brevetto in ogni stato, oppure utilizzare la procedura prevista da accor- Sfruttare il brevetto, modello o design all estero senza una presenza diretta sui mercati Quando un impresa titolare di un brevetto, modello o design valido in più paesi non ha interesse o mezzi sufficienti a produrre e/o commercializzare il prodotto in tutti i paesi di validità del proprio titolo di esclusiva, può concederlo in licenza o cederlo a terzi fabbricanti o importatori per tali paesi. Licenza e cessione sono due strumenti utili per sfruttare l innovazione all estero anche senza una presenza diretta su mercati poco accessibili (vedi pag. 21). di internazionali. In genere, più sono numerosi i paesi in cui si desidera ottenere tutela, più diventa vantaggioso il ricorso a tali accordi. La Convenzione sul Brevetto Europeo La Convenzione sul Brevetto Europeo permette di ottenere tutela in tutti, od alcuni a scelta, degli oltre 30 paesi europei che ne fanno parte. La Convenzione internazionale Se vi è interesse a depositare la domanda di brevetto, oltre che in Europa, anche in stati esteri che non fanno parte della Convenzione sul Brevetto Europeo, è opportuno utilizzare il Trattato di Cooperazione Internazionale (PCT), che permette di richiedere, attraverso un unica domanda, la protezione brevettuale sia a livello di brevetto europeo, sia a livello di brevetto nazionale nei paesi designati tra gli oltre 140 paesi che ne fanno parte. I tempi da rispettare per l estensione all estero L estensione all estero dei brevetti va, di regola, effettuata nei termini previsti dalla Convenzione di Parigi che ha istituito il cosiddetto diritto di priorità. Tali termini sono di 12 mesi dal primo deposito per il brevetto e il modello di utilità, e di 6 mesi per il design. Durante questo periodo, chi deposita una domanda in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Parigi (quasi tutti i paesi del mondo) gode di un diritto di priorità, grazie al quale: 1. ogni divulgazione dell invenzione avvenuta dopo il deposito della prima domanda non pregiudica la novità della successiva domanda di brevetto per la stessa invenzione depositata in qualunque altro paese aderente alla Convenzione 2. qualsiasi domanda di terzi sulla stessa invenzione in uno stato aderente alla Convenzione è intrinsecamente nulla, se successiva alla data del primo deposito nel paese di origine. Brevetto o modello di utilità: Design: I tempi per l estensione all estero (paesi membri della Convenzione di Parigi) 12 mesi dalla data del deposito in Italia. 6 mesi dalla data del deposito in Italia

11 I percorsi per costruire valore La tutela del brevetto, modello o design Se il termine previsto dalla Convenzione di Parigi è scaduto, non è più possibile rivendicare la priorità del brevetto. Tuttavia, si può ancora depositare una nuova domanda di brevetto in ciascuno stato estero, a condizione che l invenzione non sia stata già resa pubblica, o non sia intervenuta nel frattempo una domanda di brevetto altrui. Questa possibilità viene comunque meno trascorsi 18 mesi dal deposito in quanto la domanda viene ufficialmente resa pubblica dall Ufficio Brevetti italiano. Passo 5 - Difendere il diritto esclusivo La validità di un titolo di esclusiva è fondata sulla sua qualità intrinseca, ma si consolida solo con una difesa vigile e ferma. Il diritto esclusivo è valore in quanto fonte di vantaggio competitivo: permettere a terzi di violare tale diritto comporta un erosione della competitività, con conseguente perdita di valore del titolo di esclusiva stesso. La fermezza paga Un titolo di esclusiva, una volta ottenuto con le accortezze descritte in precedenza, può e deve essere difeso con fermezza. Nella difesa del diritto di proprietà industriale, agire subito e senza incertezze contro ogni tentativo di contraffazione significa infatti non solo ottenere risultati più rapidi nel singolo caso, ma scoraggiare ulteriori possibili tentativi di usurpazione. La diffida strumento efficace ed economico Rendere nota al contraffattore l esistenza del diritto di esclusiva, e diffidarlo dal continuare la sua attività illecita, meglio se tramite la lettera di un legale, spesso basta per ottenere la cessazione della contraffazione, senza ricorrere all azione giudiziaria. Quando è necessario ricorrere al giudice: risultati in tempi rapidi con le misure cautelari Anche nel caso in cui la diffida non sia sufficiente e si riveli necessario ricorrere all azione giudiziaria, è possibile far cessare subito l attività in cui consiste la violazione del diritto di esclusiva senza attendere la sentenza finale. COSA FARE PER: Definire l estensione territoriale Considerare per tempo la possibilità di estendere l esclusiva a mercati di potenziale interesse. I NOSTRI SERVIZI Consulenza sulla scelta dell estensione territoriale del diritto esclusivo secondo criteri di mercato. Procedure di estensione europee, internazionali e nazionali estere. Società Italiana Brevetti è in grado di offrire servizi di elevata qualità relativamente alla tutela di qualsiasi tipo di innovazione grazie ad uno staff di professionisti con un elevato livello di esperienza e competenza nelle procedure europee, internazionali e nazionali estere. Ancor prima che inizi il giudizio o durante lo svolgimento della causa è possibile chiedere, tramite procedura d urgenza, una serie di misure cautelari che abbiano l effetto di interrompere subito l attività illecita. Una delle più efficaci nel caso di brevetti, modelli o design è il sequestro dei prodotti contraffatti o l inibitoria alla prosecuzione dell attività di fabbricazione e/o di vendita. La descrizione dei prodotti contraffatti è anch essa una misura utile allo scopo di acquisire una prova certa dell avvenuta contraffazione. Giudici esperti in materia di proprietà industriale Le cause in materia di proprietà industriale e intellettuale da luglio 2003 sono di competenza esclusiva di apposite sezioni specializzate, istituite presso i tribunali e le corti d appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia

12 I percorsi per costruire valore La tutela del brevetto, modello o design Nel caso delle azioni in materia di brevetti, oltre alla riduzione dei tempi necessari alla definizione della causa, l istituzione delle sezioni specializzate ha portato un vantaggio in più. Uno degli scogli maggiori delle cause brevettuali era costituito infatti dalla difficoltà di rappresentare le complessità tecniche dell invenzione oggetto del brevetto ad un giudice privo di esperienza in materia. Nelle sezioni specializzate, sono invece chiamati ad operare magistrati esperti. Quando le contraffazioni provengono dai paesi extraeuropei: l azione in dogana Quando i prodotti contraffatti provengono da paesi extraeuropei, è possibile agire presso le autorità doganali per impedire l ingresso dei falsi nei paesi dell Unione Europea. Se il prodotto, o una sua parte, è coperto da brevetto, modello di utilità, design, o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale è possibile presentare alle autorità doganali italiane (o anche di altri paesi europei) una richiesta corredata di tutte le informazioni utili per individuare il prodotto contraffatto. COMUNICARE IL BREVETTO Comunicare l esistenza del brevetto rappresenta un messaggio ai consumatori sulla qualità del prodotto e allo stesso tempo un avvertimento rivolto ai contraffattori. Dare pubblicità al brevetto porta un duplice vantaggio: un vantaggio in termini di immagine, poiché il pubblico percepisce l esistenza di un brevetto come indicazione di un prodotto di qualità superiore; un vantaggio in termini di difesa del brevetto, in quanto comunicare l esistenza del titolo di esclusiva è un segnale della volontà di far valere i propri diritti, e può contribuire a scoraggiare possibili contraffattori. Attenzione alla veridicità dell indicazione La legge italiana non impone di indicare l esistenza del brevetto né sul prodotto né in pubblicità, ma una eventuale indicazione deve essere veritiera. Seguire due semplici regole mette al riparo dai rischi della pubblicità ingannevole. Due regole semplici 1. Indicazioni quali prodotto brevettato e brevetto concesso vanno apposte sul prodotto solo dopo la concessione del brevetto. 2. Se il brevetto è allo stato di domanda, l indicazione potrà essere domanda di brevetto depositata. Le autorità doganali possono bloccare le merci sospette identificate in base alla descrizione fornita e, dopo aver acquisito informazioni, eventualmente dichiararne il sequestro. Il titolare del diritto dovrà poi rivolgersi all autorità giudiziaria per chiedere una misura di conferma del sequestro della merce. Opporsi al deposito di titoli di esclusiva conflittuali: la sorveglianza Può essere opportuno, al fine di difendere l esclusiva, monitorare le domande di tutela delle innovazioni depositate da terzi, per scoprire eventuali tentativi di depositare titoli di esclusiva in conflitto con il proprio. Le domande di brevetto, modello e design vengono infatti rese pubbliche prima della concessione del titolo di esclusiva, ed è dunque possibile, tramite una sistematica sorveglianza, identificare le domande di tutela che abbiano oggetto identico o troppo simile alla nostra innovazione, e valutare l opportunità di iniziare una procedura di opposizione per impedire la concessione del titolo di esclusiva. Il servizio di sorveglianza sui depositi è anche uno strumento utile ad ottenere informazioni sulle attività della concorrenza, sulle tendenze del mercato e sulle nuove tecnologie applicate nel settore. COSA FARE PER: Difendere il diritto esclusivo Rendere nota l esistenza di un diritto esclusivo, ma soprattutto agire con tempestività per contrastare le attività che violano il diritto esclusivo e ne erodono il vantaggio competitivo; è utile anche valutare l opportunità di agire presso le autorità doganali per bloccare l ingresso nell Unione Europa di prodotti contraffatti, nonché di predisporre una sorveglianza per impedire la concessione di titoli di esclusiva conflittuali. I NOSTRI SERVIZI Consulenza nella difesa dei diritti esclusivi sull innovazione. Consulenza e perizie in casi di contraffazione. Assistenza legale. Assistenza presso le autorità doganali per bloccare l importazione di prodotti contraffatti. Società Italiana Brevetti è in grado di offrire servizi di elevata qualità grazie alla perfetta integrazione delle competenze di uno staff di professionisti che comprende - legali specializzati in proprietà industriale; - esperti consulenti tecnici dei tribunali (CTU) in cause brevettuali

13 I percorsi per costruire valore La tutela del brevetto, modello o design Passo 6 - Gestire il valore del titolo di esclusiva come asset intangibile Grazie al titolo di esclusiva ottenuto e difeso secondo il percorso fin qui descritto, l innovazione diventa un valore difendibile, quantificabile e disponibile a tutti gli effetti: un asset intangibile la cui corretta valutazione e gestione può contribuire notevolmente ad incrementare il valore globale dell impresa stessa. Iscrivere a bilancio il valore dell asset intangibile Come parte del patrimonio aziendale, il titolo di esclusiva sull innovazione, sia esso un brevetto, modello o design, può essere iscritto a bilancio, incrementando il valore globale dell impresa. Nella maggioranza dei casi ciò che viene iscritto a bilancio è unicamente il costo storico del titolo di esclusiva, costituito dalla spesa sostenuta per ottenerlo. In realtà la legge consente che il valore iscritto a bilancio possa essere aumentato fino a raggiungere il valore effettivo del brevetto, modello o design. È consigliabile che tale valore sia determinato dalla perizia di un consulente in brevetti esperto in questo tipo di valutazioni. L iscrizione a bilancio del valore effettivo del titolo di esclusiva - naturalmente senza perdere d occhio gli aspetti fiscali - potrà in tal modo aumentare notevolmente il valore complessivo della vostra impresa. La valutazione In generale, il valore di un brevetto, modello o design dipende in primo luogo dall esistenza di un mercato interessato al prodotto, e in secondo luogo dalla possibilità di accesso a tale mercato da parte di chi lo commercializzerà. Il valore del titolo di esclusiva è strettamente connesso da un lato alla domanda di mercato per il prodotto, e dall altro alla capacità di gestire tale domanda da parte di chi intende sfruttare l esclusiva. Quindi il valore di un titolo di esclusiva non potrà mai essere fissato in termini assoluti: un brevetto che in certe condizioni ha un valore altissimo, in altre può non averne alcuno. In termini pratici ed estremamente schematici, la valutazione di un titolo di esclusiva dovrà tener conto almeno dei seguenti fattori: 1. caratteristiche dell azienda e sua posizione sul mercato, 2. durata della vita commerciale presunta del prodotto, 3. fatturato del prodotto realizzato e previsto, 4. rischio relativo al settore rilevante, 5. royalty. Il valore dell asset intangibile costituito dal brevetto, modello o design, può essere anche utilizzato per trarne un reddito. Proprio come nel caso di un bene materiale, quale un capannone o un macchinario, il brevetto, modello o design può essere ceduto o affittato, ossia dato in licenza. La licenza: il reddito da asset intangibile Il diritto esclusivo conferito dal titolo di esclusiva può essere concesso temporaneamente in uso a terzi tramite un accordo che preveda un compenso, che generalmente consiste in una percentuale (royalty) sulle vendite dei prodotti oggetto dell esclusiva. Il livello della royalty dipende da vari fattori come il settore, il territorio, la durata, ecc., ma soprattutto dalla specificità del prodotto cui si applica il brevetto, modello o design. La licenza è uno strumento utile per sfruttare un titolo di esclusiva su mercati che il titolare del brevetto non riesce o non ha convenienza a raggiungere da solo. Così un impresa che detiene un titolo di esclusiva valido in più paesi, se non ha interesse o mezzi sufficienti a produrre e/o commercializzare il prodotto in tutti i paesi di validità del proprio titolo di esclusiva, può concederlo in licenza a terzi fabbricanti o importatori per tali paesi. L impresa che detiene il titolo di esclusiva in tal modo potrà realizzare un guadagno, attraverso le royalties. Inoltre, i rapporti creati tramite accordi di licenza potranno essere utilizzati per far fruttare sugli stessi mercati anche eventuali titoli su brevetti o modelli conseguiti successivamente. La cessione: realizzare subito il valore dell esclusiva La cessione del titolo di esclusiva consiste in un vero e proprio trasferimento dei diritti in via definitiva. Nel caso di un prodotto che esuli dall interesse dell impresa, o perché sia fuori dal suo core business o perché richieda investimenti al di sopra delle sue possibilità, la cessione è un modo per trarne comunque un profitto. Se, come nell esempio citato a proposito del contratto di licenza, il brevetto è valido in più paesi, esso può essere ceduto per i soli paesi in cui non si ha interesse a produrre e/o commercializzare il prodotto brevettato. Laddove l oggetto dell esclusiva non sia ancora stato prodotto o commercializzato, il valore dell esclusiva stessa è determinabile solo sulla base di previsioni di costi da un lato e di ricavi dall altro, meglio ancora di un business plan dettagliato. È importante sottolineare che anche nel caso della cessione è possibile prevedere che il corrispettivo sia versato in parte all atto della cessione (lump sum), e in parte come percentuale sulle vendite dei prodotti oggetto del brevetto. Rispetto alla licenza, la cessio

14 ne consente al titolare del brevetto di monetizzare subito tutto, o quasi tutto, il valore attribuito al titolo di esclusiva. COSA FARE PER: Gestire il valore del titolo di esclusiva come asset intangibile Gestire il valore dell innovazione nell ottica di un aumento del valore globale dell impresa, considerando l opportunità sia dell iscrizione a bilancio del titolo di esclusiva, sia di utilizzare strumenti quali cessione e licenza per uno sfruttamento ottimale del suo valore. I NOSTRI SERVIZI Elaborazione di strategie di costruzione di valore tramite tutela dell innovazione. Valutazione e trasferimento di tecnologie. Preparazione e negoziazione di accordi di cessione o licenza. Società Italiana Brevetti è in grado di offrire servizi di elevata qualità grazie alla perfetta integrazione delle competenze tecniche e legali che caratterizza il suo staff di consulenti. PER SAPERNE DI PIÙ Sul sito di Società Italiana Brevetti sono presenti molte informazioni, costantemente aggiornate, sui nostri servizi e su tutti gli aspetti della tutela della proprietà industriale e intellettuale. Società Italiana Brevetti pubblica inoltre la newsletter gratuita sibprimabrevetti che aggiorna le imprese sulla tutela delle innovazioni e del design: uno strumento di informazione qualificato e tempestivo ma anche chiaro, conciso ed essenziale, pensato per la realtà imprenditoriale italiana. Per saperne di più e per iscriverti gratuitamente alla mailing list sibprimabrevetti, visita il sito di Società Italiana Brevetti 22

15 Per ogni impresa, l'innovazione sviluppata al proprio interno è un valore fondamentale, in quanto fonte di vantaggio competitivo sulla concorrenza. Depositare e difendere il brevetto garantisce il capitale rappresentato dal vantaggio competitivo sulla concorrenza. Questa pubblicazione nasce per guidare le imprese, passo per passo e tramite una serie di indicazioni pratiche, ad utilizzare gli strumenti di tutela per le innovazioni nell ottica di una costruzione di valore. A cura di uno degli studi di consulenza in proprietà industriale di più lunga tradizione in Italia e in Europa. Società Italiana Brevetti Roma Piazza di Pietra, Roma tel fax / 20 roma@sib.it Milano Via G. Carducci, Milano tel fax milano@sib.it Firenze Corso dei Tintori, Firenze tel fax firenze@sib.it Varese Via Avegno, Varese tel fax varese@sib.it Verona Stradone San Fermo, 21 sc.b Verona tel fax verona@sib.it