MARCHI, NOMI A DOMINIO E ALTRI SEGNI DISTINTIVI DELLE IMPRESE: ISTRUZIONI (PRATICHE) PER L USO. Avv. Andrea De Gaspari.

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2 MARCHI, NOMI A DOMINIO E ALTRI SEGNI DISTINTIVI DELLE IMPRESE: ISTRUZIONI (PRATICHE) PER L USO Avv. Andrea De Gaspari 2 dicembre 2013

3 DI COSA SI PARLERÀ Marchi, domini e segni distintivi: breve inquadramento generale La ricerca di anteriorità Il deposito del marchio in Italia: la scelta delle classi e dei prodotti Nuova procedura di opposizione amministrativa alle domande di marchio italiane: cosa cambia Strategie di protezione del marchio in ambito internazionale

4 MARCHI, DOMINI E SEGNI DISTINTIVI: BREVE INQUADRAMENTO GENERALE

5 COS È UN MARCHIO È il segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi di un impresa dai medesimi prodotti o servizi di un altra impresa Consente ai consumatori di operare una scelta consapevole tra i beni disponibili sul mercato, potendo agevolmente individuare quelli provenienti da una certa impresa e dotati di determinate qualità Conseguentemente garantisce che il prodotto abbia le caratteristiche attese

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7 COSA PUÒ COSTITUIRE UN MARCHIO Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purche siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese (Art. 7 C.P.I.)

8 COSA PUÒ COSTITUIRE UN MARCHIO / 2 parole (marchi verbali), compresi nomi di persona e sigle MOON BOOT SALVATORE FERRAGAMO disegni (marchi figurativi) lettere, cifre RADIO24 suoni (marchi sonori) (Nokia Tune

9 COSA PUÒ COSTITUIRE UN MARCHIO / 2 forma del prodotto (marchi tridimensionali) colori (Rosso Ferrari) odori THE SMELL OF FRESH CUT GRASS

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11 CAPACITÀ DISTINTIVA DEL MARCHIO Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio (Art. 13, co. 1, C.P.I.)

12 Per mele non è un valido marchio: descrive il prodotto Per computer è un marchio valido, anzi è un marchio forte: non ha alcuna relazione con il prodotto Per mele è un marchio in origine debole: suggerisce di che prodotto si tratta

13 MARCHI DEBOLI O DI DUBBIA VALIDITÀ

14 MARCHI FORTI vs. MARCHI DEBOLI VS. CALDOBAGNO

15 NOVITÀ DEL MARCHIO Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: 1. siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore ( ) per prodotti o servizi identici [Art. 12, co. 1, lett. c), C.P.I.]

16 NOVITÀ DEL MARCHIO / 2 Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: 2. siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore ( ) per prodotti o servizi identici o affini, se ( ) possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni [Art. 12, co. 1, lett. d), C.P.I.]

17 NOVITÀ DEL MARCHIO / 2 Anche un marchio solo simile può essere precluso Spesso, piccole modifiche possono non essere sufficienti a differenziarsi da chi viene prima Per esempio, l uso e/o la registrazione può essere impedito sulla base di un rischio di associazione: il consumatore non si confonde in modo diretto scambiando il prodotto A+ con il prodotto A, a lui già noto. Pensa invece che il prodotto B abbia la stessa origine produttiva di A, pur a fronte di marchi diversi o sufficientemente diversi

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19 NOVITÀ DEL MARCHIO / 3 Il marchio di rinomanza Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: 3. siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore ( ) quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi [Art. 12, co. 1, lett. e) C.P.I.]

20 NOVITÀ DEL MARCHIO / ESEMPIO Il cliente vuole registrare in Italia il marchio HIKE per orologi (classe 14) e tra i marchi depositati anteriormente sono stati individuati 1. marchio italiano HIKE per orologi (cl. 14) (HIKE vs. HIKE / orologi vs. orologi) 2. marchio italiano per AIK per braccialetti (cl. 14) (HIKE vs. AIK / orologi vs. braccialetti) 3. marchio italiano NIKE per scarpe (cl. 25) (HIKE vs. NIKE / orologi vs. scarpe) Possiamo dire al cliente che HIKE è nuovo e quindi registrabile?

21 NOVITÀ DEL MARCHIO / ESEMPIO / 2 Alla stessa conclusione arriveremmo se i marchi anteriori fossero marchi comunitari marchi internazionali, che designano o Italia o Unione Europea

22 NOVITÀ DEL MARCHIO / 4 Il difetto di novità di un marchio può dipendere anche dal conflitto del marchio stesso con anteriori marchi di fatto (i.e. marchi non registrati) o con anteriori segni distintivi non registrati: ditta ragione o denominazione sociale insegna nome a dominio [Art. 12, co. 1, lett. a), b), f), C.P.I.]

23 DITTA La ditta non è definita dalla legge. Si dice comunemente però che la ditta è il segno distintivo dell impresa che serve a individuare l impresa nei rapporti che essa intrattiene con gli altri operatori economici L imprenditore ha diritto all uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell imprenditore (Art c.c.) Il diritto di esclusiva derivante dalla ditta sorge con l uso effettivo e pubblico della stessa Presupposti per azionare il diritto alla ditta: novità, capacità distintiva e liceità

24 DITTA / 2 Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l oggetto dell impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, dev essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (Art. 2564, co. 1, c.c.) Per le imprese commerciali l obbligo dell integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore (Art. 2564, co. 2, c.c.)

25 RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE La ragione sociale, propria delle società di persone, e la denominazione sociale, propria delle società di capitali e delle cooperative, costituiscono il nome necessario della società e si pongono sullo stesso piano del nome civile della persona fisica, poiché individuano l ente collettivo come soggetto di diritto Si applicano le disposizioni previste per la ditta in materia di requisiti, confondibilità e obbligo di modificazione (Art c.c.)

26 INSEGNA Nemmeno l insegna è definita dalla legge. Sintetizzando e semplificando le diverse opinioni si può dire che l insegna corrisponde alle scritte e alle immagini che compaiono all ingresso degli esercizi commerciali aperti al pubblico. Non identifica né il prodotto, né l impresa, bensì il luogo presso il quale il prodotto / servizio dell impresa viene posto in commercio Si applicano le disposizioni previste per la ditta in materia di requisiti, confondibilità e obbligo di modificazioni (Art c.c.) Il conflitto tra insegne si risolve con il criterio della priorità dell uso, avuto riguardo all oggetto e al luogo di esercizio dell impresa

27 NOMI A DOMINIO I nomi a dominio non sono altro che sequenze di lettere e/o numeri, combinate dagli utenti della rete Internet secondo fantasia, ma in modo da poter essere facilmente memorizzati I nomi a dominio sono associati univocamente a uno o più indirizzi IP, vale a dire quelle sequenze di soli numeri che identificano univocamente un dispositivo (host) collegato a una rete informatica che utilizza l'internet Protocol come protocollo di comunicazione I nomi a dominio (sequenze alfa-numeriche) si sono affermati in sostituzione degli indirizzi IP (sequenze numeriche) cui univocamente corrispondono poiché più facili da ricordare

28 NOMI A DOMINIO / 2 Per effetto di questa corrispondenza univoca con uno o più indirizzi IP, i nomi a dominio sono capaci di identificare e contraddistinguere nella Rete i contenuti (pagine web, siti, ecc..) che ad essi vengono associati e mediante i quali l impresa offre online i propri prodotti / servizi INDIRIZZI IP NOME A DOMINIO CONTENUTI

29 NOMI A DOMINIO / 3 Gli elementi del nome a dominio: www. tecnicagroup.com Prefisso dominio di secondo livello (o SLD) dominio di primo livello (o TLD) Tipologie di domini di primo livello generici (o gtld):.com,.org,.net, ecc. a cui se ne stanno aggiungendo di nuovi (e.g..bike,.clothing,.singles,.ventures, ecc.) country code (o cctld):.it,.eu,.fr, ecc.

30 NOME A DOMINIO vs. MARCHIO 1 : 0 E vietata la registrazione come marchio di segni identici / simili a un nome a dominio usato nell attività economica se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni [Art. 12, co. 1, lett. b), C.P.I.] La registrazione di un nome a dominio non è di per sé sufficiente a togliere novità ad un marchio successivo: occorre dimostrare che il nome a dominio sia stato oggetto di un preuso che gli ha conferito notorietà non puramente locale (e.g. il sito Internet è attivo? Quanti utenti si sono registrati? A quanto ammontano le visite mensili?)

31 NOME A DOMINIO vs. MARCHIO 0 : 1 E vietato adottare come nome a dominio di un sito Internet usato nell attività economica, segni identici / simili all altrui marchio, laddove tale adozione possa determinare un rischio di confusione tra i due segni ovvero uno sfruttamento, senza giusto motivo, del carattere distintivo o della rinomanza del marchio o un pregiudizio agli stessi (Art. 22 C.P.I.) Il divieto riguarda tutti i nomi a dominio che sono usati in relazione a siti Internet pubblicati per finalità economiche, anche al di fuori di un attività di impresa La mera registrazione di un nome a dominio, se in violazione dei diritti esclusivi di marchio altrui (per il confronto si guarda la Second Level Domain Name), è già illecita

32 NOME A DOMINIO / 4 Contro episodi di domain grabbing o altri tipi di violazione dei diritti esclusivi che derivano da un nome a dominio registrato nel Registro del gtld.it è possibile richiedere la tutela giudiziaria (anche cautelare) instaurare un arbitrato irrituale iniziare la procedura di riassegnazione presso un Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (o PSRD)

33 LA RICERCA DI ANTERIORITÀ

34 COS È UNA RICERCA DI ANTERIORITÀ Quando si parla di ricerche di anteriorità ci si riferisce generalmente a indagini condotte nei dati pubblici dei Registri dei marchi Esistono tuttavia anche ricerche sui marchi in uso o su altri segni distintivi delle imprese che ugualmente potrebbero togliere validità ad un marchio di nuova adozione (es. ditte, nomi a dominio, modelli)

35 COS È UNA RICERCA DI ANTERIORITÀ / 2 Le ricerche di anteriorità sui marchi hanno lo scopo di rilevare l eventuale presenza di marchi identici e/o simili che possano ostacolare la registrazione e/o il pacifico uso di un marchio di nuova adozione Sono condotte tenuto conto dei predetti principi di territorialità e specialità, riguardando dunque determinati territori per determinati prodotti o servizi. Possono essere estese anche agli altri segni distintivi delle imprese tenuto conto del principio di unitarietà dei segni distintivi delle imprese

36 IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ: il marchio conferisce un esclusiva limitata ad un determinato territorio. Non esiste un marchio mondiale. Esistono invece marchi nazionali (es. italiano, brasiliano), regionali (es. comunitario) o internazionali con designazione di determinati paesi (es. USA, Giappone, Russia) IL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ: il marchio, di regola, conferisce un esclusiva limitata ai prodotti e/o servizi che sono indicati nella domanda di registrazione o per i quali il marchio è in uso IL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DEI SEGNI DISTINTIVI: i diritti di marchio possono interferire anche con i diritti derivanti dagli altri segni distintivi delle imprese (es. ditta, insegna, nome a dominio)

37 COS È UNA RICERCA DI ANTERIORITÀ / 3 Ecco i tipi più comuni di ricerche di anteriorità: denominative (chiavi di ricerca: lettere e/o cifre) figurative (chiavi di ricerca: immagini) per identità (risultati: marchi identici a quello ricercato) per similitudine (risultati: marchi identici / simili a quello ricercato)

38 PERCHÉ SVOLGERE UNA RICERCA DI ANTERIORITÀ? Per (cercare di) dare risposta alle seguenti domande: Qualcuno ha già depositato per la registrazione un marchio identico / simile al mio? Se sì, quanto elevato è il rischio di subire contestazioni nel procedere ugualmente con la registrazione / uso? In caso di contestazioni quando sarebbero fondate? E rischioso coprire tutti i prodotti / servizi che la nostra impresa offre al pubblico? Se sì, quali possiamo proteggere? E se modifichiamo il marchio? Come e quanto modificarlo? Usiamo il nostro marchio da trent anni in Veneto, quali rischi corriamo ad allargare l area di business? E se esportiamo in Cina, Corea del Sud e Giappone?

39 PERCHÉ DUNQUE SVOLGERE UNA RICERCA DI ANTERIORITÀ? / 2 In definitiva per capire, in mezzo a tutti i marchi identici / simili depositati e registrati prima, se e quanto spazio c è per depositare / usare il vostro. MARCHI ANTERIORI IL VOSTRO MARCHI ANTERIORI

40 COME IMPOSTARE E QUANTO ESTENDERE LA RICERCA Ci si deve porre una serie di domande preliminari e, precisamente, quali siano: Il marchio (o i marchi) di interesse I territori di interesse: per questo bisogna guardare sia ai mercati di vendita (di interesse attuale o nel breve periodo), sia ai paesi di produzione, sia infine ai paesi notoriamente a rischio (Cina, Turchia, Brasile, e altri ancora) I prodotti o servizi di interesse attuale o potenziale Il budget a disposizione: le ricerche sono costose e, a causa di numerose variabili e limiti anche tecnici, non sono affidabili al 100%. E dunque saggio procedere per gradi progressivi di approfondimento

41 COME IMPOSTARE E QUANTO ESTENDERE LA RICERCA / 2 I possibili step: Screening per identità in uso nel web (i.e. motori di ricerca, social network, ecc.). L indagine consente di ridurre la rosa dei marchi ipotetici a pochi candidati (4 o 5) mediante la verifica in Internet della presenza di marchi identici già usati da terzi in relazione ai prodotti / servizi di interesse. Può essere svolta anche dal cliente Screening per identità nei Registri marchi. La ricerca si concentra sui marchi identici presenti nei Registri marchi, prevedendo di indagarne un elenco più ampio possibile. Questo tipo di ricerca non fornisce certezze sufficienti per scegliere il marchio definitivo e ha invece lo scopo di escludere, da una rosa di 4 o 5 alternative, i marchi più a rischio riducendo la rosa a 1 o 2 candidati

42 COME IMPOSTARE E QUANTO ESTENDERE LA RICERCA / 3 Ricerca di anteriorità per identità in Registri marchi selezionati (es. Registro italiano, comunitario ed internazionale). Circoscritta la rosa con le ricerche precedenti a uno/due candidati, quest opzione consente di verificarne il grado di rischio con riferimento alle sole identità (eventualmente adatta per marchi deboli) Ricerca di anteriorità per similitudine in Registri marchi selezionati L ambito di indagine di cui al punto precedente viene esteso anche ai marchi simili e offre dunque un quadro più completo dei possibili rischi (sicuramente preferibile per marchi forti)

43 COME IMPOSTARE E QUANTO ESTENDERE LA RICERCA / 4 Di regola, e salve specifiche esigenze, la prima ricerca per similitudine viene eseguita nei Registri dei marchi italiani (UIBM), comunitari (UAMI) ed internazionali (WIPO). Poi eventualmente si approfondisce in altri territori All occorrenza sono possibili ricerche di altro tipo (figurative, o di marchi in uso) o eventualmente estese ad altri Registri, quali ad esempio quelli di: Nomi Sociali, Nomi a Dominio, elenchi di DOP, IGP, STG, Prodotti Tradizionali, DOCG, IGT, Vitigni, Varietà Ortive, Varietà Vegetali, Elementi verbali del design Comunitario, emblemi ufficiali ed altri ancora

44 DA SAPERE E RICORDARE La disponibilità di un marchio in Italia impone di guardare non solo ai marchi italiani, ma anche (i) ai marchi comunitari (UAMI), che necessariamente hanno validità in Italia, e ai marchi internazionali (WIPO) che potrebbero aver designato l Italia Inoltre, occorre considerare che qualsiasi ricerca sui marchi presenta un cono d ombra non coperto dall indagine che dipende dai limiti di aggiornamento delle fonti consultate. Sono sempre possibili approfondimenti, se c è l esigenza di eliminare il margine di incertezza che esiste o se c è motivo di ritenere che altri possano aver depositato lo stesso marchio o un marchio simile in tempi molto recenti Se desiderate infine svolgere qualche verifica in autonomia, fate riferimento ai seguenti database pubblici

45 UIBM - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

46 UAMI UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO CTM-ONLINE start&source=log-in.html&language=it&application=ctmonline

47 UAMI UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO UAMI TMview

48 OMPI ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ROMARIN database

49 IL DEPOSITO DEL MARCHIO IN ITALIA: LA SCELTA DELLE CLASSI E DEI PRODOTTI

50 CLASSI / PRODOTTI / SERVIZI Principio di relatività o specialità: il marchio registrato è protetto solo per i prodotti / servizi per i quali la registrazione è stata ottenuta Ai fini della registrazione, i prodotti / servizi sono stati suddivisi in classi merceologiche / di servizi dalla classificazione dell Accordo di Nizza del 1957, rivisto varie volte, da ultimo il 1 gennaio 2012 Individuare la classe a cui appartiene un prodotto / servizio può essere un esercizio complicato

51 DIFFICOLTÀ DI CLASSIFICAZIONE Pali per tende in metallo (classe 6) Tende in stoffa da interni per finestre (classe 20) Tende per docce (classe 24) TENDE Tende veneziane [per esterni], non in metallo o tela (classe 19) Tende da alpinismo o campeggio (classe 22) Tende giocattolo (classe 28)

52 UAMI UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO UAMI TMclass

53 STRATEGIA DI RIVENDICAZIONE DEI PRODOTTI / SERVIZI L ampiezza della rivendicazione dei prodotti / servizi si potrà modulare a seconda del livello di rischio di contestazioni, eventualmente determinato con una ricerca di anteriorità, e tenuto conto della propensione al rischio del cliente: rischio basso / propensione al rischio alta: rivendicazione formulata sia in termini generali, sia in termini specifici per i prodotti prioritari per il cliente rischio alto / propensione al rischio bassa: rivendicazione mirata e puntuale, ma anche ambito di esclusiva più ristretto

54 STRATEGIA DI RIVENDICAZIONE DEI PRODOTTI / SERVIZI /2 Si dovrà inoltre tener conto di altri fattori: Esistenza di un business consolidato e con scarsa probabilità di espansioni ad altri settori = rivendicazione puntuale e mirata Business consolidato con possibilità di espansione o business nuovo con relativa incertezza sul futuro = rivendicazione più ampia che tenga conto dei possibili sviluppi

55 STRATEGIA DI RIVENDICAZIONE DEI PRODOTTI / SERVIZI /3 Da sapere e ricordare che, in tema di rivendicazione, esistono due esigenze opposte: Le rivendicazioni si possono sempre limitare ma mai estendere: per estenderle bisogna depositare nuovamente. Quindi occorre ragionare anche in prospettiva e proteggere i ragionevoli sviluppi Non basta registrare: il marchio deve essere anche usato. Vanno dunque evitate rivendicazioni troppo ampie per prodotti o servizi per i quali il marchio non verrà mai usato

56 STRATEGIA DI RIVENDICAZIONE / ESEMPIO ABBIGLIAMENTO (classe 25) T-SHIRT

57 STRATEGIA DI RIVENDICAZIONE / ESEMPIO / 2 MARCHIO X MARCHIO A ABITI DA CERIMONIA ABBIGLIAMENTO (classe 25) T-SHIRT MARCHIO B COSTUMI DA SPIAGGIA

58 STRATEGIA DI RIVENDICAZIONE DEL PRODOTTI / SERVIZI / 4 Per coprire tutti i prodotti / servizi collocati in una data classe dell Accordo di Nizza, non è più sufficiente indicare la c.d. intitolazione generale della classe Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea resa nel caso IP TRANSLATOR (19 giugno 2012), le prassi degli Uffici Marchi nazionali dell Eu e dell UAMI sono cambiate sia con riferimento all interpretazione dell ampiezza delle domande di marchio depositate prima e dopo la sentenza (!) sia con riferimento alle regole tecniche per indicare i prodotti / servizi nelle nuove domande di marchio

59 NUOVA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA ALLE DOMANDE DI MARCHIO ITALIANE: COSA CAMBIA

60 COS È L opposizione è una procedura amministrativa volta a contrastare la registrazione di marchi italiani e/o marchi internazionali con efficacia in Italia depositati in violazione di determinati diritti preesistenti Tasse ufficiali: 250 Euro Strumento valido ed economico da tenere in considerazione nei casi in cui una lettera di diffida potrebbe non essere la soluzione più adeguata (per esempio perché l azione è particolarmente urgente o perché la lettera rimane senza risposta) la causa si presenta invece come un rimedio sovradimensionato rispetto alla gravità della violazione.

61 NATURA / AMBITO DI APPLICAZIONE L opposizione è alternativa alla causa, ma solo in una serie limitata di ipotesi e precisamente in presenza di: Marchi identici / simili per prodotti identici / simili Ritratti di persona / nomi di persona / segni notori Occorre però essere titolari di una domanda o di una registrazione di marchio con validità in Italia: il marchio di fatto non basta!

62 PROCEDIMENTO I termini (non prorogabili) per proporre opposizione sono per i marchi italiani: tre mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino per i marchi internazionali: tre mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta pubblicazione del marchio nella Gazzetta dell OMPI Chi può presentare un opposizione? I legittimati sono il titolare o il licenziatario esclusivo di una domanda o di una registrazione di marchio anteriore o avente effetto nello Stato italiano da data anteriore le persone, gli enti e le associazioni titolari dei diritti su ritratti di persona / nomi di persona e/o altri segni notori indicati dalla legge

63 PROCEDIMENTO / 2 Diritti su cui non può basarsi l opposizione Marchi identici o simili che godano di rinomanza (o che siano notoriamente conosciuti) nello Stato italiano per prodotti non affini Marchi non registrati o altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (quali nomi a dominio, denominazioni sociali, ditte, e insegne), anche quando abbiano portata non puramente locale

64 PROCEDIMENTO / 3 A pena di inammissibilità, l opposizione deve contenere indicazioni riguardo a: Richiedente, data di deposito e numero della domanda opposta Prodotti e/o servizi contro cui è rivolta l opposizione Nome dell opponente Marchio anteriore su cui si basa l opposizione opportunamente identificato e copia del marchio anteriore

65 PROCEDIMENTO / 4 Classi di prodotti e/o servizi coperti dal marchio anteriore Identificazione del diritto anteriore e rivendicazione della mancanza del consenso da parte degli aventi diritto, quando si tratti di opposizione basata sul diritto al ritratto, al nome o su altri segni notori Motivi su cui si fonda l opposizione Attestato di pagamento dei diritti di opposizione nella misura di 250 Euro

66 PROCEDIMENTO / 5 Periodo di riflessione (c.d. cooling-off period) Se l atto introduttivo è ritenuto ricevibile e ammissibile, l Ufficio, entro due mesi dalla scadenza del termine per l opposizione, notifica l opposizione al richiedente e avvisa entrambe le parti in ordine alla possibilità di raggiungere, entro due mesi dalla data dell avviso, un accordo di conciliazione Il periodo di riflessione dura due mesi, ma può essere congiuntamente prorogato per più volte, fino ad un massimo di un anno dal primo avviso

67 PROCEDIMENTO / FASE CONTENZIOSA Entro un termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del periodo di riflessione, l opponente deve depositare: Copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui si basa l opposizione (laddove non si tratti di un marchio italiano) L eventuale documentazione di priorità e/o preesistenza La traduzione in italiano di documenti originariamente in altra lingua

68 PROCEDIMENTO / FASE CONTENZIOSA / 2 Ogni altra documentazione a comprova dei fatti Documentazione a comprova della propria legittimazione rispetto al diritto che si fa valere La lettera di incarico, se vi è un mandatario La documentazione istruttoria viene quindi trasmessa al richiedente al quale viene assegnato un termine per la presentazione delle proprie deduzioni

69 PROCEDIMENTO / FASE CONTENZIOSA / 3 Entro il medesimo termine e comunque non dopo le prime deduzioni (quindi nella prima replica) il richiedente può chiedere la prova d uso del marchio dell opponente a condizione che questo sia stato registrato da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del marchio opposto Se l opponente è tenuto a fornire la prova d uso (o a giustificare l esistenza di legittime ragioni per il mancato uso) l Ufficio invita l opponente a fornire tale prova entro 60 giorni (prorogabili) dal ricevimento della comunicazione dell Ufficio Se la prova d uso fallisce in tutto o in parte, l opposizione è respinta in tutto o in parte

70 PROCEDIMENTO / FASE CONTENZIOSA / 4 La decisione, salve sospensioni, deve essere assunta entro 24 mesi dalla data di deposito dell opposizione stessa; l Ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di rappresentanza professionale (attualmente nel limite di 300 Euro) ed eventualmente al rimborso delle tasse di opposizione

71 STRATEGIE DI PROTEZIONE DEL MARCHIO IN AMBITO INTERNAZIONALE

72 PERCHÉ PROTEGGERE IL MARCHIO ALL ESTERO Per contrastare la contraffazione, frenando la vendita di prodotti contraffatti nel mercato di destinazione e intervenire nei paradisi della produzione illegale Per agire più efficacemente nei casi di contraffazione via web Per anticipare gli episodi di accaparramento del marchio da parte di terzi (compreso un distributore o un partner locale infedele) Per evitare sorprese: coesistenze casuali, marchi simili Perché ce lo chiede, o a volte impone, il partner locale Per poter attivare la sorveglianza in dogana

73 QUANDO PROTEGGERE IL MARCHIO ALL ESTERO Benefici considerevoli se si deposita immediatamente (diritto di priorità di 6 mesi, Convenzione di Parigi) Non troppo presto, ma nemmeno troppo tardi: attenzione al rischio di decadenza per non uso, ma anche alle tempistiche degli Uffici Marchi locali Partire prima nei mercati di sbocco immediato e in quelli noti come fonte di prodotti contraffatti nel settore o per fenomeni di accaparramento del marchio Non ritardare la registrazione nei paesi dove si partecipa a fiere o ad eventi internazionali e possibilmente in quelli limitrofi

74 COME PROTEGGERE IL MARCHIO ALL ESTERO Il marchio può essere esteso seguendo tre percorsi Singoli depositi di marchio nazionale (es. marchio nazionale cinese) Deposito attraverso sistemi regionali di registrazione (es. marchio comunitario) Registrazione di marchio internazionale con designazione dei Paesi di interesse (Accordo e Protocollo di Madrid)

75 SINGOLI DEPOSITI DI MARCHIO NAZIONALE Tante procedure di registrazione quanti sono i Paesi prescelti Ogni deposito di marchio è indipendente dall'altro, salvo diritto di priorità Obbligo di rivolgersi ad un professionista locale in ciascun paese di interesse Soluzione ottimale se si esporta in uno / due Paesi e non si prevedono espansioni in altri mercati

76 DEPOSITO ATTRAVERSO SISTEMI REGIONALI Una singola domanda di marchio / una singola lingua procedurale / un singolo Ufficio / una singola tassa di deposito Protezione unitaria nel territorio nazionale degli Stati Membri (28 nel caso del marchio comunitario) Un unico professionista di riferimento Una singola legge applicabile in tutti gli Stati Membri

77 REGISTRAZIONE DI MARCHIO INTERNAZIONALE Grande numero di Paesi aderenti all'accordo e al Protocollo di Madrid (più di 90) tra cui scegliere (anche dopo la registrazione) Semplificazione e accentramento della gestione amministrativa (una domanda, una lingua procedurale, un rinnovo per tutti i Paesi designati, e altro) Necessità di depositare il marchio prima nel Paese di origine (marchio di base) e dipendenza del marchio internazionale dal marchio di base per 5 anni Le singole porzioni nazionali sono sottoposte all'esame dei singoli Uffici dei Paesi designati, ma dopo un dato termine la concessione si consolida automaticamente Connessione con sistemi regionali di registrazione (l'eu è designabile in un marchio internazionale)

78 MOLTE BUONE RAGIONI PER REGISTRARE Prova più agevole = costi più bassi Certezza del diritto Cedibilità del diritto Valutabilità del diritto Richieste dei partner commerciali stranieri Licenze / Merchandising Opposizione in Italia Sorveglianze doganali E QUALCUNA PER NON REGISTRARE Maggiore visibilità nei servizi di sorveglianza

79 GRAZIE Q&A Andrea De Gaspari Boris Osgnach