Federico Sorrentino Il marchio d impresa. Prefazione di Giuliana Scognamiglio

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3 Federico Sorrentino Il marchio d impresa Prefazione di Giuliana Scognamiglio

4 Copyright MMXIV ARACNE editrice int.le S.r.l. via Quarto Negroni, Ariccia (RM) (06) ISBN I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell Editore. I edizione: settembre 2014

5 Indice 11 Prefazione 15 Capitolo I Nozione e funzione Parte I Generalità 1.1. Premessa, Inquadramento normativo (nazionale e comunitario), Interpretazione comunitaria e marchio comunitario, Le fonti internazionali, L oggetto del diritto: il segno, Il principio della relatività del marchio, La funzione del marchio, Segue: funzione di indicazione di origine, Segue: funzione di pubblicità, Segue: funzione di investimento, Il marchio come bene immateriale, Marchi di fabbrica e marchi di commercio, Marchio generale e marchio speciale, Marchio individuale e marchio collettivo, Segue: La giurisprudenza di legittimità, Marchio e ditta, Marchio e insegna (e gli altri segni distintivi), Marchio e dominio, Marchio e creazione (diritto d autore), Marchio e gli altri diritti di proprietà industriale, Capitolo II La scelta del marchio 2.1. Premessa, Il marchio denominativo (o nominativo), Il marchio patronimico, Generalità, Il regime previgente, La qualificazione come marchio forte, Il marchio figurativo, Gli stemmi, I ritratti di persone, i nomi altrui e altri segni notori altrui, Il marchio geografico, Segue: La giurisprudenza di legittimità, Le lettere alfabetiche, Segue: La giurisprudenza di legittimità, I colori, Segue: La giurisprudenza di legittimità, Le cifre, Il marchio sonoro, Segue: La giurisprudenza di legitti- 5

6 6 Il marchio d impresa mità, Il marchio olfattivo, Marchi di forma, Marchi misti, marchi complessi e marchi d insieme, Capitolo I Liceità Parte II I requisiti di validità 1.1. I requisiti del marchio in generale, La liceità In particolare la verità, Segue: La giurisprudenza di legittimità, Capitolo II Capacità distintiva 2.1. Premessa, La principale norma di riferimento, Finalità del requisito: l interesse generale del libero utilizzo dei segni descrittivi, Marchi deboli e marchi forti, Segue: La giurisprudenza di legittimità, Il fenomeno del c.d. secondary meaning, Segue: La giurisprudenza di legittimità, La volgarizzazione del marchio (rinvio), Capitolo III Novità 3.1. Premessa, Priorità della registrazione, Priorità della notorietà, Il principio dell unitarietà dei segni distintivi, Capitolo I La registrazione Parte III Acquisto e tutela del diritto 1.1. La registrazione, Il merchandising e il marchio di gruppo, La mala fede nella registrazione, Effetti della registrazione, La Commissione dei ricorsi, Capitolo II La c.d. doppia tutela 2.1. La doppia tutela (reale e personale), I rapporti tra le due

7 Indice 7 tutele: in particolare l elemento confusorio, La giurisprudenza sulla cumulabilità, Gli elementi di differenza, Capitolo III L azione di contraffazione Sezione I. Generalità 3.1. Inquadramento normativo, La natura reale dell azione, I presupposti dell azione (le ipotesi di usurpazione, contraffazione e soppressione), La tutela ampliata del marchio che gode di rinomanza, Segue: diluizione (o offuscamento), Segue: corrosione, Segue: parassitismo, I limiti dell azione, Il momento perfezionativo dell illecito, Segue: La giurisprudenza di legittimità, Rapporti con l azione di nullità, Rapporti con l azione di concorrenza sleale (rinvio), Durata della tutela, 265 Sezione II. La confondibilità in generale 3.1. La valutazione della confondibilità in generale: il rischio di confusione per il pubblico, La valutazione globale dei vari fattori, Il rischio di associazione fra i due segni (il c.d. rischio di agganciamento), Il riferimento al consumatore medio nell evoluzione della giurisprudenza, 273 Sezione III. La confondibilità dei segni 3.1. Il criterio costituito dalla preliminare qualificazione del marchio come debole o forte, Segue: La giurisprudenza di legittimità, Il differente parametro di valutazione nel raffronto tra marchi deboli e marchi forti, Il criterio della valutazione sintetica o unitaria, Segue: La giurisprudenza di legittimità (casi di riscontrata confondibilità), Segue: La giurisprudenza di legittimità (casi di insussistenza di confondibilità), 298 Sezione IV. La affinità dei prodotti o dei servizi 3.1. La valutazione della affinità dei prodotti o dei servizi (il criterio ontologico), La affinità dei prodotti da un punto di vista merceologico secondo la tabella C, La valutazione del bisogno che il prodotto è diretto a soddisfare, Il concetto dinamico o diacronico del bisogno in relazione alla normale capacità e tendenza espansiva dell attività imprenditoriale, Segue: La giurispru-

8 8 Il marchio d impresa denza di legittimità, La incidenza della diversità qualitativa dei prodotti e la differenza di prezzo, Il marchio noto o notorio, il marchio rinomato e il marchio celebre, Segue: La giurisprudenza di legittimità, Affinità e confondibilità tra prodotti, Segue: La giurisprudenza di legittimità, Capitolo IV Altre azioni e tutele 4.1. Rivendica, L accertamento negativo, L inibitoria (definitiva e cautelare), Descrizione e sequestro, Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell autore della violazione, Le altre misure correttive e sanzioni civili, 358. Parte IV Vicende modificative ed estintive del marchio registrato 363 Capitolo I La nullità del marchio 1.1. Le ipotesi di nullità: premessa, La nullità per illiceità, Segue: Inidoneità di un segno come tale, Segue: Il contrasto con la legge, l ordine pubblico e il buon costume, Segue: Il marchio ingannevole, Segue: La violazione di diritti esclusivi altrui, Segue: Stemmi, simboli o emblemi internazionali o di interesse pubblico, Segue: La mala fede nella registrazione, Segue: La mancanza del consenso dell avente diritto (ritratti, nomi di persona e altri segni notori altrui), Segue: Registrazione da parte di soggetto non legittimato, La nullità per difetto di capacità distintiva, Segue: Segni di uso comune, Segue: Segni denominativi generici o descrittivi, Segue: La giurisprudenza di legittimità, Segue: Il vizio del marchio di forma, Segue: La eccezione del c.d. secondary meaning, La nullità per mancanza di novità: l art. 7 cod. prop. ind., Segue: La violazione dell art. 12 cod. prop. ind., Segue: Anteriorità di marchi non registrati ma noti, Segue: Anteriorità di segni, diversi dal marchio, che siano noti, Segue: Anteriorità di marchi registrati, Segue: Anteriorità di marchi registrati con riferimento a prodotti o servizi identici o affini, Segue: Anteriorità di marchi celebri con riferimento a prodotti o servizi anche non affini, Segue: I criteri di valutazione del difetto di novità (rinvio), La convalidazione, Premessa, L elemento psicologico, La giurisprudenza di

9 Indice 9 legittimità sull ambito di applicazione della norma, Le differenze con il fenomeno della convalidazione, Segue: Nullità relativa e nullità parziale, Capitolo II La decadenza 2.1. Decadenza per non uso, Segue: Marchi protettivi o difensivi Marchi seriali, Segue: la giustificazione di un motivo legittimo, Decadenza per volgarizzazione del marchio: l istituto, Segue: l inerzia del titolare, Segue: sull onere probatorio, Segue: l applicabilità ai marchi di forma, Decadenza per sopravvenuta illiceità, Capitolo III Esaurimento e trasferimento 3.1. Premessa, Esaurimento, Trasferimento, 474. Parte V Diritto e tutela del marchio non registrato 483 Diritto e tutela del marchio non registrato 1.1. Premessa, Le norme di riferimento, Presupposti della tutela, L azione di nullità concessa al preutente, I limiti della tutela del marchio non registrato, La convalidazione come limite della tutela del marchio di fatto, Questioni processuali Parte VI Questioni processuali 1.1. Premessa, Giurisdizione, Competenza, Legittimazione (attiva e passiva), La sentenza e i suoi effetti, Indice analitico

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11 Prefazione Scopo del libro di Federico Sorrentino è, secondo le parole dell Autore stesso, quello di offrire una rassegna ragionata della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione sull istituto del marchio d impresa. In realtà, l opera di F. Sorrentino va oltre: in essa, infatti, l autore, che è attualmente Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, non si limita a riferire in forma organizzata e sistematica com è tipico di quel genere letterario che noi giuristi siamo soliti denominare rassegna di giurisprudenza degli orientamenti della giurisprudenza (in questo caso, della Corte di Cassazione) su questioni collegate dall inerenza ad un determinato tema o ad un determinato istituto giuridico (nel nostro caso, il marchio), bensì offre, prima ancora, una ricostruzione attenta, analitica, direi quasi minuziosa, della fattispecie del marchio, in tutte le sue numerose varianti tipologiche, e della sua disciplina giuridica, corredando poi tale ricostruzione con l indispensabile richiamo agli indirizzi che, riguardo alle questioni oggetto di controversia, sono maturati nel corso del tempo nella giurisprudenza di legittimità. Ne risulta un quadro completo ed assai vivo di un istituto giuridico certamente non nuovo e tuttavia ancora oggi capace di offrire alla riflessione dello studioso spunti assai interessanti, che si collegano alle molteplici funzioni economiche puntualmente richiamate dall Autore nel capitolo I, ai paragrafi 7 10 che il marchio assolve con riferimento alla moderna impresa capitalistica. Il volume è suddiviso in sei parti (alcune delle quali, più ampie, sono a loro volta articolate in capitoli) ed in ben 149 paragrafi; il che dà la conferma del carattere analitico della trattazione, alla quale non sfugge alcun aspetto di quel complesso istituto che è il marchio d impresa: si passa, infatti, come si accennava poc anzi, dalla descrizione accurata delle diverse tipologie normative di marchio (parte I) all analisi dei requisiti per l acquisizione del diritto sul segno (parti II) 11

12 12 Il marchio d impresa alla disamina, particolarmente ricca, delle tutele e dei rimedi avverso l eventuale violazione di quel diritto da parte di terzi (parte III); si tratta della nullità del marchio e della perdita del diritto sul marchio per decadenza, esaurimento o trasferimento (parte IV) e delle tutele che l ordinamento appresta nei riguardi del marchio non registrato (parte V), mentre l ultima parte (la VI) del lavoro è dedicata ai profili processuali: giurisdizione, competenza, legittimazione attiva e passiva alle azioni di contraffazione, eccetera. Un opera del genere mancava nella nostra letteratura giuridica: già solo per questo, essa merita attenzione. Lo studioso della complessa materia dei marchi d impresa troverà interessante e stimolante il continuo confronto con gli orientamenti della Corte Suprema. Il docente rinverrà in essa un supporto assai utile alla didattica dei corsi avanzati di diritto commerciale o industriale. Non a caso, val la pena qui ricordarlo, il lavoro di F. Sorrentino scaturisce da un esperienza d insegnamento: precisamente, dai corsi che Egli ha tenuto, con ammirevole serietà ed impegno, nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, istituita presso la Facoltà di giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, con lo scopo di preparare i laureati in giurisprudenza alle prove di esame o di concorso per l esercizio delle professioni di avvocato e di magistrato. Chi scrive ebbe l onore di coordinare i corsi di Diritto commerciale negli anni in cui F. Sorrentino è stato docente della Scuola. Fra coloro che hanno apprezzato le sue lezioni e si sono giovati dei suoi insegnamenti vi sono certamente numerosi avvocati e magistrati di domani. GIULIANA SCOGNAMIGLIO